復(fù)審程序趨向于實(shí)質(zhì)審查的延續(xù) 該如何是好？

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文 / 李丙林 ?超凡知識(shí)和產(chǎn)權(quán)

本文系作者李丙林向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）

【小D導(dǎo)讀】

近年來，國內(nèi)專利申請量保持持續(xù)增長，2014年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共受理專利申請236.1萬件，其中發(fā)明專利申請92.8萬件，與之相對應(yīng)的，專利復(fù)審案件數(shù)量也持續(xù)上升，2014年復(fù)審案件數(shù)量突破2萬件，復(fù)審在專利確權(quán)程序中正扮演著越來越重要的角色。

《中華人民共和國專利法》第41條規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門設(shè)立專利復(fù)審委員會(huì)。專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)請求復(fù)審?！?/strong>上述規(guī)定從國家立法的角度規(guī)定在專利申請的審查過程中，對于駁回的專利申請，可以通過復(fù)審程序來執(zhí)行救濟(jì)，使得沒有獲得專利權(quán)的專利申請人能夠得到法律上進(jìn)一步的幫助。

業(yè)內(nèi)公認(rèn)，復(fù)審程序首先是一種救濟(jì)程序，即當(dāng)專利申請人認(rèn)為自己的專利申請具備授權(quán)前景和可能，但在初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查中被駁回而喪失專利權(quán)，依照專利法規(guī)定向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)告訴并要求解決，予以補(bǔ)救的程序，專利復(fù)審委員應(yīng)當(dāng)受理并作出具有法律效力的活動(dòng)。

但在目前的復(fù)審實(shí)踐中，復(fù)審程序趨向于實(shí)質(zhì)審查的延續(xù)，對于專利申請人的救濟(jì)意味漸漸變淡，而等同于再一次審查意見通知書和再一次的審查決定?！耙允聦?shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”，復(fù)審高于初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查的法律地位和指導(dǎo)作用有被淡化的表現(xiàn)或趨勢。

首先，自2012年以來，在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的領(lǐng)導(dǎo)下專利局和復(fù)審委員會(huì)在“提高審查質(zhì)量”、以“三性評(píng)判為主線”的全面審查和“審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致”等方面做了很多的工作，也取得了很好的效果，作為一個(gè)專利代理人總體上沒有太多可抱怨的。另外，在與國外專利律師或代理人的溝通中發(fā)現(xiàn)他們對于中國近些年的審查質(zhì)量總體也是肯定的多。但是，一個(gè)硬幣畢竟存在兩個(gè)面，標(biāo)準(zhǔn)一致的結(jié)果導(dǎo)致復(fù)審程序中所體現(xiàn)的審查原則，審查尺度，審查結(jié)論，尤其是創(chuàng)造性審查結(jié)論，與實(shí)質(zhì)審查階段的做法高度趨同，這并不完全是件好事。

最為明顯的例子便是公知常識(shí)在復(fù)審程序中的大量使用，在發(fā)明實(shí)質(zhì)審查階段，在創(chuàng)造性評(píng)判過程中，實(shí)質(zhì)審查審查員常常采用公知常識(shí)或慣用的技術(shù)手段來認(rèn)定所審方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比的區(qū)別特征，而對公知常識(shí)或慣用的技術(shù)手段的使用鮮有提供證據(jù)的，更多的是附加一些簡單的語言描述，甚至是直接機(jī)械的認(rèn)定。而作為救濟(jì)程序的復(fù)審程序，理應(yīng)對前審過程使用的事實(shí)、理由和證據(jù)進(jìn)行重新認(rèn)定，但在目前的復(fù)審實(shí)踐中，很多復(fù)審案件，均簡單重復(fù)了前審對于公知常識(shí)或慣用的技術(shù)手段的認(rèn)定，合議組對于公知常識(shí)或慣用的技術(shù)手段不再履行舉證責(zé)任，而將舉證責(zé)任再次轉(zhuǎn)嫁給申請人，但是申請人又沒有辦法證明原本不存在的事物（不屬于公知常識(shí)或慣用的技術(shù)手段），從而導(dǎo)想通過權(quán)利要求中的相關(guān)特征不是公知常識(shí)，也不是慣用技術(shù)手段，從而對不具備創(chuàng)造性的駁回意見進(jìn)行抗辯處于非常尷尬或者基本無用的境地。

其次，承擔(dān)復(fù)審工作的審查員與實(shí)質(zhì)審查審查員趨于一致。《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第五十九條規(guī)定：“專利復(fù)審委員會(huì)由國務(wù)院專利行政部門指定的技術(shù)專家和法律專家組成”，但目前有些復(fù)審案件可能是實(shí)審審查員在做，這樣很難保證做復(fù)審的實(shí)審審查員（兼職復(fù)審員）都達(dá)到了技術(shù)專家和法律專家的水準(zhǔn)，個(gè)人認(rèn)為大量使用兼職復(fù)審員存在在執(zhí)行細(xì)則的制度問題上打擦邊球的嫌疑，有點(diǎn)像城管隊(duì)伍中的零時(shí)工（實(shí)際上沒這么嚴(yán)重，打個(gè)比方而已）。

另外，兼職復(fù)審工作的實(shí)審審查員的辦公地點(diǎn)恐怕還保留在原實(shí)質(zhì)審查部門，而沒有真正納入復(fù)審委員會(huì)的管轄，這種松散的外包型工作關(guān)系決定了兼職復(fù)審員可能難以脫離實(shí)質(zhì)審查思維，屁股不動(dòng)腦袋恐怕也動(dòng)不了，無法真正從救濟(jì)程序這一法律角度和高度來對待復(fù)審案件。

第三，專利法四十一條雖然確定了復(fù)審委員會(huì)的法律地位，但是相關(guān)規(guī)定過于上位，有關(guān)國務(wù)院專利行政部門（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）、復(fù)審委員會(huì)、以及專利局之間的關(guān)系沒有從法律的層面進(jìn)行明確，細(xì)則中也沒有相關(guān)的規(guī)定。由于多年來國務(wù)院專利行政部門（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）與專利局之間的關(guān)系沒有清晰地界定，導(dǎo)致在行政上復(fù)審委員會(huì)受到專利局的很大影響，從制度和心里層面均不能做到如司法救濟(jì)那樣的獨(dú)立自主和學(xué)術(shù)自由。

在行政關(guān)系上，專利復(fù)審委員會(huì)隸屬于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與專利局具有高度的行政重合度，因而專利局的審查政策，指導(dǎo)意見（最典型的是《專利審查指南》）對于初步審查，實(shí)質(zhì)審查和復(fù)審具有同樣的約束力，這使得復(fù)審程序?qū)τ趯＠麑彶榈睦斫夂蛯?shí)施首先遵守專利局的各項(xiàng)內(nèi)容要求和指導(dǎo)意見，而無法完全做到獨(dú)立自主的依據(jù)專利法和專利實(shí)施細(xì)則進(jìn)行審查。

另一方面，由于兼職復(fù)審員本職工作為實(shí)質(zhì)審查，在復(fù)審積壓案件被消除之后，他們?nèi)孕枰貧w實(shí)質(zhì)審查工作，因而在復(fù)審工作中，或多或少存在為前審審查部門和審查員考慮的現(xiàn)象，存在擔(dān)心撤銷駁回會(huì)影響前審審查部門或前審審查員的工作評(píng)價(jià)或績效考核，出于心有戚戚焉的工作心理，難以做到獨(dú)立、客觀的對待復(fù)審案件。

2015年4月1日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》（以下簡稱草案）。草案中涉及了多項(xiàng)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的修改，但是對于前面提到的問題似乎沒有考慮。

另外在草案中建議在第四十一條中，增加“專利復(fù)審委員會(huì)對復(fù)審請求進(jìn)行審查，必要時(shí)可以對專利申請是否符合本法有關(guān)規(guī)定的其他情形進(jìn)行審查”這樣的內(nèi)容，上述修改建議表面上“有可能發(fā)現(xiàn)駁回決定中未指出的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷等，避免因程序反復(fù)而不合理地延長審批周期，提高審查效率”。但實(shí)質(zhì)上擴(kuò)大了復(fù)審委的職權(quán)，鼓勵(lì)復(fù)審審查員自由審查。這在實(shí)踐中有可能產(chǎn)生不良的審查后果，非常值得商榷。

第一，從專利審查程序的本質(zhì)來說，正如上文的分析，復(fù)審程序首先是救濟(jì)程序，其不應(yīng)當(dāng)?shù)韧趯?shí)質(zhì)審查程序，而上述草案中的修改意見則從國家法律層面進(jìn)一步給予復(fù)審委自由審查的權(quán)利，會(huì)進(jìn)一步做實(shí)復(fù)審程序是初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查的延續(xù)，這可能會(huì)減少專利申請人陳述意見和/或修改的權(quán)利，損壞專利申請人的利益。

第二，請求原則是重要的專利審查原則，上述修改建議與復(fù)審程序中現(xiàn)行的“請求原則”有所沖突，如果復(fù)審委依職權(quán)對專利申請文件進(jìn)行審查，申請人將難以明確復(fù)審涉及的范圍，不能預(yù)期復(fù)審進(jìn)程，審查內(nèi)容可能會(huì)超出請求人的預(yù)期，增加請求人的復(fù)審成本。另外，權(quán)利可用可不用的“自由審查”弄不好會(huì)導(dǎo)致其他嚴(yán)重問題，這個(gè)你懂得。

第三，即使從審查效率的角度，復(fù)審委依職權(quán)審查是否能夠提升審查效率，保障審查質(zhì)量，還存在疑問，而且，審查程序并非越簡練越好，雖然審查員努力往本領(lǐng)域技術(shù)人員靠近，但在實(shí)際審查過程中，不得不承認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員仍舊是理想的狀況，此時(shí)，審查員與申請人之間充分良好的溝通，更加能夠體現(xiàn)專利制度“鼓勵(lì)創(chuàng)新，促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的根本目的。

筆者認(rèn)為，在當(dāng)前階段，不應(yīng)當(dāng)急于擴(kuò)大復(fù)審的審查范圍和擴(kuò)大復(fù)審委的工作職權(quán)，而應(yīng)當(dāng)倡導(dǎo)程序獨(dú)立，行政獨(dú)立，使復(fù)審委充分發(fā)揮復(fù)審程序的救濟(jì)作用，提倡復(fù)審委對于實(shí)質(zhì)審查程序的指導(dǎo)和借鑒作用。

第一，利用本次改法的時(shí)機(jī)，明確國務(wù)院專利行政部門（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）、復(fù)審委員會(huì)、以及專利局之間的關(guān)系。如能再弄清與商標(biāo)局和版權(quán)局之間的關(guān)系就更好了。

第二，從法律層面明確復(fù)審委員獨(dú)立自主審查。從立法角度，保障復(fù)審委的復(fù)審合議組能夠獨(dú)自自主開展復(fù)審審查，不受前審程序的干擾，從而從法律制度上將復(fù)審程序從審查程序中獨(dú)立出來，真正實(shí)現(xiàn)司法救濟(jì)，而不是僅僅作為前審程序的延續(xù)。

第三，在細(xì)則中明確復(fù)審過程中嚴(yán)格踐行“以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”，對于事實(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確認(rèn)定，履行舉證職責(zé)，對法律的理解和適用正確，不回避爭議問題，更不濫用公知常識(shí)，不簡單說教和輕易下結(jié)論，切實(shí)鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，維護(hù)專利申請人的合法權(quán)益。

第四，在專利法或者至少在細(xì)則或者再次在審查指南中進(jìn)一步明確復(fù)審對于前審的指導(dǎo)作用。我國法律體系采用成文法系，并未將判例納入法律體系的范疇，在專利復(fù)審程序中，復(fù)審過程和結(jié)論只對個(gè)案產(chǎn)生作用，并不會(huì)被其他案件的審查過程借鑒和參考，這在很大程度上，使得復(fù)審中體現(xiàn)的很好的法律思維和法律適用方式?jīng)]有得到推廣，不利于初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查對于專利法的精確理解和適用，因而如果能夠通過多種方式，將典型的復(fù)審案例傳達(dá)給前審，尤其對于事實(shí)認(rèn)定，證據(jù)使用，法條的理解和適用等方面，作為審查指南的強(qiáng)化和補(bǔ)充，對于提高初步審查和實(shí)質(zhì)審查的效率和準(zhǔn)確性，會(huì)大有裨益，也能夠節(jié)約審查資源，提高審查效率。

綜上所述，在現(xiàn)階段，復(fù)審程序表現(xiàn)出與前審尤其是實(shí)質(zhì)審查程序趨同的特征，這不利于實(shí)現(xiàn)復(fù)審救濟(jì)程序的立法初衷，恰逢第四次專利法修改草案發(fā)布之際，筆者呼吁不急于擴(kuò)大復(fù)審委的職權(quán)范圍，而更應(yīng)當(dāng)保障復(fù)審程序的獨(dú)立，倡導(dǎo)復(fù)審學(xué)術(shù)自由，并發(fā)揮復(fù)審對于前審的指導(dǎo)和借鑒作用。

來源：IPRdaily 作者：李丙林編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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