【老板、代理人必看】提升商標注冊成功率，你需要這六個計謀

文 / 張季? 湖南思博達律師事務(wù)所

本文系作者向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。 原標題：獲得商標權(quán)的六個計謀 【小D導讀】

這年頭，沒申請注冊過幾個商標都不好意思說自己是做生意的。但是，申請商標的成功幾率知道有多少嗎？據(jù)統(tǒng)計，2014年全國商標申請228萬件，被駁回的商標113萬件。天哪，這么不靠譜！申請注冊一件商標還有希望嗎？作為一名非資深業(yè)內(nèi)人士，我可以負責地說，有！但需要一些計謀。

第一計：反客為主

好不容易想好一個商標，一查糟了，已經(jīng)有人給注冊了！怎么辦？強行申請注冊吧，明擺著有在先的，肯定得駁回；不管了先用著吧，又擔心侵權(quán)。是不是感覺挺被動的，何不試試反客為主，以連續(xù)三年不使用為由，對在先的商標提出撤銷申請，讓對方也被動一下。根據(jù)《商標法》第四十九條第二款的規(guī)定，注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。而且，有沒有實際使用需要對方提出證據(jù)向商標局證明，你所要做的僅僅是提出一個撤銷申請就夠了。那么對方能不能提出商標使用證據(jù)呢？這個嘛，真不好說，但我可以告訴你，企業(yè)實際使用的商標就那幾個，注冊的大部分都是聯(lián)合商標、防御商標或者儲備商標等根本不用的僵尸商標。夢想還是要有的，萬一實現(xiàn)了呢。所以，只要阻擋你的商標核準注冊時間超過三年就可以用這一招。

當然，根據(jù)《商標法》第五十條的規(guī)定，就算把對方商標給撤銷了，你也不能在一年之內(nèi)獲準注冊相同或近似商標。但至少把在先的商標障礙給掃清了，再也不用擔心侵權(quán)了，而且一年之后商標被核準的幾率將大大提高。此外，采用本計謀時可連環(huán)施以 “借刀殺人” 之計，即以他人名義提出撤銷申請，防止因撤銷失敗而讓對方按圖索驥的找到你，而你恰好又實際使用了與被撤銷商標相同或近似的商標。

第二計：釜底抽薪

如果形成障礙的在先商標核準注冊沒有滿三年，甚至正處于初步審定公告階段，又該怎么辦？以本人親歷的一件商標為例，教你一招“釜底抽薪”。A公司申請注冊“安紅**”商標，湊巧的是，幾個月前B公司在同類商品上申請注冊了“安紅”商標。在這種情況下，與在先申請商標“安紅”近似的“安紅**”商標就得被駁回。實際上，“安紅”商標已經(jīng)初步審定并公告，而“安紅**”商標已經(jīng)實際使用。一旦“安紅”商標核準注冊，不僅“安紅**”商標注冊希望破滅（在“安紅**”商標駁回通知中，引證商標正是“安紅”），還將構(gòu)成對“安紅”商標的侵權(quán)。關(guān)鍵時刻，我小宇宙爆發(fā)，忽然發(fā)現(xiàn)“安紅”二字從右往左念的話為“紅安”！而“紅安”是湖北省紅安縣的地名。根據(jù)《商標法》的規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名禁止作為商標使用！于是果斷對“安紅”商標提出異議（以第三人名義提出，將A公司隱藏）。結(jié)果，商標局也認為“安紅”商標有使用縣級地名嫌疑，決定不予注冊。B公司對商標局這一決定也沒有提出反對意見。就這樣，一件通過商標局初步審定并公告的商標被釜底抽薪，不予注冊，最終促成了“安紅**”商標通過駁回復(fù)審成功注冊。

也許，上述案例不具有典型性，但釜底抽薪這一計謀的精髓就在于發(fā)現(xiàn)在先商標的致命之處并給予有力一擊，將其權(quán)利基礎(chǔ)瓦解，從而消除注冊障礙，使得商標順利注冊。

第三計，遠交近攻

申請注冊的商標被駁回了，而引證的商標又確實無法撤銷，上述計謀成了然并卵！此時不妨化敵為友，嘗試與在先商標權(quán)利人協(xié)商，取得其諒解結(jié)成同盟，達成商標共存協(xié)議或者取得商標注冊同意書，讓原本對立的商標和平共處，這樣是不是也符合“和諧”社會要求呢。不管你怎么看，事實上這一招還挺管用。例如，在北京市高級人民法院（2012）高行終字第1043號“UGG”商標駁回復(fù)審行政訴訟案中，法院就采信了“UGG”商標申請人提供的由引證商標“UCG”商標權(quán)人出具的《同意書》，推翻了商標評審委員會和一審法院認為兩商標構(gòu)成近似的裁判，理由是：1、《同意書》是由與自身具有直接利害關(guān)系的在先商標權(quán)人出具，其對是否可能產(chǎn)生混淆的判斷更加符號市場實際，是排除混淆可能性的有力證據(jù)；2、《同意書》表現(xiàn)了引證商標權(quán)人對其商標權(quán)的處分，在無證據(jù)表明該《同意書》會對消費者利益造成損害的情況下，應(yīng)予以尊重。此外，今年北京市高級人民法院在（2014）高行（知）終字第3567號“PENFOLDS”商標駁回復(fù)審行政訴訟案中，再一次認可了《同意書》效力。

然而，共存協(xié)議或者同意書并不是萬能的，特別對于商標確權(quán)行政部門即商標評審委員會而言，共存協(xié)議或者同意書只是一份僅供參考的證據(jù)。申請商標與引證商標能否共存還要考慮兩商標是否能夠為消費者區(qū)分，若共存易造成消費者混淆，則仍不予注冊。

第四計，暗渡陳倉

對于有錢任性的主而言，使用的商標注冊已經(jīng)被人注冊又不肯更換的情況下，把他人在先注冊的商標買過來確實是一條捷徑，所謂花錢消災(zāi)嘛。例如美國蘋果公司，在中國花了2000萬人民幣買下漢王科技股份有限公司的“iPhone”商標用在蘋果手機上；又花了6000萬美元從唯冠科技（深圳）有限公司手上買下“iPad”商標用在蘋果平板電腦上。如果你以為蘋果公司“錢多人傻”可就低估了人家的智商。其實，蘋果公司在購買“iPad”商標過程中曾使用過一計：2009年8月11日，一家名為IP申請發(fā)展有限公司（英文全稱為IP Application Development Limited）在英國注冊成立。公司成立7天后，就找到了擁有歐盟等8個國家或地區(qū)的“iPad”商標的臺灣唯冠公司，要求買下唯冠方面全部“iPad”商標，理由是該公司名稱的縮寫就是“IPAD”。經(jīng)過一番磋商，IP公司以3.5萬英鎊的價格獲得了8個國家或地區(qū)的10個“iPad”商標。讓唯冠方面萬萬沒有想到的是，IP公司在獲得“iPad”商標后，在短短幾個月內(nèi)就將其轉(zhuǎn)讓給了美國蘋果公司。此時唯冠方才意識到這一切都是蘋果公司的精心策劃。其實蘋果公司只是運用了在知識產(chǎn)權(quán)收購領(lǐng)域常見的一招“暗渡陳倉”，以極低的價格獲得了想要的商標。

補充說明，運用該計謀獲取商標有關(guān)鍵三點，其一，通過他人之手；其二，一個合理的購買理由；其三、審慎的法律審查。蘋果公司后來遭遇中國大陸“iPad”商標之爭正是因為在對購買商標權(quán)屬的審查上犯下致命錯誤而導致，當然這是后話了。

第五計，借尸還魂

2004年10月，上海一家公司在第14類珠寶首飾上申請注冊“水晶坊”商標，商標局審查認為“水晶坊”直接表示了本商品的原料特點，據(jù)此駁回。2006年4月，一自然人同樣在第14類珠寶首飾上申請注冊“水晶坊”商標，最終通過駁回復(fù)審獲得了注冊。這是為什么呢？

很多時候，決定使用一個商標并沒有那么理性，大費周章去論證一個商標能否注冊再去考慮如何使用也許市場早沒了。于是，一些商標被實際使用卻無法獲得注冊，例如缺乏顯著性。顯著性是個什么玩意？你可以把它理解為商標受保護的資格。根據(jù)《商標法》第十一條的規(guī)定，這個資格的底線之一就是不能僅直接表示商品的特點，否則就不受商標法保護。例如你不能將“的確良”注冊為服裝的商標，因為“的確良”是服裝面料名稱。但實際上，使用直接表示商品或服務(wù)特點的商標名稱更能直觀的向消費者展示商家的特點和特色，在市場中被迅速識別，如“小肥羊”商標，讓人一看就知是這里吃的是什么。因此，現(xiàn)實中還大量存在這類缺乏顯著性的商標，例如前面提到的“水晶坊”商標。那么，這樣的商標還有資格獲得商標法的保護嗎。答案是肯定的！《商標法》第十一條第二款規(guī)定：經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。如“兩面針”牙膏商標，“兩面針”作為中草藥名稱，無疑直接表述了生產(chǎn)牙膏原料的特點，但經(jīng)過柳州牙膏廠的長期使用和宣傳，該商標已經(jīng)與該廠形成了對應(yīng)關(guān)系，消費者能夠區(qū)分識別，因此法律準予該商標注冊。同理，相同的“水晶坊”商標，在后申請注冊之所以可以核準注冊，正是借助了“使用”獲得顯著性，使得“水晶坊”商標起死回生。

第六計，瞞天過海

說到馬德里商標國際注冊很多人都不會陌生，它是一種向國外申請注冊商標的制度，通常只有在需要去中國以外的國家或地區(qū)申請注冊商標時才會想起它。從外國人角度看，向中國申請注冊商標既可以直接向中國商標局提出申請，也可以通過馬德里途徑予以申請。重點來了：如果以馬德里方式申請中國商標，中國商標局會在進行實質(zhì)審查之前將該商標在國際商標公告上予以公告，而國際商標公告與國內(nèi)商標公告互相獨立，兩者在查詢方式、查詢地址、使用語言等方面完全不同。實際上基于上述理由，國內(nèi)很少有人會專門對國際商標公告進行查詢和監(jiān)測，更多人僅僅盯著國內(nèi)商標公告，很多出現(xiàn)在國際商標公告上的商標就成了漏網(wǎng)之魚。于是，機會來了，如果想要注冊一件不想被人發(fā)現(xiàn)（提出異議）的商標，就可以以外國人名義在當?shù)貒彝ㄟ^馬德里商標國際注冊的方式指定進入中國。一旦過了商標異議期甚至五年提出無效宣告的時限，那么這件商標就是你的了！此法特別適合那些商標局不能依職權(quán)主動駁回，需要權(quán)利人行使權(quán)利提出異議或無效才可能不予注冊的商標。

此計相對于在國內(nèi)申請注冊商標而言，所要花費的各項成本將會成倍增加。同時，隨著品牌商標意識的不斷加強（也許也有本文的作用），特別是2012年以后國家商標局在中國商標網(wǎng)上對國際注冊商標發(fā)布電子公告，越來越多的企業(yè)開始關(guān)注馬德里國際注冊公告。So，本計謀過于兇險，慎用！

來源：IPRdaily 作者：張季? 湖南思博達律師事務(wù)所編輯：周海峰 IPRdaily

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