什么是專利創(chuàng)造性判斷中的現(xiàn)有技術(shù)反向教導?

IPR Daily，知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體

什么是專利創(chuàng)造性判斷中的現(xiàn)有技術(shù)反向教導?我國專利法及其實施細則和《專利審查指南》均沒有具體規(guī)定，但《專利審查指南》對構(gòu)成技術(shù)教導或技術(shù)啟示的情形進行了舉例說明。那么，什么是反向教導?在實踐中，什么樣的情形才能被稱為反向教導?在本文中，筆者以技術(shù)教導為切入點對反向教導進行深入探討。

技術(shù)教導又稱技術(shù)啟示，是創(chuàng)造性判斷三步法規(guī)定的術(shù)語?！秾＠?a href='http://www.islanderfriend.com/search_shenchazhinan.html' target='_blank'>審查指南》第二部分第四章的一個章節(jié)規(guī)定了創(chuàng)造性判斷的三步法，即判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常按照以下3個步驟：一是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；二是確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；三是判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，判斷過程中，要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題)的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點。

判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)教導或技術(shù)啟示，可從3個方面進行判斷：一是所述區(qū)別特征為公知常識；二是所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同；三是所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在對比文件中所起的作用與區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。如果結(jié)論為是，則存在技術(shù)教導；否則不存在技術(shù)教導。

我們通常認為反向教導是相對于技術(shù)教導（技術(shù)啟示）而言的，是與技術(shù)啟示相反的反向啟示，即如果在現(xiàn)有技術(shù)中存在與最接近現(xiàn)有技術(shù)相反的教導，基于該反向啟示或反向教導，一方面會阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將現(xiàn)有技術(shù)與最接近現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合，即阻斷本領(lǐng)域技術(shù)人員將二者結(jié)合的動機；另一方面將否定要保護的發(fā)明的“顯而易見性”，并由此得出要保護的發(fā)明具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

因此，參照技術(shù)啟示的判斷標準，判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在反向教導，筆者認為應(yīng)該滿足“現(xiàn)有技術(shù)明示其不能解決本專利與最接近現(xiàn)有技術(shù)所實際要解決的技術(shù)問題”這一條件。

筆者認為，現(xiàn)有技術(shù)中如果存在如下幾種情形，通常認為存在“反向教導”。

第一，現(xiàn)有技術(shù)明確記載要保護的發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段不能用于最接近現(xiàn)有技術(shù)，或用于最接近現(xiàn)有技術(shù)方案存在技術(shù)障礙。在此情況下，現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)技術(shù)手段不能解決實際要解決的技術(shù)問題。

第二，現(xiàn)有技術(shù)與上述區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段，與要保護的發(fā)明為解決同樣技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段相反。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)手段實際上不能解決實際要解決的技術(shù)問題。例如，《專利審查指南》列舉的“電動機的換向器與電刷間粗糙界面”案例，我們通常認為，電動機的換向器與電刷間界面越光滑接觸越好，電流損耗也越小。一項發(fā)明將換向器表面制出一定粗糙度的細紋，其結(jié)果是電流損耗更小，優(yōu)于光滑表面。

在該案例中，人們基于電動機的換向器與電刷間界面越光滑接觸越好，以及導體之間接觸越好，導電性能越好這樣的認識，認為光滑的接觸界面自然電流的損耗也小，姑且不論該結(jié)論是否正確，但其結(jié)果是現(xiàn)有技術(shù)對要解決的技術(shù)問題（損耗電流更?。┎捎昧伺c要保護的發(fā)明的技術(shù)手段(粗糙表面)相反的技術(shù)手段(光滑表面)，因此現(xiàn)有技術(shù)實際上給出了反向教導，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員基于這種認識要解決損耗電流更小的問題，很難想到嘗試用相反的技術(shù)手段(粗糙表面)獲得要保護的發(fā)明，此時采用更光滑的表面也不能解決損耗電流更小的問題。

第三，與該區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在要保護的發(fā)明中所起的作用相反。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)不可能想到使用相反作用的相關(guān)技術(shù)手段解決實際要解決的技術(shù)問題。

　　這個問題容易理解，在現(xiàn)有技術(shù)中公開的最接近現(xiàn)有技術(shù)與要保護的發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段，如果在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要保護的發(fā)明中作用相同，則現(xiàn)有技術(shù)給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，否則沒有給出技術(shù)啟示。但是如果與區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與要保護的發(fā)明非但不同，而且相反，則現(xiàn)有技術(shù)非但沒有給出相應(yīng)的技術(shù)啟示，相反給出了反向教導，此時現(xiàn)有技術(shù)不會破壞要保護發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　第四，與該區(qū)別技術(shù)特征相關(guān)的技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在要保護的發(fā)明中所起的作用相同，但是現(xiàn)有技術(shù)中明確記載該技術(shù)手段與其他部分結(jié)合存在阻礙的內(nèi)容。

　　通過上面的討論，筆者認為，判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在反向教導應(yīng)該滿足“現(xiàn)有技術(shù)明示其不能解決本專利與最接近現(xiàn)有技術(shù)所實際要解決的技術(shù)問題”這一條件。該條件具體體現(xiàn)在：“不能解決實際要解決的技術(shù)問題”在現(xiàn)有技術(shù)中應(yīng)當明示，該“明示”既包括在現(xiàn)有技術(shù)中有明確記載的內(nèi)容，也包括根據(jù)記載可以直接推導出的內(nèi)容；現(xiàn)有技術(shù)所采取技術(shù)手段明示了現(xiàn)有技術(shù)不能或不可能解決實際要解決的技術(shù)問題；該技術(shù)手段所起的作用明示了現(xiàn)有技術(shù)不能或不可能解決實際要解決的技術(shù)問題。在這些情況下，現(xiàn)有技術(shù)均給出了與本專利實際解決的技術(shù)問題相反的指引，按照該指引，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法獲得本專利的技術(shù)方案。另外，現(xiàn)有技術(shù)“不能解決實際要解決的技術(shù)問題”使得本領(lǐng)域技術(shù)人員意識到現(xiàn)有技術(shù)之間的結(jié)合將是徒勞無益的，從而缺乏將現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合的動機。

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局

編輯；IPRdaily王夢婷