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代理人很多時(shí)候需要在發(fā)明人提供的技術(shù)方案上進(jìn)行再發(fā)明，更進(jìn)一步地挖掘發(fā)明點(diǎn)。也許這些進(jìn)一步的研究發(fā)明人已經(jīng)想到或者已進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究，但沒(méi)有在交底書中提及，也許發(fā)明人對(duì)原始發(fā)明點(diǎn)比較自信，認(rèn)為進(jìn)一步的改進(jìn)沒(méi)有必要不公開(kāi)，但無(wú)論是什么情況，需要代理人在檢索發(fā)明點(diǎn)后，根據(jù)對(duì)申請(qǐng)文件創(chuàng)造性的判斷，考慮是否需要引入新的發(fā)明點(diǎn)。
【摘 要】本文試圖通過(guò)筆者多年來(lái)遇到的實(shí)際案例，在遵循專利法、專利法實(shí)施細(xì)則、審查指南規(guī)定的前提下，對(duì)于生物領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)的梯度保護(hù)結(jié)合實(shí)例進(jìn)行分析。希望能夠?yàn)榇砣嗽谌绾胃玫耐诰蚝捅Ｗo(hù)發(fā)明點(diǎn)、更大程度的爭(zhēng)取授權(quán)前景方面提供參考或借鑒。
【關(guān)鍵詞】發(fā)明專利 梯度保護(hù) 從屬權(quán)利要求 撰寫
專利法第26條第1款規(guī)定，申請(qǐng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，?yīng)當(dāng)提交請(qǐng)求書、說(shuō)明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件。
專利法第26條第4款規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。
因此，權(quán)利要求書是發(fā)明或者實(shí)用新型專利要求保護(hù)的內(nèi)容，具有直接的法律效力，是申請(qǐng)專利的核心，也是確定專利保護(hù)范圍的重要法律文件。權(quán)利要求以科學(xué)術(shù)語(yǔ)定義該專利或?qū)＠暾?qǐng)所界定的保護(hù)范圍，不論在專利申請(qǐng)還是專利訴訟中都起著最關(guān)鍵的影響。
權(quán)利要求按照保護(hù)范圍和撰寫形式劃分，分為獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求。
獨(dú)立權(quán)利要求從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決其技術(shù)問(wèn)題所需的必要技術(shù)特征。如果一項(xiàng)權(quán)利要求包含了另一項(xiàng)權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征、且對(duì)另一項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案作進(jìn)一步限定，則該權(quán)利要求為另一項(xiàng)權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求。由于從屬權(quán)利要求用附加的技術(shù)特征對(duì)所引用的權(quán)利要求作了進(jìn)一步的限定，所以其保護(hù)范圍落在其所引用的權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。
因此，在一件申請(qǐng)的權(quán)利要求書中，獨(dú)立權(quán)利要求所限定的客體的保護(hù)范圍最寬，而從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍落在其所引用的權(quán)利要求保護(hù)范圍之內(nèi)。代理人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，常常在獨(dú)立權(quán)利要求中撰寫一個(gè)較大的保護(hù)范圍請(qǐng)求保護(hù)，在從屬權(quán)利要求中進(jìn)一步限定附加技術(shù)特征，形成較小的保護(hù)范圍，以構(gòu)建合理的保護(hù)梯度。
在專利申請(qǐng)的實(shí)審過(guò)程中，當(dāng)審查意見(jiàn)中指出獨(dú)立權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性時(shí)，代理人往往通過(guò)合并權(quán)利要求的方式對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行修改。常見(jiàn)的一種修改方式是將獨(dú)立權(quán)利要求與一個(gè)或幾個(gè)從屬權(quán)利要求合并，使原記載在從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征合并至新的獨(dú)立權(quán)利要求，再通過(guò)說(shuō)明含有該附加技術(shù)特征的技術(shù)方案相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，使新的獨(dú)立權(quán)利要求能夠克服不具備創(chuàng)造性的缺陷。
可見(jiàn)，合理撰寫從屬權(quán)利要求以形成合理的保護(hù)梯度，對(duì)專利申請(qǐng)的授權(quán)前景及專利權(quán)的穩(wěn)定性具有重大意義。
下面，筆者結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析并給出些許參考建議，旨在說(shuō)明代理人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，如何通過(guò)合理的撰寫從屬權(quán)利要求，布設(shè)梯度保護(hù)，為專利申請(qǐng)留有修改的余地及爭(zhēng)取更好的授權(quán)前景。
（一）將多個(gè)平行并列的優(yōu)選方案，撰寫成從屬權(quán)利要求
案例1：
1、一種組合物，其特征在于，由A、B、C三種成分組成。
2、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述A可選自A1、A2、A3、A4、A5中的一種或多種。
3、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述B可選自B1、B2、B3、B4、B5中的一種或多種。
4、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述C可選自C1、C2、C3、C4、C5中的一種或多種。
從上述權(quán)利要求的內(nèi)容可以看出，A、B、C三種成分可分別從可選成分中任意選取，自由組合，形成多種組合方案。然而，是否任意排列組合后形成的方案都能實(shí)現(xiàn)所聲稱的技術(shù)效果，以及是否任意排列組合后形成的方案都能實(shí)現(xiàn)相同程度的技術(shù)效果？
事實(shí)上，在上述類型的申請(qǐng)中，即所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案中含有多個(gè)并列技術(shù)方案時(shí)，往往存在相較下更為優(yōu)選的組合方式。
如：當(dāng)A為A1時(shí)，B優(yōu)選為B2，C優(yōu)選為C3，可將該優(yōu)選的組合方式作為優(yōu)選的技術(shù)方案，撰寫從屬權(quán)利要求5。
當(dāng)A為A5時(shí)，B不為B1，C為任意，可將該組合方式作為優(yōu)選的技術(shù)方案，撰寫從屬權(quán)利要求6。
這樣布設(shè)從屬權(quán)利要求的好處在于，若審查員檢索到一篇對(duì)比文件，且其中公開(kāi)了A1+B1+C1的具體組合時(shí)，代理人可通過(guò)修改權(quán)利要求，即刪除權(quán)利要求1-4，僅請(qǐng)求保護(hù)權(quán)利要求5和/或權(quán)利要求6所述的技術(shù)方案。而不至于因?yàn)锳1、B1和C1的組合方式被公開(kāi)，導(dǎo)致原權(quán)利要求1-4均不具備創(chuàng)造性，同時(shí)也沒(méi)有其他的權(quán)利要求可爭(zhēng)取創(chuàng)造性，失去對(duì)優(yōu)選技術(shù)方案的保護(hù)。
（二）對(duì)于解決不同技術(shù)問(wèn)題的附加技術(shù)特征，分別撰寫從屬權(quán)利要求
前文提到，在從屬權(quán)利要求中撰寫附加技術(shù)特征，形成較小的保護(hù)范圍，作為梯度保護(hù)。
所述附加技術(shù)特征是指，發(fā)明和實(shí)用新型為解決其技術(shù)問(wèn)題所不可缺少的技術(shù)特征之外再附加的技術(shù)特征。所述附加技術(shù)特征與所解決的技術(shù)問(wèn)題有關(guān)，可以是對(duì)引用權(quán)利要求中的技術(shù)特征作進(jìn)一步限定的技術(shù)特征，也可以是增加的技術(shù)特征。
不同的從屬權(quán)利要求擁有不同的附加技術(shù)特征，這些附加技術(shù)特征之間，可能解決了同一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，也可能解決了不同的技術(shù)問(wèn)題。
代理人在撰寫從屬權(quán)利要求時(shí)，可將解決不同技術(shù)問(wèn)題的附加技術(shù)特征加以區(qū)分，分別撰寫從屬權(quán)利要求。
案例2：
1．一種補(bǔ)腎降糖的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下原料藥制成：人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草。
2．根據(jù)權(quán)利要求1所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
3．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
權(quán)利要求1保護(hù)人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草制成的中藥組合物，其意味著無(wú)論上述原料如何配比，只要用到上述原料成分制成的中藥組合物，都在權(quán)利要求1保護(hù)的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求2作為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，附加技術(shù)特征為各原料的重量份配比。在該重量份配比下，所述中藥組合物能夠更好的發(fā)揮藥效。
實(shí)質(zhì)審查時(shí)，審查員在《第一次審查意見(jiàn)》中給出對(duì)比文件1（一種治療II型糖尿病的藥物）并指出，糖尿病主要可分為陰虛熱盛型、氣陰兩虛型和陰陽(yáng)兩虛型等癥型，在治療上常采用益氣養(yǎng)陰、清熱、滋陰溫陽(yáng)、活血化瘀等方法，從對(duì)比文件1的用藥可以看出，其不僅有滋陰類藥物，也含有溫補(bǔ)類中藥，因此其主要針對(duì)中醫(yī)認(rèn)識(shí)上的陰陽(yáng)兩虛型糖尿病，而根據(jù)陰陽(yáng)兩虛的程度不同，對(duì)其滋陰和溫陽(yáng)補(bǔ)腎類中藥的種類和比例進(jìn)行調(diào)整是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的。
答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，代理人通過(guò)合并權(quán)利要求1和權(quán)利要求2，限定具體的中藥用量，并闡述具體數(shù)據(jù)的特定效果以及具體的君臣佐使組方關(guān)系。使審查員接受了意見(jiàn)陳述，認(rèn)可了合并后權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。
可見(jiàn)，撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，在一個(gè)大的保護(hù)范圍（獨(dú)立權(quán)利要求）之下有層次的進(jìn)行梯度保護(hù)（從屬權(quán)利要求），可在答復(fù)審查意見(jiàn)（創(chuàng)造性問(wèn)題）時(shí)為申請(qǐng)人留有修改的余地和爭(zhēng)辯的空間。
但是，在本案例的基礎(chǔ)上，假設(shè)對(duì)比文件非常不巧的公開(kāi)了同樣的中藥組方，并公開(kāi)了具體的重量份配比（如前文權(quán)利要求3），該專利申請(qǐng)是否還具備授權(quán)前景？
顯然，僅就目前的三個(gè)權(quán)利要求來(lái)看，權(quán)利要求1-3全部不具備創(chuàng)造性，甚至不具備新穎性，不能被授予專利權(quán)。
然而，專利法在申請(qǐng)日之后是不能向申請(qǐng)文件中增加新的內(nèi)容的。即當(dāng)上述假設(shè)的情況出現(xiàn)時(shí)，已無(wú)挽救余地。為了預(yù)防這種情況的發(fā)生，盡可能避免被審查員檢索到的對(duì)比文件直接影響全部權(quán)利要求的創(chuàng)造性，代理人可在撰寫申請(qǐng)文件階段，通過(guò)布設(shè)多個(gè)平行并列的從屬權(quán)利要求加以預(yù)防。
如：
1．一種補(bǔ)腎降糖的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下原料藥制成：人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草。
2．根據(jù)權(quán)利要求1所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
3．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
4．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，
5．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，
如上所示，權(quán)利要求3-5均為權(quán)利要求2的從屬權(quán)利要求，屬于權(quán)利要求2的保護(hù)范圍，但其互相之間保護(hù)范圍獨(dú)立，可認(rèn)為是平行并列的技術(shù)方案。若權(quán)利要求3-5各自的保護(hù)方案能夠針對(duì)不同類型的患者（如血痰患者、盜汗患者、泄溏便急患者等）具有各自特殊的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)權(quán)利要求3保護(hù)的技術(shù)方案被公開(kāi)，申請(qǐng)人可通過(guò)刪除權(quán)利要求2-3，將權(quán)利要求4與權(quán)利要求1合并，說(shuō)明權(quán)利要求4的中藥配方格外適宜某一類型的患者且具有突出的療效，爭(zhēng)取該專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。避免了由于權(quán)利要求3保護(hù)的技術(shù)方案被公開(kāi)，導(dǎo)致原權(quán)利要求1-3均不具備創(chuàng)造性，同時(shí)也沒(méi)有其他的權(quán)利要求可爭(zhēng)取創(chuàng)造性，失去對(duì)優(yōu)選技術(shù)方案的保護(hù)，從而失去被授予專利權(quán)的可能。
需要說(shuō)明的是，上述權(quán)利要求4-5并不是代理人憑空杜撰的，而是需要在發(fā)明人確實(shí)做出創(chuàng)新工作的情況下，為了切實(shí)爭(zhēng)取保護(hù)發(fā)明人的利益而撰寫的。
而實(shí)際情況中，發(fā)明人很少會(huì)在提供一個(gè)技術(shù)方案的時(shí)候，將其進(jìn)行過(guò)的其他實(shí)驗(yàn)方案，或者優(yōu)選后排除掉的實(shí)驗(yàn)方案，提供給代理人?；蛟S是因?yàn)檫@些方案并不是發(fā)明人想保護(hù)的重點(diǎn)，又或許是并不希望公開(kāi)整個(gè)研究過(guò)程，導(dǎo)致這些信息往往沒(méi)有出現(xiàn)在申請(qǐng)文件中。但正如上述案例給出的啟示，或許權(quán)利要求4和權(quán)利要求5所述的技術(shù)方案在發(fā)明人的實(shí)驗(yàn)研究中，被認(rèn)為雖然針對(duì)某一類型的患者療效很好，但由于受眾面不夠廣，因此沒(méi)有想到對(duì)其進(jìn)行專利申請(qǐng)，在交底書中甚至在與代理人的溝通過(guò)程中，均沒(méi)有提及。殊不知這個(gè)僅適用于小眾患者的配方，將有可能在爭(zhēng)取授權(quán)前景時(shí)，發(fā)揮重大作用。
案例3：
發(fā)明人欲保護(hù)一種化妝品乳液，并給出了乳液的配方和制備方法，代理人可以進(jìn)一步思考從哪些方面挖掘發(fā)明點(diǎn)作為附加技術(shù)特征，撰寫從屬權(quán)利要求。
首先，可以從該產(chǎn)品可能解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，尋找該乳液將有可能在哪些方面具有與現(xiàn)有技術(shù)相比更好的效果。結(jié)合一些生活常識(shí)很容易想到與化妝品密切相關(guān)的技術(shù)效果，如保濕功能、美白功能、除皺功能和淡斑功能等，這些效果對(duì)于化妝品來(lái)說(shuō)的確十分重要，但同時(shí)也意味著對(duì)這些效果的比較或驗(yàn)證已十分普遍，現(xiàn)有技術(shù)中的相似產(chǎn)品絕大多數(shù)都會(huì)涉及這些效果，且差異不會(huì)很顯著。當(dāng)然，若發(fā)明人提供的技術(shù)方案確能使所述產(chǎn)品在上述效果上具有顯著改善，完全可以從這些角度證明技術(shù)方案的優(yōu)勢(shì)。但如若在這些效果上與其他現(xiàn)有技術(shù)相比，很難具有意料不到的技術(shù)效果，則可以從其他角度進(jìn)行挖掘和發(fā)揮。如，從使用感受出發(fā)，乳液的推開(kāi)性是否良好，是否易抹勻，吸收速度如何，使用后是否易泛油光，再如，從乳液產(chǎn)品本身性質(zhì)出發(fā)，保質(zhì)期如何，是否需要特殊的保存條件（如低溫或避光保存）是否能與其他含有特殊成分的產(chǎn)品一起使用。上述角度往往不被注意和重視，但對(duì)于化妝品乳液來(lái)說(shuō)，同樣是可以進(jìn)行改善的方向。若所述化妝品乳液確實(shí)能夠解決某個(gè)技術(shù)問(wèn)題，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，即可將額外解決這一技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)特征，作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求中。
上述案例給出的啟示在于，代理人很多時(shí)候需要在發(fā)明人提供的技術(shù)方案上進(jìn)行再發(fā)明，更進(jìn)一步地挖掘發(fā)明點(diǎn)。也許這些進(jìn)一步的研究發(fā)明人已經(jīng)想到或者已進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究，但沒(méi)有在交底書中提及，也許發(fā)明人對(duì)原始發(fā)明點(diǎn)比較自信，認(rèn)為進(jìn)一步的改進(jìn)沒(méi)有必要不公開(kāi)，但無(wú)論是什么情況，需要代理人在檢索發(fā)明點(diǎn)后，根據(jù)對(duì)申請(qǐng)文件創(chuàng)造性的判斷，考慮是否需要引入新的發(fā)明點(diǎn)。
當(dāng)然，是否需要更深一步的挖掘附加技術(shù)特征，以及挖掘到什么程度，也需要各方面權(quán)衡。若發(fā)明人對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的了解十分客觀全面，對(duì)發(fā)明點(diǎn)非常有信心，代理人也沒(méi)有必要要求發(fā)明人必須對(duì)發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行更深一步的挖掘。只是作為代理人來(lái)講，其職責(zé)是為申請(qǐng)人爭(zhēng)取較大的保護(hù)范圍，爭(zhēng)取授權(quán)，并盡可能的保護(hù)專利權(quán)的穩(wěn)定。所以會(huì)在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，為了以防萬(wàn)一，盡可能在已知方案的基礎(chǔ)上，更深的挖掘一些附加技術(shù)特征，作為梯度保護(hù)，以便不時(shí)之需，在這里也懇請(qǐng)發(fā)明人能夠予以理解。
以上案例為筆者對(duì)于生物領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)中從屬權(quán)利要求撰寫的一點(diǎn)淺見(jiàn)，希望能夠?yàn)榇砣嗽谕诰驒?quán)利要求方面提供些許參考或借鑒。如有論述不當(dāng)之處，還請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正。
來(lái)源：IPRdaily
作者：王璐 王文君 王朋飛（北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司）
編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷
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