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新《商標(biāo)法》從2014年8月份實(shí)施以來(lái)，無(wú)論是在審查審理的時(shí)限加快，還是商標(biāo)保護(hù)的加強(qiáng)等諸多方面，都得到了社會(huì)各界的一致認(rèn)可和好評(píng)。在肯定新《商標(biāo)法》有著重大進(jìn)步的同時(shí)，我們也在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)了新《商標(biāo)法》存在著一些現(xiàn)實(shí)的新問(wèn)題，我們主要結(jié)合幾個(gè)實(shí)際案例來(lái)解讀和分析一下新《商標(biāo)法》給大家?guī)?lái)的一些新麻煩。
1.一標(biāo)多類與分割制度
案例：前不久，一家做手機(jī)應(yīng)用軟件的客戶，在第9類“計(jì)算機(jī)軟件”商品和第42類“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”服務(wù)上采取一標(biāo)多類方式申請(qǐng)A商標(biāo)，鑒于其產(chǎn)品為手機(jī)應(yīng)用軟件，甲公司在第9類申請(qǐng)時(shí)選擇了“手機(jī)APP”作為非規(guī)范商品申報(bào)（即分類表并未列明的商品名稱）。后經(jīng)商標(biāo)局審查，甲公司第9類的商標(biāo)申請(qǐng)因非規(guī)范商品原因被要求補(bǔ)正，甲公司進(jìn)行補(bǔ)正后仍未達(dá)到商標(biāo)局要求，商標(biāo)局下發(fā)不予受理通知書(shū)，但因?yàn)闆](méi)有相應(yīng)的分割制度，甲公司A商標(biāo)在第42類服務(wù)的申請(qǐng)被連帶不予受理。
上述問(wèn)題還存在于商標(biāo)異議制度中，若甲公司第9類和第42類的A商標(biāo)初審公告，第三方認(rèn)為第9類的A商標(biāo)與其在先擁有的AB商標(biāo)構(gòu)成近似，遂針對(duì)該類別商標(biāo)提出異議申請(qǐng)，甲公司第42類的A商標(biāo)同樣會(huì)被無(wú)辜株連而無(wú)法先取得注冊(cè)。
具體規(guī)定：商標(biāo)法第22條：商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人可以通過(guò)一份申請(qǐng)就多個(gè)類別的商品申請(qǐng)注冊(cè)同一商標(biāo)。另外，《商標(biāo)法實(shí)施條例》第22條對(duì)分割制度進(jìn)行了明確，即“商標(biāo)局商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回的，申請(qǐng)人可以將初審?fù)ㄐ械牟糠稚暾?qǐng)分割成另一件申請(qǐng)?！睆淖置婧x上來(lái)理解，商標(biāo)分割申請(qǐng)只能在商標(biāo)部分駁回時(shí)進(jìn)行，其他任何程序都不能進(jìn)行分割，隨后商標(biāo)局在2014年8月份公布的關(guān)于商標(biāo)分割的公告中也明確規(guī)定“每件注冊(cè)申請(qǐng)只限分割一次，而且僅適用于部分駁回中，其他程序均不予分割”。
解讀：上述規(guī)定已經(jīng)非常明確，商標(biāo)分割只能在部分駁回時(shí)進(jìn)行。那么問(wèn)題來(lái)了，除了上面我們列舉的補(bǔ)正、被異議時(shí)不能分割，會(huì)直接導(dǎo)致株連無(wú)辜外，商標(biāo)在采取一標(biāo)多類注冊(cè)成功后，想要轉(zhuǎn)讓部分類別也不能實(shí)現(xiàn)，而且一標(biāo)多類注冊(cè)的商標(biāo)，在到期續(xù)展時(shí)，都不能放棄部分類別，只能全部一起續(xù)展，要么就另外付費(fèi)對(duì)部分商品進(jìn)行注銷。據(jù)了解，《商標(biāo)法實(shí)施條例》之所以會(huì)如上規(guī)定，主要是考慮到商標(biāo)審查工作的方便以及相應(yīng)軟件開(kāi)發(fā)的方便。那么我們就有理由認(rèn)為，盡管一標(biāo)多類制度最初被大家看好，并被大家寄予厚望，希望不但能夠與國(guó)際接軌，而且能夠直接減少申請(qǐng)人的手續(xù)辦理時(shí)間，節(jié)約政府和當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)成本，但實(shí)際效果卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)未能達(dá)到，從目前商標(biāo)局的做法來(lái)看，其目的應(yīng)該是不鼓勵(lì)一標(biāo)多類。而從實(shí)際效果來(lái)看，一標(biāo)多類確實(shí)也已逐步成為雞肋，沒(méi)有申請(qǐng)人愿意采取這種方式。
針對(duì)上述情況，申請(qǐng)人要么就不采取一標(biāo)多類方式，要么就等待商標(biāo)局著手完善分割制度，但從目前的商標(biāo)法實(shí)施條例具體規(guī)定來(lái)看，要再對(duì)該制度進(jìn)行完善和調(diào)整的可能性幾乎不存在。
2. 商標(biāo)被撤銷1年內(nèi)對(duì)相同近似商標(biāo)不予核準(zhǔn)（新《商標(biāo)法》第50條的適用問(wèn)題）
案例： 2014年，有一家做熏肉的內(nèi)蒙古企業(yè)委托我們?cè)诘?9類“熏肉,肉干”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“卓子山”商標(biāo)（下稱申請(qǐng)商標(biāo)），鑒于29類上在先有一枚相同的“卓子山”商標(biāo)，因此客戶在新申請(qǐng)的同時(shí)就對(duì)在先商標(biāo)提出了連續(xù)三年不使用撤銷申請(qǐng)。2015年5月，在先的“卓子山”商標(biāo)于被商標(biāo)局以連續(xù)三年未使用為由予以撤銷，但之后的2015年6月，商標(biāo)局把客戶申請(qǐng)“卓子山”商標(biāo)予以駁回，同時(shí)商標(biāo)局在駁回理由中稱在先的“卓子山”商標(biāo)自撤銷之日起一年內(nèi)，因此禁止其他申請(qǐng)人注冊(cè)。
具體規(guī)定：商標(biāo)法第50條：注冊(cè)商標(biāo)被撤銷、被宣告無(wú)效或者期滿不再續(xù)展的，自撤銷、宣告無(wú)效或者注銷之日起一年內(nèi)，商標(biāo)局對(duì)與該商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，不予核準(zhǔn)。
解讀：其實(shí)這個(gè)條款并非新《商標(biāo)法》增加的內(nèi)容，原《商標(biāo)法》就已經(jīng)存在，只是之前幾乎沒(méi)有適用過(guò)，所以在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)并未對(duì)實(shí)踐造成影響。從這個(gè)法條的立法本意上來(lái)看，主要是想設(shè)置一個(gè)“隔離期限”，以確保在先商標(biāo)所使用商品退出市場(chǎng)，避免混淆，保障消費(fèi)者權(quán)益。
上述立法本意完全是合理的，但現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，既然是“連續(xù)三年”的不使用，那么在事實(shí)上就已經(jīng)有了至少3年的“隔離期”，這就幾乎可以確保新注冊(cè)的商標(biāo)在使用中不導(dǎo)致混淆。并且，這個(gè)3年期限，比第五十條規(guī)定的“一年”還要長(zhǎng)得多。因此，結(jié)合立法意圖來(lái)看，在先商標(biāo)被撤三的，他人注冊(cè)和使用新的商標(biāo)導(dǎo)致混淆的可能性已經(jīng)很低，并沒(méi)有再進(jìn)一步適用該第五十條“一年”期限的必要。
而按照法律程序，這些商標(biāo)被駁回后，只能通過(guò)駁回復(fù)審程序才能進(jìn)一步爭(zhēng)取。這會(huì)導(dǎo)致注冊(cè)時(shí)間被延緩大概1年左右。而對(duì)急需注冊(cè)和使用這些商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，這樣的延緩可能會(huì)導(dǎo)致商機(jī)喪失、市場(chǎng)丟失。同時(shí)，這種純“走程序”式的駁回復(fù)審，也在一定程度上浪費(fèi)了商標(biāo)評(píng)審行政資源。
2001年《商標(biāo)法》第46條就已經(jīng)有“一年期限”的條款，只不過(guò)幾乎沒(méi)有適用過(guò)。2013年《商標(biāo)法》修訂后，該規(guī)定移到第50條，增加了“被宣告無(wú)效”的內(nèi)容，但并沒(méi)有對(duì)“被撤銷”問(wèn)題做出細(xì)化規(guī)定。若從語(yǔ)義上理解，這里的“被撤銷”，應(yīng)當(dāng)包括《商標(biāo)法》中因使用不當(dāng)被撤銷、連續(xù)三年未使用被撤銷以及通用名稱撤銷等全部“被撤銷”情形。但很遺憾，后來(lái)的實(shí)施條例雖曾在征求意見(jiàn)稿中涉及該問(wèn)題，但最終卻被刪除。因此，針對(duì)商標(biāo)局的上述駁回，申請(qǐng)人只能再啟動(dòng)駁回復(fù)審程序予以爭(zhēng)取。不過(guò)值得欣慰的是，在近期中華商標(biāo)協(xié)會(huì)舉行的新商標(biāo)法實(shí)施專業(yè)培訓(xùn)中，商標(biāo)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)明確指出，他們已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題。所以針對(duì)三年未使用被撤銷的商標(biāo)，商標(biāo)局已形成了新的審查標(biāo)準(zhǔn)，即只要被撤銷的商標(biāo)過(guò)了撤銷復(fù)審的期限，就不再適用1年期限的條款進(jìn)行駁回，因此這個(gè)問(wèn)題日后在客觀上應(yīng)該不會(huì)再對(duì)申請(qǐng)人造成影響。
3.代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)非代理服務(wù)類別的商標(biāo)
案例：眾所周知，目前商標(biāo)法限定了商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)非代理服務(wù)類別的商標(biāo)，無(wú)論作為商標(biāo)代理公司還是律所，只要在商標(biāo)局有代理資格備案，如果想在其他類別上進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，一概容易被不予受理。據(jù)了解，商標(biāo)局對(duì)備案的代理機(jī)構(gòu)已建立一個(gè)“紅名單”，只要是這份“紅名單”里的機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)非代理服務(wù)類別的商標(biāo)，一概會(huì)全部不予受理。近期我公司在9類計(jì)算機(jī)軟件等類別上申請(qǐng)注冊(cè)自己使用的商標(biāo)，也因此上述原因被不予受理。另外，今年2月份，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院開(kāi)庭審理了上海專商所訴商標(biāo)局不予受理其“上?！钡?件商標(biāo)在第35類、第41類、第42類服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)行政糾紛案。截至目前我們尚未查詢到該案的審判結(jié)果。但是，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在今年10月份公布了就商標(biāo)法上述條款的理解和適用進(jìn)行公開(kāi)意見(jiàn)征求的結(jié)果，其實(shí)這個(gè)案件正是開(kāi)展此次意見(jiàn)征求的重要背景。
具體規(guī)定：商標(biāo)法第19條： 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。
解讀： 其實(shí)，《商標(biāo)法》的立法本意很明確，大家知道實(shí)踐中一些商標(biāo)代理組織違反誠(chéng)實(shí)信用原則，利用其業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)惡意搶注他人商標(biāo)牟利，為了對(duì)商標(biāo)代理活動(dòng)予以規(guī)范，才專門做出了該款規(guī)定。因此，這個(gè)條款的設(shè)立目的是希望從源頭上切斷代理機(jī)構(gòu)搶注的途徑，其立法的初衷是非常明確的。
我們注意到，在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的意見(jiàn)征求中，包括北京務(wù)實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展中心、中國(guó)政法大學(xué)、西南政法大學(xué)、華東政法大學(xué)等機(jī)構(gòu)展開(kāi)了激烈的討論，當(dāng)然大部分機(jī)構(gòu)仍支持商標(biāo)局的做法，并認(rèn)為不宜對(duì)該規(guī)定做出擴(kuò)大解釋，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行該條款的規(guī)定。但我個(gè)人還是支持西南政法大學(xué)的觀點(diǎn)，從本質(zhì)上說(shuō)，市場(chǎng)的事情應(yīng)該交給市場(chǎng)來(lái)處理，既然《商標(biāo)法》設(shè)定有異議、無(wú)效宣告、撤銷等制度，而被搶注的主體完全可以通過(guò)《商標(biāo)法》第7條、第15條、第32條等規(guī)定，對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)搶注、囤積商標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行主張，如果權(quán)利人怠于行使其權(quán)利，其后果應(yīng)主要由其自行負(fù)責(zé)，而不應(yīng)該由商標(biāo)主管部門通過(guò)限制代理機(jī)構(gòu)商標(biāo)注冊(cè)能力的方式進(jìn)行監(jiān)管。而且大家都心知肚明的是，真正要進(jìn)行搶注、囤積商標(biāo)的代理機(jī)構(gòu)，完全可以繞開(kāi)這個(gè)規(guī)定，通過(guò)其他公司名義進(jìn)行相應(yīng)的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。因此這個(gè)法條在實(shí)踐過(guò)程實(shí)現(xiàn)的功能與最初的立法目的對(duì)比來(lái)看，多少有些掩耳盜鈴的味道。
以上是我們?cè)谛隆渡虡?biāo)法》實(shí)施后，在實(shí)踐工作中遇到的一些比較突出和典型的問(wèn)題，正如我們前面所說(shuō)到的，我們并不否認(rèn)新《商標(biāo)法》的進(jìn)步，在這個(gè)日新月異、快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，法律的滯后性會(huì)顯得越發(fā)突出。我們應(yīng)該充分理解和尊重這種合理的滯后性，當(dāng)然我們也相信商標(biāo)局、商評(píng)委和法院能夠不斷調(diào)整和創(chuàng)新，讓新《商標(biāo)法》帶給大家更多的便捷。
來(lái)源：新浪微博
作者：楊明律師 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)
編輯；IPRdaily王夢(mèng)婷
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