專利訴訟的那些道道兒

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以下，是一些專利訴訟的應(yīng)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)或技巧：

低專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格或可作為訴訟證據(jù)

2015年2月11日，美國(guó)馬里蘭大學(xué)凱利法學(xué)院助理教授Andrew Blair-Stanek提出在專利侵權(quán)訴訟中，被告可以利用低專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格作為指控專利權(quán)人，尤其是大型跨國(guó)公司的訴訟證據(jù)。通?？鐕?guó)公司為了避稅，在將母公司的專利轉(zhuǎn)讓給子公司時(shí)，會(huì)故意以極低的價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。Andrew Blair-Stanek指出，被告應(yīng)收集這些轉(zhuǎn)讓定價(jià)的證據(jù)，作為主張無(wú)效、不侵權(quán)、更低賠償金或不頒發(fā)禁令的證據(jù)。由于專利權(quán)人評(píng)估的專利價(jià)值較低，被告可以據(jù)此主張更低的賠償；轉(zhuǎn)讓價(jià)格過(guò)低從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了專利沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步，不具有非顯而易見(jiàn)性，因而低轉(zhuǎn)讓價(jià)格也可以作為主張專利無(wú)效的非技術(shù)性證據(jù)；在衡量利潤(rùn)損失時(shí)，低轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以證明原告公司認(rèn)為侵權(quán)專利的商業(yè)價(jià)值不大；因?yàn)樵婵赡軣o(wú)法證明已遭受不可彌補(bǔ)的損害，低轉(zhuǎn)讓價(jià)格也可以幫助被告對(duì)抗專利禁令。

起草專利申請(qǐng)文件時(shí)應(yīng)注意避免的事項(xiàng)

由于各國(guó)對(duì)專利申請(qǐng)要求的不同，起草多份專利申請(qǐng)文件十分復(fù)雜。惠普亞太區(qū)高級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律顧問(wèn)何丹尼（Daniel Holt）指出，考慮到美國(guó)法院審理程序中可能出現(xiàn)的各種問(wèn)題，在起草專利申請(qǐng)文件時(shí)應(yīng)注意避免如下事項(xiàng)：詳細(xì)地探討已有技術(shù)；在描述中用“發(fā)明”這個(gè)詞，或是過(guò)于詳細(xì)地陳述發(fā)明或已解決問(wèn)題的益處。這些事項(xiàng)在歐洲很常見(jiàn)，也能被SIPO接受，但卻可能在美國(guó)訴訟中造成麻煩。

起訴法院的選擇有講究

比如，在美國(guó)，某些聯(lián)邦地區(qū)法院，如特拉華州、加利福尼亞州以及德克薩斯州東區(qū)的聯(lián)邦法院，往往會(huì)處理大量的專利案件，經(jīng)驗(yàn)較為豐富。在這些法院提起訴訟，有經(jīng)驗(yàn)的法官往往能減少律師花在“教育法庭”上的時(shí)間和費(fèi)用，而以往大量的審判先例也可使當(dāng)事人更好預(yù)判法官的判斷準(zhǔn)則。

還有一些聯(lián)邦地區(qū)法院因案件處理迅速，有“火箭日程”之名。當(dāng)事人如果希望迅速得到判決，可以選擇這些法院提起訴訟。

此外，可以通過(guò)法院以往專利案件的判決了解法院的審判風(fēng)格。例如，德克薩斯州東部地區(qū)聯(lián)邦法院已做出許多有利于專利權(quán)人的決定。在某些情況下，了解個(gè)別法官的判案記錄，對(duì)評(píng)估特定結(jié)果的可能性也是有幫助的。

和解也得有策略

在美國(guó)，超過(guò)90%的專利案件以和解告終。企業(yè)在選擇和解前，需要明確自己的商業(yè)目標(biāo)，當(dāng)和解條件能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)目標(biāo)時(shí)，可以考慮達(dá)成和解。

權(quán)利人需考慮的因素包括：分析產(chǎn)品是否侵權(quán)、專利權(quán)的穩(wěn)定性，法院發(fā)出禁令的可能性，侵權(quán)賠償額度，雙方市場(chǎng)份額，是否擁有與對(duì)方相同產(chǎn)品線或互補(bǔ)性產(chǎn)品的技術(shù)，訴訟成本，技術(shù)更新的可能性等。

被許可人需要考慮的因素包括：分析產(chǎn)品是否侵權(quán)、專利權(quán)是否可能被無(wú)效，法院發(fā)出禁令的可能性，侵權(quán)賠償額度，權(quán)利人的訴訟能力，訴訟成本，雙方市場(chǎng)份額，可以制約對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是否擁有與對(duì)方相同產(chǎn)品線或互補(bǔ)性產(chǎn)品的技術(shù)，產(chǎn)品贏利性，有無(wú)第三方的侵權(quán)補(bǔ)償義務(wù)，有無(wú)商業(yè)替代方案及技術(shù)替代方案，技術(shù)更新的可能性，權(quán)利人的商業(yè)目的或需求等。

企業(yè)需要構(gòu)建和解戰(zhàn)略，確定可接受的許可使用費(fèi)，制定談判計(jì)劃，選擇談判團(tuán)隊(duì)和地點(diǎn)。

應(yīng)當(dāng)注意，不同國(guó)家專利訴訟的熱門(mén)領(lǐng)域可能有所不同

美國(guó)

英國(guó)

英國(guó)很少有電信業(yè)的專利訴訟案，大部分專利糾紛發(fā)生在醫(yī)藥和生物科技業(yè)。

專利訴訟不僅僅是單個(gè)訴訟

專利訴訟不僅僅是單個(gè)訴訟，更是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者在市場(chǎng)上參與全面競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)策略性工具。面對(duì)海外訴訟，企業(yè)不應(yīng)該過(guò)度依賴于海外訴訟律師，而是要建立起從決策層到執(zhí)行層，從IPR到研發(fā)、制造、采購(gòu)、營(yíng)銷、信息網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等業(yè)務(wù)的全方位團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行海外訴訟的自我管理。

打個(gè)比方，整個(gè)海外訴訟就如電影制作，即是由企業(yè)自行進(jìn)行編劇、導(dǎo)演、制作，而聘請(qǐng)專業(yè)律師即好的演員將故事進(jìn)行演繹的最佳詮釋。在專業(yè)判斷上、法庭上、訴訟程序周旋上、搜證過(guò)程及遞交證據(jù)等，圍繞實(shí)現(xiàn)企業(yè)商業(yè)目標(biāo)而實(shí)施訴訟策略。并且，隨著律師臺(tái)前表演的不斷推進(jìn)和表演周邊環(huán)境的改變與事實(shí)掌握的改變，企業(yè)導(dǎo)演可以相應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行變更調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)知、可控制、可調(diào)整。

注：本文由知了網(wǎng)整理，參考資料如下：

1）美國(guó)馬里蘭大學(xué)教授提出低專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格可作為訴訟證據(jù)（朱月仙  編譯），中國(guó)科學(xué)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)

2）惠普高級(jí)顧問(wèn)介紹企業(yè)的中國(guó)專利戰(zhàn)略（張嫻  檢索，田倩飛  編譯，許海云  校譯），中國(guó)科學(xué)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)

3）美國(guó)專利訴訟實(shí)務(wù)指引，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站，2014年6月9日

4）歐洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境研究（2011年更新版）（課題編號(hào)：GWHJ-001-200901，承擔(dān)單位：深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，課題負(fù)責(zé)人：王有明，審校人：文希凱），中國(guó)專利保護(hù)協(xié)會(huì)網(wǎng)站

5）調(diào)整專利訴訟思維推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷策略（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)　作者　何青瓦）），國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站，2014年9月26日

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編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷