淺談馬庫(kù)什權(quán)利要求新穎性判定

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作者：黃燕 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：淺談馬庫(kù)什權(quán)利要求新穎性判定

馬庫(kù)什權(quán)利要求是一種比較特殊的權(quán)利要求，其采用列舉出可選擇要素或可選擇項(xiàng)的方式來(lái)撰寫(xiě)權(quán)利要求，目的在于解決化學(xué)領(lǐng)域中的多個(gè)取代基彼此之間不具有共同上位概念的問(wèn)題。實(shí)踐中，馬庫(kù)什權(quán)利要求通常出現(xiàn)在通式化合物和制藥領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)文件中。

關(guān)鍵詞：馬庫(kù)什權(quán)利要求、新穎性、修改方式

我國(guó)《專(zhuān)利審查指南》將馬庫(kù)什權(quán)利要求定義為：限定多個(gè)并列的可選擇要素的權(quán)利要求?；凇秾?zhuān)利審查指南》的規(guī)定可以看出，這些化合物屬于多個(gè)并列的化合物。

我們可以簡(jiǎn)單地將馬庫(kù)什權(quán)利要求中的通式理解為虛擬的上位概念，而大量的具體化合物理解為具體的下位概念。在基于“下位概念的公開(kāi)使采用上位概率限定的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛦适路f性；反之，上位概念的公開(kāi)并不影響采用下位概念限定的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性”這一判定原則下，判定馬庫(kù)什權(quán)利要求涉及的化合物。

接下來(lái)，我們結(jié)合一個(gè)具體案例進(jìn)行分析：

>>>>案情簡(jiǎn)介

2012年3月20日，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)作出的第40895號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定涉及發(fā)明名稱(chēng)為“鹵代肟衍生物和其作為潛在的酸的用途”的200480004559.6號(hào)PCT發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)。

實(shí)質(zhì)審查階段，原審查部分以本專(zhuān)利申請(qǐng)不具備新穎性作出了駁回決定。其基于的主要理由是：

駁回決定所針對(duì)的權(quán)利要求1為馬庫(kù)什類(lèi)型的權(quán)利要求，其要求保護(hù)一種通式I或II的化合物（具體結(jié)構(gòu)式略），通式I或II的化合物各涉及4個(gè)取代基，每個(gè)取代基限定了大量的并列選擇項(xiàng)，駁回決定中認(rèn)為，對(duì)比文件1公開(kāi)了一種通式V和VI所示化合物（具體結(jié)構(gòu)式略），上述化合物的主體結(jié)構(gòu)以及取代基的位置均與通式I或II的化合物相同，并且通式V和VI中各個(gè)取代基的選擇項(xiàng)與通式I或II中相應(yīng)的取代基的選擇項(xiàng)部分相同，由此認(rèn)為權(quán)利要求1所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1不具備專(zhuān)利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

原審查部門(mén)在前置審查中認(rèn)為駁回決定中評(píng)述的權(quán)利要求1不具有新穎性并不是評(píng)述其中具體化合物的新穎性，而是評(píng)述權(quán)利要求1中一個(gè)馬庫(kù)什通式化合物的新穎性，故堅(jiān)持駁回決定。

而專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為：對(duì)于化學(xué)通式定義的化合物權(quán)利要求而言，如果對(duì)比文件中公開(kāi)的化學(xué)通式包含了一個(gè)較寬的化合物范圍，本領(lǐng)域技術(shù)人員僅根據(jù)該通式以及通式中取代基的選擇的內(nèi)容并不能直接得出落入所述權(quán)利要求保護(hù)范圍的具體化合物，即使對(duì)比文件通式中取代基進(jìn)行的選擇與權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)的具體化合物相同，也不能因此認(rèn)為該權(quán)利要求的通式化合物已被該對(duì)比文件公開(kāi)，即對(duì)比文件給出的信息尚不足以影響所述權(quán)利要求的新穎性。

雖然對(duì)比文件1公開(kāi)的通式V和VI所示化合物的主體結(jié)構(gòu)以及取代基的位置均與本申請(qǐng)權(quán)利要求1中的通式I或II的化合物相同，并且通式V和VI中各個(gè)取代基的選擇項(xiàng)與通式I或II中相應(yīng)的取代基的選擇項(xiàng)部分相同，然而由于該V和VI均由多個(gè)具有多種含義的可變?nèi)〈x而成，其包括了一個(gè)很大的保護(hù)范圍，而對(duì)比文件1所引用用來(lái)評(píng)述的部分既沒(méi)有針對(duì)上述落入本申請(qǐng)權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)的化合物給出具體的化學(xué)名稱(chēng)、分子式（或結(jié)構(gòu)式），也沒(méi)有針對(duì)其提供具體的理化參數(shù)或制備方法，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對(duì)比文件1公開(kāi)的內(nèi)容并不能直接得出落入本申請(qǐng)權(quán)利要求1保護(hù)范圍內(nèi)的具體化合物，即不能據(jù)此認(rèn)為對(duì)比文件1公開(kāi)了所述具體化合物，從而否定權(quán)利要求1的新穎性。其次，實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中也沒(méi)有對(duì)對(duì)比文件1全文尤其是實(shí)施例部分的內(nèi)容進(jìn)行分析，以找出能夠落入本申請(qǐng)權(quán)利要求1通式保護(hù)范圍內(nèi)的具體化合物（包括化學(xué)名稱(chēng)、分子式或結(jié)構(gòu)式、理化參數(shù)或制備方法）、或者與本申請(qǐng)權(quán)利要求1中通式結(jié)構(gòu)最接近的具體化合物，而只是給出了對(duì)比文件1中涉及通式限定的權(quán)利要求書(shū)，該部分內(nèi)容不滿(mǎn)足審查指南中關(guān)于通式化合物新穎性中關(guān)于“提到”的要求，因此即使對(duì)比文件1中的通式與本申請(qǐng)權(quán)利要求1中的通式的取代基選項(xiàng)存在部分重合，仍不能據(jù)此評(píng)述本申請(qǐng)權(quán)利要求1的新穎性。

>>>>案例評(píng)析

本案例涉及馬庫(kù)什類(lèi)型產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性判斷。對(duì)于馬庫(kù)什類(lèi)權(quán)利要求也即包含通式的權(quán)利要求，審查指南第二部分第十章第5.1節(jié)關(guān)于化合物的新穎性規(guī)定：“通式不能破壞該通式中一個(gè)具體化合物的新穎性?！贝送猓瑢?duì)于對(duì)比文件中給出的具體化合物的形式，審查指南在該部分中指出：“專(zhuān)利申請(qǐng)要求保護(hù)一種化合物的，如果在一份對(duì)比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性”，“這里所謂的‘提到’的含義是：明確定義或者說(shuō)明了該化合物的化學(xué)名稱(chēng)、分子式（或結(jié)構(gòu)式）、理化參數(shù)或制備方法”。因此，對(duì)于權(quán)利要求所要求保護(hù)的通式類(lèi)化合物而言，只要對(duì)比文件中明確定義或者說(shuō)明了某具體化合物的化學(xué)名稱(chēng)、分子式（或結(jié)構(gòu)式）、理化參數(shù)或制備方法，并且該具體化合物落入權(quán)利要求所要求保護(hù)的通式范圍內(nèi)，那么該對(duì)比文件就提到了能夠破壞該權(quán)利要求新穎性的具體化合物。

本復(fù)審案在馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫(xiě)上為我們?cè)谌蘸笞珜?xiě)帶來(lái)如下啟示：

（1）通式僅涉及化合物結(jié)構(gòu)式而不涉及其化學(xué)名稱(chēng)、理化參數(shù)或制備方法時(shí)，無(wú)法確定該通式涵蓋的具體化合物，進(jìn)而無(wú)法視為“提到”具體化合物，因此無(wú)法用這樣的通式來(lái)評(píng)述具體化合物的新穎性。

（2）盡量在說(shuō)明書(shū)的其它部分例如實(shí)施例中，給出了一個(gè)具體的化合物A（包括具體名稱(chēng)或者分子式、結(jié)構(gòu)式的形式）?；蛘呔唧w的化合物的理化參數(shù)或用于鑒定該化合物用的其他參數(shù)；或者公開(kāi)了化合物A的制備方法，此時(shí)可推定公開(kāi)了具體化合物A。

（3）從撰寫(xiě)的角度講，在撰寫(xiě)通式類(lèi)權(quán)利要求時(shí)不宜隨意擴(kuò)大其保護(hù)范圍，應(yīng)適當(dāng)概括出一個(gè)合理的保護(hù)范圍，有利于其在實(shí)質(zhì)審查申請(qǐng)中的授權(quán)前景以及授權(quán)之后的確權(quán)穩(wěn)定性。

在判斷馬庫(kù)什化合物是否具有新穎性時(shí)，首先考慮馬庫(kù)什權(quán)利要求所涵蓋的所有具體化合物是否具有新穎性。如果某一化合物已經(jīng)被對(duì)比文件所公開(kāi)，則推定該化合物不具備新穎性；但申請(qǐng)人能證明在申請(qǐng)日之前該化合物無(wú)法制備的除外。

其次，考慮馬庫(kù)什化合物整體是否具有新穎性。如果馬庫(kù)什權(quán)利要求所涵蓋的所有具體化合物都具有新穎性，則該馬庫(kù)什化合物整體也具有新穎性；如果馬庫(kù)什權(quán)利要求所涵蓋的具體化合物中一部分不具備新穎性，則該馬庫(kù)什化合物整體也不具備新穎性；馬庫(kù)什權(quán)利要求所涵蓋的具體化合物彼此之間的新穎性不互相影響，一部分化合物不具有新穎性并不影響其他化合物的新穎性，因此允許申請(qǐng)人修改馬庫(kù)什權(quán)利要求，刪除其中不具新穎性的部分，從而使新的馬庫(kù)什化合物具有新穎性。

在刪除馬庫(kù)什權(quán)利要求并列可選項(xiàng)中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循的原則是：修改后的馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)是馬庫(kù)什權(quán)利要求；即：不能將原始申請(qǐng)文件中的馬庫(kù)什化合物修改未只剩一個(gè)變量，且該變量的可選項(xiàng)均是具體取代基；

如果修改后的馬庫(kù)什權(quán)利要求僅包含了數(shù)個(gè)具體化合物，則這些化合物應(yīng)當(dāng)全部在原始申請(qǐng)文件中有明確記載，否則不允許進(jìn)行這樣的修改。

參考資料：

1. 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì).第40895號(hào)復(fù)審決定書(shū)

2. 《審查指南》第二部分第十章8.1.1

3. 王春偉. 馬庫(kù)什權(quán)利要求的新穎性判定

4. 韋東. 淺談無(wú)效程序中馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改

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作者：黃燕 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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