專利感想之創(chuàng)造性O(shè)A答辯的三大原則

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作者：陳劍聰 專利代理人

原標(biāo)題：專利感想之創(chuàng)造性O(shè)A答辯的三大原則

創(chuàng)造性作為專利授權(quán)實(shí)質(zhì)性條件中最為重要的條款，在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中占據(jù)重要地位。創(chuàng)造性成為發(fā)明實(shí)質(zhì)審查中必經(jīng)的一個(gè)檻。當(dāng)創(chuàng)造性審查成為主線時(shí)，其發(fā)出的關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見(jiàn)通知書（OA）隨之而來(lái)，而代理人或申請(qǐng)人在答辯該創(chuàng)造性O(shè)A時(shí)也隨之增多。

從審查的角度，例如專利復(fù)審委員會(huì)官方網(wǎng)站上公開(kāi)發(fā)表的《問(wèn)題導(dǎo)向下的我國(guó)創(chuàng)造性評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)研究》，可以詳細(xì)說(shuō)明創(chuàng)造性審查的三步法的每一步的立法本意和各步驟的內(nèi)涵。在此環(huán)境下，我想從代理人的角度說(shuō)明創(chuàng)造性O(shè)A答辯的一些看法。

在由美國(guó)伊藤穰一和杰夫·豪合著的《爆裂》這本書中，麻省理工學(xué)院媒體實(shí)驗(yàn)室（MIT Media Lab）主任伊藤穰一以歷史上一些重大發(fā)明（包括他們自己的發(fā)明）的誤判作為講述的起點(diǎn)，介紹了他對(duì)未來(lái)的三點(diǎn)認(rèn)識(shí)，即不對(duì)稱性、復(fù)雜性和不確定性。

面對(duì)這樣不對(duì)稱性、復(fù)雜性和不確定性的未來(lái)，伊藤穰一從9個(gè)角度談了他的看法，給出了九大原則，分別是：涌現(xiàn)優(yōu)于權(quán)威、拉力優(yōu)于推力、指南針優(yōu)于地圖、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)于安全、違抗優(yōu)于服從、實(shí)踐優(yōu)于理論、多樣性優(yōu)于能力、韌優(yōu)優(yōu)于力量和系統(tǒng)優(yōu)于個(gè)體。

正如在他在指南針優(yōu)于地圖戰(zhàn)略中指出，各項(xiàng)指導(dǎo)原則不會(huì)引導(dǎo)你去一個(gè)特定的目的地。它們像指南針一樣發(fā)揮作用，在創(chuàng)新的過(guò)程中為你指明方向，不管你選擇哪片區(qū)域。

這本書是根據(jù)未來(lái)的特點(diǎn)，而對(duì)長(zhǎng)久以來(lái)的“范式”進(jìn)行重新的思考（“范式”是由信仰、偏見(jiàn)、行為模式和風(fēng)俗習(xí)慣所組成的矩陣構(gòu)成了引導(dǎo)我們思考、做決定的一系列規(guī)則），從歷史出發(fā)指向適應(yīng)未來(lái)的幾大原則。采用的，本質(zhì)上是一種比較評(píng)判方法。

而創(chuàng)造性審查中的“三步法”也正是一種比較評(píng)判方法。具體體現(xiàn)為三個(gè)步驟：首先，以確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)為基準(zhǔn)點(diǎn)；然后，通過(guò)將發(fā)明與該基準(zhǔn)點(diǎn)所代表的現(xiàn)有技術(shù)狀況進(jìn)行比較，以客觀確定發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具備哪些“特點(diǎn)”（即區(qū)別特征），以及這些“特點(diǎn)”的引入使得發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出何種貢獻(xiàn)（即實(shí)際解決了什么技術(shù)問(wèn)題）；最后，以評(píng)判者所模擬的本領(lǐng)域技術(shù)人員由該最接近現(xiàn)有技術(shù)起點(diǎn)出發(fā)、以該現(xiàn)有技術(shù)所代表的現(xiàn)有技術(shù)狀況為基礎(chǔ)、能否解決上述技術(shù)問(wèn)題為指標(biāo)，判斷發(fā)明是否顯而易見(jiàn)。

那么，在創(chuàng)造性的OA答辯中，從代理人的角度，我給出了1個(gè)要義和3個(gè)原則的看法。

在創(chuàng)造性答辯中，其是一種聽(tīng)證原則的體現(xiàn)，是申請(qǐng)人或代理人對(duì)審查員提供一種文字上的答辯。這種文字上的答辯最終要體現(xiàn)的要義是說(shuō)服力。也就是，答辯要有說(shuō)服力，說(shuō)服力是答辯的要義。

為實(shí)現(xiàn)答辯的說(shuō)服力的要義，同樣采用比較評(píng)判方法，我總結(jié)了三大原則：

一、技術(shù)細(xì)節(jié)優(yōu)于法條解釋

創(chuàng)造性審查，是基于比較評(píng)價(jià)上，在發(fā)明技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)比較的基礎(chǔ)上，結(jié)合三步法的法理性理解給出創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)。因此，首先是技術(shù)事實(shí)，然后是技術(shù)事實(shí)上的法律適用。

因此，在創(chuàng)造性O(shè)A答辯的過(guò)程中，如果能提供更多隱藏在發(fā)明技術(shù)和/或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)細(xì)節(jié)，尤其是發(fā)明申請(qǐng)中的技術(shù)細(xì)節(jié)，而這些技術(shù)細(xì)節(jié)如果又恰恰是審查員想知道的，或者是不知道的，那么有可能基于更深入的技術(shù)細(xì)節(jié)上，就會(huì)出現(xiàn)不同的有無(wú)創(chuàng)造性的法律適用的評(píng)價(jià)。

在筆者代理的一個(gè)創(chuàng)造性O(shè)A答辯的專利申請(qǐng)案中，對(duì)比文件1（CN102835651A）公開(kāi)了一種基于膜技術(shù)提取蟲草頭孢菌絲體的方法，在說(shuō)明書所有實(shí)施例1-3中均公開(kāi)了用一次微濾過(guò)濾，得到蟲草頭孢菌絲體，并公開(kāi)了該微濾過(guò)濾膜的孔徑是50-1000nm。

而本案專利申請(qǐng)與對(duì)比文件1的區(qū)別特征在于，專利申請(qǐng)用了兩次過(guò)濾步驟，先是微濾后是超濾，其中微濾膜是過(guò)濾孔徑為450-600nm的陶瓷膜，超濾膜是過(guò)濾孔徑為150-300nm的陶瓷膜。兩次過(guò)濾用的孔徑都在對(duì)比文件1公開(kāi)的范圍內(nèi)。

于是，審查意見(jiàn)認(rèn)為，過(guò)濾的次數(shù)和過(guò)濾膜的孔徑都是常規(guī)技術(shù)手段。

筆者詳細(xì)分析了對(duì)比文件1的說(shuō)明書和實(shí)施例1-3，對(duì)實(shí)施例1-3的各個(gè)含量進(jìn)行具體的分析，并根據(jù)記載算出各個(gè)實(shí)施例蟲草頭孢菌絲體的收率，形成如下的表格：

然后從該表格得出兩個(gè)結(jié)論：

1.其固形物收率都沒(méi)有達(dá)到98%。

2.其給出了這樣的技術(shù)啟示，在原料固體含量相同的情況下，其孔徑從50nm到100nm到500nm，其一次過(guò)濾然后干燥后的重量是依次遞增的，其固形物收率也是依次遞增的。

因此，如果在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，一次微濾之后，想再微濾一次，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)選擇的是孔徑大的500nm的微濾膜再過(guò)濾一次，不論第一次孔徑用的是50、100還是500nm,其第二次的選擇動(dòng)機(jī)都是在更大的孔徑之上。

而這兩個(gè)結(jié)論構(gòu)成了與本案專利申請(qǐng)效果上的不同以及相反的技術(shù)啟示。

本案專利申請(qǐng)明確記載了兩次過(guò)濾的效果是固形物收率高于98％以及技術(shù)手段是先孔徑大后孔徑小的兩次過(guò)濾。

最終，審查員接受了本案專利申請(qǐng)創(chuàng)造性的OA答辯，一審之后下了授權(quán)。

本案只是舉例，旨在說(shuō)明挖掘了對(duì)比文件1的技術(shù)細(xì)節(jié)，在對(duì)比文件1的技術(shù)細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上，形成兩個(gè)確定的結(jié)論，然后再將此兩個(gè)結(jié)論與本案專利申請(qǐng)對(duì)比，從而在更深入的技術(shù)細(xì)節(jié)上，再進(jìn)行創(chuàng)造性的法條解釋，比單純的法條解釋，或者將重點(diǎn)放在法條解釋上更有說(shuō)服力。

二、有理有據(jù)優(yōu)于超范圍解釋

在筆者代理的創(chuàng)造性O(shè)A答辯中，在與發(fā)明人的溝通中，碰到發(fā)明人解釋技術(shù)的創(chuàng)造性時(shí)，說(shuō)了很多在原申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載或者不能得出的內(nèi)容，并以此超出原申請(qǐng)文件范圍的內(nèi)容來(lái)說(shuō)明創(chuàng)造性。也在第二次審查意見(jiàn)的回復(fù)中見(jiàn)到，這樣的內(nèi)容沒(méi)有在權(quán)利要求中體現(xiàn)，或者無(wú)法在權(quán)利要求中體現(xiàn)（如果體現(xiàn)，則修改超范圍），而不被接受。

而有理有據(jù)，即是在充分說(shuō)理的同時(shí)，是有所依據(jù)的。所說(shuō)的依據(jù)可分為局部引用和整體引用。局部引用，例如說(shuō)明書中在哪里記載了該特征或作用；整體引用，例如對(duì)比文件1整體是怎樣的一個(gè)對(duì)比文件或怎樣的發(fā)明構(gòu)思。

在筆者代理的另一個(gè)創(chuàng)造性O(shè)A答辯的專利申請(qǐng)案中，為了說(shuō)明對(duì)比文件1（CN102535581A）的內(nèi)外磚體的孔隙率是一致的以及說(shuō)明其是一次壓制成型制備方法，具體引用了其說(shuō)明書第[0023]-[0024]段的記載內(nèi)容來(lái)說(shuō)明分析，從而進(jìn)一步具體比較本案專利申請(qǐng)?jiān)诳紫堵屎椭苽浞椒ǎㄈ榛_(kāi)孔）上的差異，以及空隙率的差異如何帶來(lái)兩者制備方法轉(zhuǎn)換上的困難。最后再引用審查員檢索的所有A類文獻(xiàn)CN202298645U、CN202039384U和JP2015183493A來(lái)說(shuō)明根據(jù)孔隙率不一致，形成分級(jí)過(guò)濾不是一種常規(guī)技術(shù)手段。

最終，審查員接受了本案專利申請(qǐng)創(chuàng)造性的OA答辯，一審之后下了授權(quán)。

本案也是舉例，旨在說(shuō)明以引用的方式（有依據(jù)）來(lái)說(shuō)理，比沒(méi)有依據(jù)的超范圍解釋更有說(shuō)服力。

三、邏輯推理優(yōu)于單點(diǎn)分析

在創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的三步法中，所涉及的區(qū)別特征、技術(shù)效果、技術(shù)問(wèn)題是一條環(huán)環(huán)相扣的鏈條，是一條基于邏輯推理的邏輯鏈。由區(qū)別特征所能產(chǎn)生的技術(shù)效果確定技術(shù)問(wèn)題，技術(shù)效果是由區(qū)別特征體現(xiàn)的。這些都說(shuō)明了邏輯鏈上的區(qū)別特征、技術(shù)效果、技術(shù)問(wèn)題是環(huán)環(huán)相扣的，是閉環(huán)的。

例如，在筆者代理的第一個(gè)案例中，引入技術(shù)細(xì)節(jié)，從區(qū)別特征開(kāi)始，以及其能帶來(lái)的技術(shù)效果來(lái)確定基本問(wèn)題是，提供一種能確保酵蟲草菌粉固形物收率高于98％的提純工藝。既說(shuō)明區(qū)別特征是什么，也說(shuō)明該區(qū)別特征能產(chǎn)生的技術(shù)效果，以及以區(qū)別特征達(dá)到的技術(shù)效果為依據(jù)確定技術(shù)問(wèn)題或者解決了怎么樣的技術(shù)問(wèn)題。

也即旨在說(shuō)明，邏輯推理說(shuō)明邏輯鏈上的三個(gè)點(diǎn)，比單點(diǎn)分析（例如只論證技術(shù)問(wèn)題的非顯而易見(jiàn)性）更有說(shuō)服力。

以上，是筆者的一些讀書感想引出分析評(píng)判方法，然后根據(jù)創(chuàng)造性三步法的分析評(píng)判方法引出創(chuàng)造性O(shè)A答辯中的分析評(píng)判方法，談了一個(gè)要義和三大原則，以望對(duì)讀者有點(diǎn)裨益。

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作者：陳劍聰 專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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