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作者:趙永輝 華進知識產(chǎn)權(quán) 合伙人 專利代理人 知識產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)IPMS審核員
原標(biāo)題:專利是沙子還是金子?重新審視專利授權(quán)門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低
專利是沙子還是金子?當(dāng)中國發(fā)明專利申請受理量占到全球巔峰時,其對創(chuàng)新經(jīng)濟貢獻和效用也許到了重新審視的時刻,在專利審查體系外,需審視的是地方對專利獎勵刺激,在專利審查體系內(nèi),需要審視也許是專利授權(quán)創(chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低,讓專利這個幫助“將利益之油澆灌到天才之火上”的制度體系,不至因“含水量”過大而失效,讓真正適合的專利助力創(chuàng)新之火灼灼生輝。
創(chuàng)造性的審查一直是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的焦點和難點,其審查主觀性強,難以完全做到客觀和執(zhí)行一致。美國的Hand法官曾直言:創(chuàng)造性是“現(xiàn)有專利法概念中易變、不能感知、不確定和模糊的幽靈”。創(chuàng)造性審查主觀的特性還體現(xiàn)在很難避免“事后諸葛亮”的錯誤。雖然創(chuàng)造性審查很難做到絕對客觀化,但為了與現(xiàn)代科技創(chuàng)新活動發(fā)展相適應(yīng),卻又必須做到使其盡可能的客觀化,這是專利制度體系的內(nèi)在要求。
為此,各國都建立了自己的審查判斷方式,我國的“三步法”就是中國專利審查員主要的審查判斷方法。“三步法”中最關(guān)鍵的是第三步:何種情形下存在技術(shù)啟示?對此,《專利審查指南》給出了三種存在技術(shù)啟示的情形,《審查操作規(guī)程》給出了另外兩種存在技術(shù)啟示的情形,這無疑豐富了審查員的判斷方式以應(yīng)對更多不同的情形。但現(xiàn)實操作中仍面臨著判斷手段單一和面對復(fù)雜局面不適用的情況。
他山之石可以攻玉,在考慮判斷方式和技術(shù)啟示來源時,我們不妨看看美國專利商標(biāo)局和歐洲專利局在這方面的經(jīng)驗及最新的一些變化。美國專利商標(biāo)局藉由KSR案判決及隨后的“顯而易見性指南”拓展了技術(shù)啟示的來源,歐洲專利局在2010年公布的《審查指南》中加強了本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義,補充了“知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向”。透過這些或顯著或微小的變化,我們可以體會到兩局變化的一個共同點是在判斷創(chuàng)造性時需要關(guān)注未來的發(fā)展趨勢。
一、國外創(chuàng)造性審查判斷的最新變化
創(chuàng)造性在專利體系中“處于心臟的位置”,其重要性不言而喻,在不同法律體系下對應(yīng)不同的名稱,但其最早來源還是美國1952年引入的“obviousness”即非顯而易見性,該詞語源于拉丁詞根via (道或路),其本質(zhì)含義是“位于路上,你即能看見”。而本領(lǐng)域技術(shù)人員在路上所能看見的距離是隨著時代和技術(shù)的發(fā)展而變化的。歐洲專利局副局長“40年前的標(biāo)準(zhǔn)已不能適應(yīng)新時代的要求”。所以近些年,美國和歐洲都在創(chuàng)造性方面有一些變化,下面我們就簡要概述一下其中的要點。
美國用Graham分析法來判斷非顯而易見性,在最關(guān)鍵的第三步上運用TSM(教導(dǎo)-啟示-動機)方法來判斷,即如果(只有)現(xiàn)有多份技術(shù)文獻的內(nèi)容給出了明確的教導(dǎo)和啟示,使該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員有動機將它們結(jié)合起來得到該新技術(shù)時,才能認(rèn)定權(quán)利要求中所請求保護的產(chǎn)品或方法不具備非顯而易見性。TSM方法無疑大大減少了主觀隨意性,也可以在一定程度上防止“后見之明”,但是隨著時代和技術(shù)的發(fā)展,TSM方法的僵化越來越凸顯出來,美國FTC所做的報告曾經(jīng)指出,“現(xiàn)有技術(shù)文獻存在本身并不是為了證明后來專利申請的非顯而易見性”。隨著具有標(biāo)桿意義的KSR案判決的生效,美國隨后發(fā)布了KSR案后的“2007顯而易見性指南”和“2010顯而易見性指南”,其中,通過改變所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的技術(shù)水平,在明確TSM方法的同時增加了其他六種關(guān)于顯而易見性的判斷方法,美國專利局以明朗的態(tài)度提高了顯而易見性審查的標(biāo)準(zhǔn)。其中,值得借鑒的有第五點“顯易嘗試”一從確定的有限數(shù)目的、可以預(yù)料的方案中選擇,并具有合理地可預(yù)期的成功;及第六點“基于設(shè)計因素或市場動力的推動而使某一領(lǐng)域的公知技術(shù)發(fā)生改變以應(yīng)用于相同領(lǐng)域或不同領(lǐng)域,如果這種改變對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可以預(yù)料的”。
歐洲作為“提高專利門檻”計劃的一部分,在已有的法律框架下通過加強本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義。Thomas Hammer先生(原歐洲專利局副局長)在2010年發(fā)表的文章中提到“在應(yīng)用已有的EPO創(chuàng)造性判斷方法上給審查員提供支持使得標(biāo)準(zhǔn)更為高效和一致。為此,EPO《審查指南》和《案例法》采用了EPO申訴委員會的近期案例,它們將于2010年4月1日被引入施行”。最終,對于創(chuàng)造性規(guī)定的補充和修訂體現(xiàn)在了2010年4月公布的《審查指南》(Guidelines)和2010年7月公布的《案例法》(Case Law) 第6版中。其中對本領(lǐng)域技術(shù)人員補充了“知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向”一條并從正反兩個方面給出了兩個案例T0774/89及T817/95。
二、從技術(shù)發(fā)展趨勢角度判斷創(chuàng)造性的理論基礎(chǔ)
考慮市場競爭與專利保護平衡的一種專利法經(jīng)濟理論叫做專利引誘理論,專利引誘理論認(rèn)為:如果專利只授予受到專利制度引誘而做出的發(fā)明,這將產(chǎn)生社會凈效益,這就是專利引誘理論,根據(jù)這一理論,專利壟斷報償只給予真正受到專利制度引誘而做出發(fā)明的人,而對于因市場競爭驅(qū)動而做出的發(fā)明創(chuàng)造,不能授予專利權(quán),因為這將增加社會成本。另外,從專利的較長保護期來看,也是不值得將這種價值不高僅憑市場競爭和商業(yè)因素即將出現(xiàn)的技術(shù)授予專利權(quán)。
由這種理論出發(fā),也衍生出一種對創(chuàng)造性要求較高的判斷標(biāo)準(zhǔn),即“如若不然”標(biāo)準(zhǔn)。這個標(biāo)準(zhǔn)是由美國FTC在報告中提出的一種新的判斷標(biāo)準(zhǔn),旨在于提高創(chuàng)造性門檻,在我國的《專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告》中也曾經(jīng)提出,“建議在目前修改方案的基礎(chǔ)上,將《審查指南》中的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)向“如若不然”的思路傾斜,以適當(dāng)提高發(fā)明高度”其中的“如若不然”標(biāo)準(zhǔn),就是指一項技術(shù)方案假如沒有獲得專利保護的期望和前景,也能夠在申請日的同時或者緊隨申請日之后不久的時間內(nèi)就被提出來并予以實施,那么對該技術(shù)就不值得授予專利權(quán)。也就是說無專利保護預(yù)期也可能出現(xiàn)的技術(shù)不具備創(chuàng)造性。
上面的理論和標(biāo)準(zhǔn)的相同之處在于都認(rèn)同以下觀點,由于市場競爭等因素將很快產(chǎn)生的技術(shù)不值得授予專利權(quán)。
從這種觀點看,關(guān)注未來,從技術(shù)發(fā)展趨勢來做出創(chuàng)造性判斷意見是有其合理性的,通過將即將出現(xiàn)的技術(shù)排除在專利授權(quán)之外,來達到合理引導(dǎo)專利申請,引誘和激勵更有價值的發(fā)明的作用。
三、中國專利創(chuàng)造性審查判斷案例
下面以一個復(fù)審案例為例說明從發(fā)展趨勢來判斷創(chuàng)造性的優(yōu)點。
申請?zhí)?003801000564,發(fā)明名稱為“注出容器”,涉及一種在不使外界空氣進入容器內(nèi)部的情況下,實現(xiàn)容器內(nèi)裝物的注出的注出容器。容器主體螺紋接合基杯,借此,當(dāng)裝配基杯時,基杯底部的突片受按壓推開狹縫,使得可靠而容易地打開狹縫以容許外界空氣進入外層和內(nèi)層之間。
對比文件1已公開了一種注出容器,基杯和容器主體凹凸卡接。本申請權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案與對比文件1公開的內(nèi)容區(qū)別在于:基杯與容器主體螺紋連接,即區(qū)別為用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”。
申請人認(rèn)為:權(quán)利要求1用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”,這種替代取得了本領(lǐng)域技術(shù)人員在采用“凹凸卡接”時取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果:增大了基杯與容器主體的結(jié)合力,緩慢施力的過程可減小狹縫破開所需操作力。
對于此案的判斷方式有三種:
判斷一:專利局審查員認(rèn)為;凹凸卡接和螺紋連接都是本領(lǐng)域中常用的技術(shù)手段,選擇“螺紋連接”代替“凹凸卡接”是容易想到的,因而不具備創(chuàng)造性;
判斷二:雖然實現(xiàn)上述替代后具有兩種技術(shù)效果,但一旦將螺紋結(jié)構(gòu)應(yīng)用到容器上后,必然產(chǎn)生這些效果。對比文件1雖然并未明確地給出啟示采用螺紋連接結(jié)構(gòu),但同時也沒有明確地排斥或引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員基于一定的理由回避“螺紋連接”的方式,故必然存在著無差別選用兩種方式的可能性,這種選用無關(guān)乎創(chuàng)造性勞動,因此認(rèn)定不具備創(chuàng)造性。
上述兩種判斷第一種過于簡單,沒有考慮此處兩種連接具體適用的特殊性和效果,而第二種判斷也不夠合理和全面,“應(yīng)用后必然產(chǎn)生的效果”這種說法有“事后諸葛亮”的嫌疑;“無理由回避”這一說法的邏輯是需要申請人給出回避采取這種替代的理由,不符合誰主張誰舉證的原則,難以使人信服;而對于“無差別選用”,因為申請人明確陳述了具有的特殊效果,明顯是有差別的,上述判斷沒有對申請人所爭辯的“具有預(yù)料不到的技術(shù)效果”給予正面回應(yīng),因此,這種判斷方式也難以使申請人心悅誠服。
此案中,運用前面提出的從技術(shù)發(fā)展趨勢做出創(chuàng)造性判斷意見,會有很好的效果。
判斷三:權(quán)利要求1用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”,這種替代既產(chǎn)生了預(yù)料到的更優(yōu)的技術(shù)效果(更好的結(jié)合力),也產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果(減小破開狹縫所需操作力的效果),但是本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向,知道螺紋連接在連接結(jié)合緊密性和結(jié)合力上更為成熟和常用,明顯值得嘗試去用螺紋連接代替凹凸卡接,這對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的,因而不具有創(chuàng)造性。
四、結(jié)論
在特定時間,發(fā)明對本領(lǐng)域一般技術(shù)人員是否顯而易見是發(fā)明可專利性的基礎(chǔ),也是每件專利討價還價的核心。而對于討價還價來說,就需要給雙方提供多種語言路徑指引雙方在一定規(guī)則之下進行行之有效的對話,這種規(guī)則也給雙方提供可資辯論的手段。
可借鑒美國的“顯易嘗試”,作為判斷是否非顯而易見性的充分條件,當(dāng)某個技術(shù)問題存在需要解決的需求時,現(xiàn)有技術(shù)中存在人們已知的或能夠預(yù)知的技術(shù)方案,根據(jù)該技術(shù)方案能夠進行技術(shù)組合改進時,本領(lǐng)域技術(shù)人員完全有理由在其掌握的技術(shù)知識中尋找已知或可預(yù)知的技術(shù)方案進行改進,也就是說,在不存在明確技術(shù)啟示的情況下,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以嘗試將技術(shù)方案進行組合,如果能夠得到可預(yù)知的技術(shù)效果,那么這個技術(shù)方案就是顯易嘗試的結(jié)果。另外歐洲專利局所提出的“本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向”也可作為中國專利創(chuàng)造性判斷可以運用的行之有效的判斷語句。
適當(dāng)?shù)膶@麆?chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)將有力刺激創(chuàng)新發(fā)展,不當(dāng)?shù)膭?chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)不僅會侵害專利體系信譽和認(rèn)知,其對促進創(chuàng)新發(fā)展的作用和價值也會變得模糊。
專利是沙子還是金子?當(dāng)中國發(fā)明專利申請受理量占到全球巔峰時,其對創(chuàng)新經(jīng)濟貢獻和效用也許到了重新審視的時刻,在專利審查體系外,需審視的是地方對專利獎勵刺激,在專利審查體系內(nèi),需要審視也許是專利授權(quán)創(chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低,讓專利這個幫助“將利益之油澆灌到天才之火上”的制度體系,不至因“含水量”過大而失效,讓真正適合的專利助力創(chuàng)新之火灼灼生輝。
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[8]《從技術(shù)效果的多樣性看要素替代發(fā)明創(chuàng)造性的判斷》2011年第四期 《中國專利與商標(biāo)》 趙永輝,呂德軍
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:趙永輝 華進知識產(chǎn)權(quán) 合伙人 專利代理人 知識產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)IPMS審核員
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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