論“便于識別”與商標(biāo)的固有顯著性

論“便于識別”與商標(biāo)的固有顯著性 ? ——從“美麗不打烊”商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案切入

（袁博，上海市第二中級人民法院，200070）

【小D導(dǎo)讀】 摘要：商業(yè)標(biāo)識要注冊為商標(biāo)，必須具有固有顯著性或者獲得顯著性。其中，就固有顯著性而言，包含兩層含義：第一，人們看到商標(biāo)上的某種標(biāo)識，能夠意識到這是表明商品來源的商標(biāo)；第二，意識到這是商標(biāo)后，還能進(jìn)一步與同類商品的其他商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分。對于那些設(shè)計(jì)獨(dú)特而不能對消費(fèi)者進(jìn)行商標(biāo)提示的標(biāo)識，就不能認(rèn)為其具有固有顯著性因而不能獲準(zhǔn)注冊。

關(guān)鍵詞：商標(biāo) 顯著性固有顯著性

一、問題的提出 　 ?黃某于2009年向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡稱商標(biāo)局）申請注冊“美麗不打烊”文字商標(biāo)（下稱申請商標(biāo)），指定使用在服裝、童裝等商品上。商標(biāo)局經(jīng)審查認(rèn)為申請商標(biāo)用在指定商品上缺乏顯著性，因而駁回申請。黃某不服向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（以下簡稱商評委）提出復(fù)審申請。商評委經(jīng)審查認(rèn)為，申請商標(biāo)使用在服裝等商品上，缺乏注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有的顯著特征，也不易使消費(fèi)者將其作為商標(biāo)進(jìn)行識別，黃某提供的證據(jù)尚不足以證明申請商標(biāo)大量使用獲得了顯著性，因而，作出了駁回決定。黃某不服商評委的決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院認(rèn)為，申請商標(biāo)并非漢語中常見的詞匯搭配形式，相對于其指定使用的商品而言，并非直接描述性標(biāo)志，而系暗示性標(biāo)志，并非缺乏顯著特征的詞匯，因此，判令商評委針對黃某就申請商標(biāo)提出的駁回復(fù)審申請重新作出審查決定。商評委不服該判決，提起上訴。北京市高級人民法院認(rèn)為，本案中，“美麗”和“不打烊”都是常見用語，將“美麗不打烊”這一短語使用于服裝商品上，相關(guān)公眾容易將其作為廣告宣傳加以對待，因此，“美麗不打烊”不具有商標(biāo)區(qū)分商品來源的作用，不具有顯著特征。黃某在評審階段提交的證據(jù)雖然可以表明其已經(jīng)將申請商標(biāo)投入使用，但尚不足以證明申請商標(biāo)已經(jīng)過長期大量使用能夠發(fā)揮識別商品來源的作用，因此，黃某提供的使用證據(jù)不能證明申請商標(biāo)經(jīng)過使用獲得了顯著特征。商評委對此認(rèn)定正確。綜上，判決撤銷一審審判決并維持商評委的決定。

本案中，爭議的焦點(diǎn)問題在于申請商標(biāo)“美麗不打烊”是否具有固有顯著性（獲得顯著性證據(jù)不足），換言之，一個(gè)設(shè)計(jì)獨(dú)特的標(biāo)識是否必然具備商標(biāo)意義上的固有顯著性呢？要回答這個(gè)問題，就要追尋商標(biāo)固有顯著性含義的真正底蘊(yùn)。

二、商標(biāo)的固有顯著性 商標(biāo)的顯著性，又稱商標(biāo)的識別性或區(qū)別性，我國《商標(biāo)法》條文中表述為“具有顯著特征，便于識別”，通常與英文“distinctiveness”對應(yīng)，[1]是指該標(biāo)志使用在具體的商品或服務(wù)時(shí)，能夠讓消費(fèi)者覺得，它應(yīng)該或者實(shí)際與商品或服務(wù)的特定出處有關(guān)。[2]按照顯著性的強(qiáng)弱，商標(biāo)可以分為五類，[3]具體包括：臆造商標(biāo)，即由杜撰的文字所組成的無特定含義的商標(biāo)，如“EXXON”（石油），美國石油公司在啟用該商標(biāo)前，花費(fèi)數(shù)億美元調(diào)查以保證該標(biāo)識不予任何國家現(xiàn)有文字重合；隨意商標(biāo)，即商標(biāo)組成詞匯與商品無明顯聯(lián)系，如“蘋果”（電腦）；暗示商標(biāo)，指商標(biāo)組成詞匯與商品之間具有某種暗示的聯(lián)系，如“健力寶”（飲料）；描述性商標(biāo)，即商標(biāo)組成詞匯是對商品質(zhì)量或特征的直接描述，如“甜味”牌（礦泉水）；通用名稱商標(biāo)，即由某類商品通用名稱所組成的商標(biāo)，[4]包括約定俗稱的別稱、簡稱、俗稱、雅稱等，一般屬于同業(yè)競爭者共有。[5]以上各種類型的商標(biāo)按照顯著性從高到低構(gòu)成了類似等差數(shù)列一樣的排列，就像逐漸變化的太陽光譜色彩一樣。[6]按照大類來分，顯著性包含兩類，即“固有顯著性”和“獲得顯著性”。其中，臆造商標(biāo)、隨意商標(biāo)、暗示商標(biāo)構(gòu)成了“固有顯著性商標(biāo)”，此類標(biāo)識一經(jīng)與特定商品相結(jié)合并在市場上使用，消費(fèi)者會立即認(rèn)為它們指示了該特定商品的來源，使用人無需就它們具有了商標(biāo)的顯著性進(jìn)行證明。[7]而描述性商標(biāo)和通用名稱商標(biāo)則因?yàn)槠浔旧淼臉?gòu)成特點(diǎn)無法在初次使用時(shí)就表明商品來源，因而不具有商標(biāo)的固有顯著性，從而在沒有大量使用具備“獲得顯著性”的前提下不能獲得商標(biāo)注冊。

從以上的分類可以看出，在商標(biāo)注冊申請中，對于尚未投入商業(yè)使用的標(biāo)識或者雖然投入使用但是并未取得足夠商譽(yù)的標(biāo)識，要獲準(zhǔn)注冊，必須滿足其自身的構(gòu)成符合法律規(guī)定的“便于識別”，即固有顯著性。那么，固有顯著性如何判斷呢，一般而言，標(biāo)識所表現(xiàn)的內(nèi)容與所要使用的商品聯(lián)系越不緊密就說明該標(biāo)識越具有固有顯著性。例如，“面包”用在點(diǎn)心這種食品上做商標(biāo)，屬于通用名稱，因而是禁止的，但是用在化妝品上，則因?yàn)楸舜寺?lián)系較為疏遠(yuǎn)因而具有固有顯著性。那么，本文所要評析案例中的“美麗不打烊”，是否具有固有顯著性呢？可以看到，“美麗不打烊”由“美麗”和“不打烊”構(gòu)成，其中“不打烊”一般理解為“商店不關(guān)門”，通常不與“美麗”連用，該短語并非漢語中的常見詞語搭配形式，因而屬于臆造詞句。該短語表達(dá)的“保持美麗、美麗無限”的含義需要消費(fèi)者進(jìn)行一定程度的聯(lián)想才能獲得，因此，初步來看，該短語應(yīng)當(dāng)歸類于臆造商標(biāo)或者至少是描述性商標(biāo)，因而似乎可以得出其具有固有顯著性應(yīng)予注冊的結(jié)論。但是，事實(shí)卻不完全如此。因?yàn)椋虡?biāo)固有顯著性的構(gòu)成，除了標(biāo)識本身構(gòu)成具備最低程度的獨(dú)特性之外，還需要“便于識別”。

三、“便于識別”與商標(biāo)的固有顯著性 人們可能會覺得迷惑不解：標(biāo)識具有獨(dú)特性不就說明它能夠“便于識別”了嗎？事實(shí)上，商標(biāo)的“便于識別”包含兩層含義：第一，人們看到商標(biāo)上的某種標(biāo)識，能夠意識到這是表明商品來源的商標(biāo)；第二，意識到這是商標(biāo)后，還能進(jìn)一步與同類商品的其他商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分?？梢?，標(biāo)識具有獨(dú)特性只是滿足了“便于識別”的第二個(gè)要求即視覺上的差異效果，但未必能滿足第一個(gè)要求即提示消費(fèi)者這是商標(biāo)。由于商標(biāo)的本質(zhì)在于防止消費(fèi)者產(chǎn)生混淆并標(biāo)明商品來源，因此當(dāng)一個(gè)商業(yè)標(biāo)識甚至讓消費(fèi)者都不能意識到是商標(biāo)時(shí)，自然不符合商標(biāo)注冊的顯著性條件。例如，美國眼力健有限公司向我國商標(biāo)局申請?jiān)谏婕把劭剖中g(shù)醫(yī)用物品上注冊“ADVANCED MEDICAL OPTICS”商標(biāo)，被駁回，因?yàn)樵撋虡?biāo)在相關(guān)公眾看來可以翻譯成“先進(jìn)的醫(yī)療光學(xué)儀器”，顯然無法讓人意識到其為商標(biāo)，因而缺乏顯著性。就這如同如果消費(fèi)者在冰箱上看到“優(yōu)質(zhì)電器”字樣，同樣無法意識到其為商標(biāo)。又如，聯(lián)合利華公司曾申請將“千層雪”冰激凌的形狀注冊為立體商標(biāo)，該冰激凌為長方體形狀，側(cè)面和頂面具有波浪形圖案，申請人認(rèn)為，該形狀具有顯著特征和獨(dú)創(chuàng)設(shè)計(jì)的形狀，是具備藝術(shù)美感的形狀。然而，商標(biāo)局、商評委和法院均無法認(rèn)同這種觀點(diǎn)，他們一致認(rèn)為，由于普通消費(fèi)者容易將該形狀識別為冰激凌的常用形狀，因此該形狀不能起到區(qū)分商品來源的作用從而不具有顯著性。可見，在消費(fèi)者難以將商業(yè)標(biāo)識看做是商標(biāo)的情形下，該標(biāo)識就無法發(fā)揮功能因而缺乏顯著性。原因在于，由于長期的消費(fèi)習(xí)慣，消費(fèi)者習(xí)慣于商標(biāo)與商品本身和包裝物的分離，對于商標(biāo)與商品本身或者包裝物合二為一密不可分的情形，則一般情況下無法認(rèn)知其同時(shí)還代表著商標(biāo)。遵循同樣的邏輯，人們傾向于將商品標(biāo)簽或者外包裝上看到的具有顯著性的標(biāo)識默認(rèn)成商標(biāo)，但是對于“美麗不打烊”這種酷似廣告語的表達(dá)，即使其語言獨(dú)特，給人耳目一新之感但仍然因?yàn)椴环罱?jīng)驗(yàn)而難以將其認(rèn)知為商標(biāo)，因而在客觀上無法使其發(fā)揮商標(biāo)的基本功能，因而在未經(jīng)足夠使用和市場推廣的前提下，該短語標(biāo)識無法形成顯著性。

四、注冊商標(biāo)固有顯著性的判斷 如前文所述，判斷一個(gè)標(biāo)識的商標(biāo)意義上的固有顯著性時(shí)，不但要觀察標(biāo)識本身構(gòu)成的獨(dú)特性，還要關(guān)注其使用的狀態(tài)和對消費(fèi)者產(chǎn)生的效果。對于平面標(biāo)識而言，必須要不能讓消費(fèi)者誤認(rèn)為是通用型號、通用名稱、產(chǎn)品廣告語、宣傳畫等不能表明商品來源的標(biāo)示。例如，在二維平面商標(biāo)的情形下，“TS 92”由沒有特殊行業(yè)含義的字符和數(shù)字組成，屬于顯著性較強(qiáng)的臆造商標(biāo)，作為整體并不違反通用商標(biāo)等禁止注冊的條件，因而看起來在多數(shù)商品類別上使用都滿足商標(biāo)顯著性的要求，然而，當(dāng)這一符號組合注冊在拉門、旋轉(zhuǎn)門、機(jī)械裝置、氣動裝置及液壓裝置時(shí)，容易使消費(fèi)者認(rèn)為其是表示商品型號而非商品來源，因此不能作為商標(biāo)注冊。[8]

對于立體標(biāo)識而言，可以分為兩種情形。 對與商品或服務(wù)項(xiàng)目無直接關(guān)聯(lián)且與之在物理形態(tài)上可以自由分離的立體標(biāo)識外形而言，由于與商品或服務(wù)項(xiàng)目無直接關(guān)聯(lián)，使其具備了顯著性存在的類別基礎(chǔ)；又由于其與標(biāo)示來源的商品可以自由分離，就具備了提示消費(fèi)者將以與商品或服務(wù)提供者相聯(lián)系的物理?xiàng)l件。因此，對于此種情形的標(biāo)識，只要具備較為獨(dú)特的外觀，一般都能獲得注冊，例如麥當(dāng)勞門口的“麥當(dāng)勞小丑”。換言之，在此種情況下，可以將標(biāo)識設(shè)計(jì)的“獨(dú)特性”視為商標(biāo)具有固有顯著性。對于商品本身構(gòu)成的立體外形與商品包裝物本身的立體外形的情形而言，結(jié)論則正好相反。在這種情況下，如前文所述，商品本身構(gòu)成的立體外形與商品包裝物本身的立體外形即使設(shè)計(jì)獨(dú)特，由于客觀上難以向消費(fèi)者指明商品來源從而也無法形成固有顯著性。因?yàn)樵谶@種情形下，造型獨(dú)特區(qū)分的是商品本身而未必能同時(shí)區(qū)分商品提供者，“產(chǎn)品設(shè)計(jì)幾乎總是有除了商品識別來源以外的其他用途，消費(fèi)者知道即使是最不同尋常的產(chǎn)品設(shè)計(jì)也不是用來識別商品來源，而是使產(chǎn)品本身更好用或更有吸引力”。[9]即使消費(fèi)者為該形狀所吸引，也無法確定消費(fèi)者到底是將該形狀認(rèn)作商標(biāo)還是僅僅看做是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，因此即使該形狀是臆造的，也不具有固有顯著性。[10]正是基于這一理由，北京市高級人民法院在艾默生電氣公司商標(biāo)行政訴訟案、芬達(dá)飲料瓶外形商標(biāo)駁回復(fù)審案等案件中均秉持了同樣的立場，其在芬達(dá)飲料瓶外形商標(biāo)駁回復(fù)審案的二審判決中強(qiáng)調(diào)，“以商品容器外形作為三維標(biāo)志申請注冊立體商標(biāo)的，要求該容器外形應(yīng)當(dāng)具有區(qū)分商品或者服務(wù)來源的顯著特征，而且顯著特征的有無并不是因?yàn)槿萜鞅旧碓O(shè)計(jì)的獨(dú)特，而是因?yàn)檫@種設(shè)計(jì)能夠起到區(qū)分商品的不同來源的作用。如果商品的容器本身雖能夠與其他同種商品的容器相區(qū)別，但是不能從其本身識別該商品的提供者，則只有在該容器經(jīng)使用能夠讓相關(guān)公眾識別其來源后才具有顯著特征”。[11]

[1] 在《蘭海姆法》、《巴黎公約》、《歐共體商標(biāo)指令》、《歐共體商標(biāo)條例》均使用該詞。 [2] 黃暉：《商標(biāo)法》，法律出版社2004年版，第56頁。 [3] 彭學(xué)龍：《商標(biāo)顯著性新探》，載《法律科學(xué)》2006年第2期，第62頁。 [4] 彭學(xué)龍：《商標(biāo)五分法的法學(xué)與符號學(xué)分析》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2007年第3期，第9-11頁。 [5] 彭學(xué)龍：《商標(biāo)五分法的法學(xué)與符號學(xué)分析》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2007年第3期，第11頁。 [6] 文學(xué)：《商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究》，法律出版社2008年版，第20頁。 [7] 文學(xué)：《商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究》，法律出版社2008年版，第20頁。 [8] 參見市第一中級人民法院（2008）一中行初字第1311號行政判決書。 [9] 美國專利商標(biāo)局：《美國商標(biāo)審查指南》，商務(wù)印書館2008年9月第1版，第93頁。 [10] 鐘鳴：《用商品及其包裝容器形狀申請注冊立體商標(biāo)的審查》，載《人民司法·案例》2012年第24期。 [11] 參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第348號行政判決書。

來源：IPRdaily? 作者：袁博，上海市第二中級人民法院，200070 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://islanderfriend.com/

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