「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)」的海外專利申請(qǐng)策略

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作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

原標(biāo)題：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外專利申請(qǐng)策略

目前，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展朝氣蓬勃。BAT三巨頭中，騰訊和阿里的市值均超過4000億美元，百度也超過800億美元，這三家企業(yè)在全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中市值排在前十位。其他的多家企業(yè)，如京東、YY、陌陌、聚美優(yōu)品、途牛等均在美國(guó)上市。

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用中國(guó)龐大的人口基數(shù)和對(duì)本國(guó)文化的深刻理解，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)得風(fēng)生水起。然而在走出國(guó)門這一選擇上，他們不得不認(rèn)真衡量，小心謹(jǐn)慎。國(guó)外尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)密的知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則為國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立了難以逾越的門檻。以專利為例，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在海外的專利積累很少，在專利的主戰(zhàn)場(chǎng)美國(guó)，獲得的專利授權(quán)數(shù)量不多。在這種情況下，如何預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，如何應(yīng)對(duì)極有可能發(fā)生的專利訴訟成為企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門的頭等大事。不同的企業(yè)有不同的解決辦法，但快速增加自身的專利申請(qǐng)積累，快速獲得盡可能多的專利授權(quán)，是目前大部分企業(yè)的必選之路。

在兩個(gè)“快速”的目標(biāo)下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外專利申請(qǐng)策略，主要包括如下四個(gè)方面：

一、PCT申請(qǐng)為主

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品很難界定具體進(jìn)入了哪個(gè)國(guó)家，即便沒有特別多用戶的產(chǎn)品，即使只有中文版本，用戶也有可能遍布全球，一旦遇上專利侵權(quán)糾紛，也很難脫離關(guān)系。為了更好的保護(hù)自己，制衡競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的專利布局需要更多更廣泛。

PCT申請(qǐng)相較巴黎公約申請(qǐng)有很多優(yōu)勢(shì)，在操作上更簡(jiǎn)單更方便，能夠更經(jīng)濟(jì)的進(jìn)入全球多個(gè)國(guó)家。更重要的是，相比于12個(gè)月優(yōu)先權(quán)的巴黎公約申請(qǐng)，PCT申請(qǐng)有30個(gè)月的考慮期，這個(gè)考慮期對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說非常重要。一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，也許不到30個(gè)月，產(chǎn)品已經(jīng)銷聲匿跡；另一方面，發(fā)明人的有些想法非常超前，在當(dāng)前階段看不到商業(yè)前景，不確定是否要申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)外國(guó)家，但在一段時(shí)間后，這種想法能夠付諸實(shí)施，創(chuàng)造出新的優(yōu)秀產(chǎn)品。這30個(gè)月的考慮期給申請(qǐng)人足夠的時(shí)間進(jìn)行決策，讓申請(qǐng)人能夠根據(jù)市場(chǎng)情況和企業(yè)的商業(yè)策略進(jìn)行判斷，最后確定要進(jìn)入的國(guó)家。因此，在海外專利申請(qǐng)策略中，以PCT申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家階段為主。

二、引入英文PCT

絕大部分的中國(guó)企業(yè)，在申請(qǐng)PCT時(shí)，申請(qǐng)語言均為中文，這種操作最方便。但對(duì)于首次申請(qǐng)時(shí)，能確認(rèn)需要申請(qǐng)美國(guó)的案件，將美國(guó)專利申請(qǐng)的思維提前至PCT階段是很有必要的。用英文來提交PCT申請(qǐng)，除了語言形式與中文不同之外，在實(shí)質(zhì)內(nèi)容上，也更能契合美國(guó)申請(qǐng)的要求。

在有預(yù)算支撐的情況下，英文PCT可以選擇在技術(shù)和法律層面的經(jīng)驗(yàn)都比較豐富的美國(guó)律師來撰寫。這些經(jīng)過企業(yè)精心挑選的美國(guó)律師在說明書實(shí)施例的擴(kuò)展，技術(shù)方案的清楚完整，權(quán)利要求的布局，以及保護(hù)范圍的尺度方面都有比較深入的研究。在PCT階段即引入美國(guó)律師，會(huì)提高PCT申請(qǐng)的質(zhì)量，在經(jīng)過國(guó)際檢索單位的檢索后，得到正面的PCT檢索報(bào)告及書面意見的可能性比較大，有利于后續(xù)在國(guó)家階段申請(qǐng)中提出PCT-PPH進(jìn)行加快處理。在PCT申請(qǐng)質(zhì)量提高后，專利申請(qǐng)如果進(jìn)入各個(gè)國(guó)家階段，也能夠減少答復(fù)審查意見的次數(shù)，加快審查速度，并提高授權(quán)率。

三、PCT后快速進(jìn)入重點(diǎn)國(guó)家

如果有明確需要進(jìn)入的國(guó)家，PCT申請(qǐng)?jiān)讷@得申請(qǐng)?zhí)柹暾?qǐng)日等信息后即可快速進(jìn)入國(guó)家，以加快專利申請(qǐng)的積累。

對(duì)于早期采用英文形式申請(qǐng)的PCT，這種策略更有效，進(jìn)入國(guó)家的時(shí)間能更早，當(dāng)然，也能更快的處理后續(xù)操作。

四、采用PCT-PPH進(jìn)行加快處理

PCT‐PPH（專利審查高速路）是指當(dāng)申請(qǐng)人從特定的國(guó)際檢索單位或國(guó)際初步審查單位（ISA/IPEA）收到正面的書面意見或國(guó)際初步審查報(bào)告（WO/IPER），指出其PCT申請(qǐng)中至少有一項(xiàng)權(quán)利要求具有可專利性，申請(qǐng)人可請(qǐng)求有關(guān)專利局對(duì)對(duì)應(yīng)國(guó)家/地區(qū)階段申請(qǐng)進(jìn)行加快審查。目前，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)和20個(gè)國(guó)家/地區(qū)的專利局簽署了PPH試點(diǎn)協(xié)議，包括各主要國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)。這些國(guó)家基本能滿足中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國(guó)外進(jìn)行專利加快的需求。

已經(jīng)提交的PCT申請(qǐng)，經(jīng)過國(guó)際檢索單位的檢索，會(huì)得到一份書面意見，可以利用正面的書面意見來提交主要國(guó)家申請(qǐng)的PCT-PPH加快請(qǐng)求。

對(duì)于采用英文形式提交PCT，并在PCT后快速進(jìn)入國(guó)家的申請(qǐng)，如果提交PCT-PPH加快，預(yù)期比常規(guī)申請(qǐng)的授權(quán)時(shí)間能提早30個(gè)月。

在實(shí)際研究中，發(fā)現(xiàn)部分申請(qǐng)?jiān)谔峤籔CT-PPH請(qǐng)求后，3個(gè)月或更早時(shí)間內(nèi)就會(huì)獲得授權(quán)。如下是一個(gè)通過PCT-PPH進(jìn)行加快處理的例子，首次申請(qǐng)為中國(guó)申請(qǐng)，在優(yōu)先權(quán)日起10個(gè)月提出英文PCT申請(qǐng)，在12個(gè)月進(jìn)入美國(guó)，在15個(gè)月提出PCT-PPH請(qǐng)求，在優(yōu)先權(quán)日起18個(gè)月獲得授權(quán)。

在如上四個(gè)方面的基礎(chǔ)上，對(duì)于“三重”案件的緊急布局項(xiàng)目，即重要產(chǎn)品、重要技術(shù)領(lǐng)域的重要?jiǎng)?chuàng)新，可以直接由美國(guó)律師來撰寫新申請(qǐng)，直接采用英文PCT的形式來申請(qǐng)，在保證申請(qǐng)時(shí)間的前提下，提高專利申請(qǐng)的質(zhì)量，之后再進(jìn)入包括中國(guó)和美國(guó)在內(nèi)的各個(gè)國(guó)家。

當(dāng)然，這些原則需要結(jié)合各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的實(shí)際情況，比如費(fèi)用預(yù)算和規(guī)劃目標(biāo)，來進(jìn)行具體的安排。在相關(guān)條件都滿足的情況下，按照上述的四個(gè)方面來處理，能快速增加企業(yè)在海外的專利申請(qǐng)積累，快速獲得比較多數(shù)量的專利授權(quán)，并且擁有合適的授權(quán)范圍，是比較推薦的海外專利申請(qǐng)策略。

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作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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