專利創(chuàng)造性的思考與困惑（上）

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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導(dǎo)老師：房平木律師

原標(biāo)題：關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑（上）

內(nèi)容提要

本文討論：

一、發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題能否被客觀確定；

二、如果發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題不能被客觀確定，那么確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，是否應(yīng)該僅以申請(qǐng)文件公開(kāi)為基礎(chǔ)，而不考慮申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容；

三、一個(gè)技術(shù)方案是否會(huì)因?yàn)樗槍?duì)的技術(shù)問(wèn)題不同，而得到不同的創(chuàng)造性結(jié)論；

四、創(chuàng)造性判斷的，是技術(shù)方案本身是否顯而易見(jiàn)，還是技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題是否非顯而易見(jiàn)；

五、發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍，是否需要考慮加入技術(shù)問(wèn)題的限定。

關(guān)鍵詞

創(chuàng)造性、技術(shù)方案、技術(shù)問(wèn)題

一、說(shuō)明

本文的一些觀點(diǎn)可能與目前許多主流觀點(diǎn)不同。受限于筆者的認(rèn)識(shí)，可能大多數(shù)觀點(diǎn)都是存在問(wèn)題的，也許整個(gè)討論基礎(chǔ)都是錯(cuò)的。但是，本文產(chǎn)生于筆者在實(shí)際工作中遇到的案例，并且，本文的一些觀點(diǎn)在筆者腦海產(chǎn)生后，已經(jīng)反復(fù)折磨筆者蠻長(zhǎng)一段時(shí)間，筆者仍然無(wú)法確定其對(duì)錯(cuò)。筆者雖然也查看一些資料和書籍，但是，尚未能得到解惑。為此，筆者將這些思考全盤寫出，望業(yè)界同行批評(píng)和斧正，筆者在此表示真誠(chéng)感謝。

國(guó)內(nèi)對(duì)新穎性的要求從“相對(duì)新穎性”變成“絕對(duì)新穎性”，而本文的相應(yīng)想法是：如果可以將目前要求的創(chuàng)造性歸納為“絕對(duì)創(chuàng)造性”，那么，創(chuàng)造性的情況是不是恰好可以與新穎性的情況反過(guò)來(lái)，采用一種“相對(duì)創(chuàng)造性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，這種“相對(duì)創(chuàng)造性”是：將技術(shù)方案解決申請(qǐng)文件中記載的相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題作為整體進(jìn)行（創(chuàng)造性）判斷，而不是原來(lái)那種根據(jù)技術(shù)方案解決任何問(wèn)題進(jìn)行（創(chuàng)造性）判斷。

二、總述

引源問(wèn)題：

對(duì)于一個(gè)技術(shù)方案，能因?yàn)樗膮^(qū)別特征在申請(qǐng)文件中記載的作用的不同，而得到“有創(chuàng)造性”和“沒(méi)有創(chuàng)造性”兩種不同的結(jié)論嗎？

需要說(shuō)明的是，引源問(wèn)題中提到的“作用的不同”，達(dá)到了使發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題不同的程度，本文后半部分也對(duì)作用與技術(shù)問(wèn)題的關(guān)系進(jìn)行討論。

引源問(wèn)題的變形問(wèn)題：

同樣的兩個(gè)技術(shù)方案，在申請(qǐng)時(shí)，以解決不同的技術(shù)問(wèn)題提出，有可能得到一個(gè)技術(shù)方案“有創(chuàng)造性”，而另一個(gè)技術(shù)方案“沒(méi)有創(chuàng)造性”的結(jié)論嗎？

在目前的專利法規(guī)定下，引源問(wèn)題及其變形問(wèn)題的都不允許出現(xiàn)不同的創(chuàng)造性結(jié)論。

因?yàn)?，目前的專利法保護(hù)的對(duì)象（客體）是技術(shù)方案（除外觀設(shè)計(jì)），因此，一個(gè)技術(shù)方案，要么有創(chuàng)造性，要么沒(méi)有創(chuàng)造性。

但是，很多人會(huì)隱約感覺(jué)，引源問(wèn)題及其變形問(wèn)題，在實(shí)踐中，可能會(huì)出現(xiàn)不同結(jié)論，即，實(shí)踐中可能出現(xiàn)：

1、區(qū)別特征在申請(qǐng)文件中記載的作用不同，導(dǎo)致一種情況下有創(chuàng)造性，另一種情況下沒(méi)有創(chuàng)造性的；

2、同樣的兩個(gè)技術(shù)方案，在申請(qǐng)時(shí)，以解決不同的技術(shù)問(wèn)題提出，得到一個(gè)技術(shù)方案“有創(chuàng)造性”，而另一個(gè)技術(shù)方案“沒(méi)有創(chuàng)造性”的。

例如，江耀純的《創(chuàng)造性判斷三步法中的萬(wàn)能公式-技術(shù)問(wèn)題答案搜索法》[ 網(wǎng)絡(luò)出版類  江耀純：《創(chuàng)造性判斷三步法中的萬(wàn)能公式-技術(shù)問(wèn)題答案搜索法》，載深圳新創(chuàng)友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司網(wǎng)站http://www.cypatent.com/cn/bow-66.htm，最后訪問(wèn)日期：2018年5月9日。]一文中提到一個(gè)例子如下：

歐專局的一個(gè)典型案例來(lái)說(shuō)吧。在該案中，把啤酒瓶做成褐色，解決了啤酒保鮮問(wèn)題，在現(xiàn)有技術(shù)中檢索到不相應(yīng)的啟示，因而該發(fā)明有創(chuàng)造性。但如果把“啤酒瓶做成褐色”所解決的技術(shù)問(wèn)題確定為“減少光線透射”，則就會(huì)檢索出大量的對(duì)比文件，造成“該發(fā)明沒(méi)有創(chuàng)造性”的錯(cuò)誤判斷。

筆者認(rèn)為，申請(qǐng)文件中如果寫的技術(shù)問(wèn)題是“減少光線透射”，相應(yīng)申請(qǐng)難以授權(quán)，但是，技術(shù)問(wèn)題寫成了“啤酒保鮮”，卻被授權(quán)了。本文正是對(duì)此進(jìn)行討論，也就是說(shuō)：

1、確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，是否應(yīng)當(dāng)僅將申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容（主要是技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果等內(nèi)容）作為基礎(chǔ)，而不考慮申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容；

2、在確定保護(hù)范圍時(shí)，是否應(yīng)當(dāng)將保護(hù)對(duì)象由僅為技術(shù)方案，變成由技術(shù)方案與相應(yīng)的“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”構(gòu)成的結(jié)合，即通過(guò)在權(quán)利要求書中增加“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

其中，“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這個(gè)名詞，是指“三步法”中的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，即本文后續(xù)會(huì)提到將“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”替換為“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。

如果上述兩點(diǎn)討論的結(jié)論都是肯定的，能夠使得引源問(wèn)題及其變形問(wèn)題的答案都由否定變成肯定的（從而跟實(shí)踐中的做法可能更加一致），即：一個(gè)技術(shù)方案，結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題，可以有不同的創(chuàng)造性結(jié)論。

后面的內(nèi)容，都根據(jù)上述討論展開(kāi)，首先從筆者在實(shí)踐中產(chǎn)生的困惑開(kāi)始說(shuō)明。

三、困惑

3.1困惑一、發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是否能夠被客觀確定，是否可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

目前很多人認(rèn)為，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題能被客觀確定。確定區(qū)別特征之后，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題能夠被相應(yīng)客觀確定。

這些人的觀點(diǎn)進(jìn)一步認(rèn)為，確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是一個(gè)客觀過(guò)程，以至于“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”還有一個(gè)“客觀技術(shù)問(wèn)題”這樣的別稱。

相應(yīng)的，目前普遍的觀點(diǎn)認(rèn)為，“三步法”的前兩步是客觀過(guò)程，只有第三步是主觀判斷。

審查指南中，有這樣的表述：在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。這應(yīng)該是對(duì)上述觀點(diǎn)的支持。

一些書籍的內(nèi)容也支持“確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是一個(gè)客觀過(guò)程”。例如石必勝《專利創(chuàng)造性判斷研究》[ 著作類  石必勝著：《專利創(chuàng)造性判斷研究》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2012年2月第1版，第80頁(yè)。]一書中，也多處表明，目前我國(guó)認(rèn)為確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是客觀的，其中包括第80頁(yè)記載了“確定客觀技術(shù)問(wèn)題作為我國(guó)創(chuàng)造性判斷的一個(gè)步驟最先規(guī)定在2001年的《審查指南》中……”等內(nèi)容。

由于很多人認(rèn)為，“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是能被對(duì)應(yīng)客觀確定的”，因此，他們會(huì)相應(yīng)認(rèn)為，確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)是可以考慮申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容的，這兩個(gè)觀點(diǎn)是直接相承接的。

然而，筆者正是對(duì)上述觀點(diǎn)存在困惑，后續(xù)將進(jìn)一步說(shuō)明。

3.2 困惑二、專利保護(hù)的對(duì)象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容是否一致

根據(jù)專利法第二條，除了外觀設(shè)計(jì)，專利法保護(hù)的對(duì)象（客體）是技術(shù)方案（發(fā)明專利和實(shí)用新型專利）。本文只針對(duì)技術(shù)方案這種保護(hù)對(duì)象，不涉及外觀設(shè)計(jì)。可見(jiàn)，目前專利（除外觀設(shè)計(jì)）保護(hù)的對(duì)象，是技術(shù)方案。

通常會(huì)認(rèn)為，專利保護(hù)的對(duì)象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容是一致的。專利保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案，因?yàn)?，現(xiàn)在權(quán)利要求的內(nèi)容就是技術(shù)方案，這與專利法第二條是對(duì)應(yīng)的。

專利法第26條對(duì)權(quán)利要求書規(guī)定的是：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。而對(duì)于權(quán)利要求本身，審查指南中有多處這樣的表述：

權(quán)利要求中不得使用與技術(shù)方案的內(nèi)容無(wú)關(guān)的詞句……

可見(jiàn)，對(duì)于專利保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案，權(quán)利要求記載的也是技術(shù)方案，這一點(diǎn)應(yīng)該是非常清楚的。

那么，創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容也是技術(shù)方案嗎。

筆者對(duì)“專利保護(hù)的對(duì)象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容是否一致”存在困惑，也說(shuō)明，筆者認(rèn)為或許兩者是不一致的，后續(xù)將進(jìn)一步說(shuō)明。

3.3困惑三、專利保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案，并且可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，是否是許多申請(qǐng)無(wú)法授權(quán)的根源。

困惑三事實(shí)上還應(yīng)該加上“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題難以被客觀確定”，但是，這個(gè)是筆者后續(xù)要討論的觀點(diǎn)。暫時(shí)先將它與困惑三剝離。

讓我們回到引源問(wèn)題：

對(duì)于一個(gè)技術(shù)方案，能因?yàn)樗膮^(qū)別特征在申請(qǐng)文件中記載的作用的不同（這種作用不同，達(dá)到了使發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題不同的程度，本文后半部分也對(duì)作用與技術(shù)問(wèn)題的關(guān)系進(jìn)行討論），而得到“有創(chuàng)造性”和“沒(méi)有創(chuàng)造性”兩種不同的結(jié)論嗎？

引源問(wèn)題可以對(duì)應(yīng)到這樣一種典型的創(chuàng)造性判斷情形：

審查員找到對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，指出一個(gè)合金專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，存在的區(qū)別特征是：該專利申請(qǐng)?jiān)诤辖鸪煞种屑尤肓虽\；審查員又找到公開(kāi)含有鋅的合金專利，對(duì)比文件2；非常重要的，鋅在該專利申請(qǐng)中的作用與在對(duì)比文件2中的作用不同，并且，這個(gè)作用的不同，導(dǎo)致可以確定，鋅在申請(qǐng)文件中解決的技術(shù)問(wèn)題與在對(duì)比文件2中解決的技術(shù)問(wèn)題不同。

看到這樣的情形，相信很多人會(huì)直接說(shuō)，這種情形不屬于“三步法”中“存在啟示”的情況（即屬于不存在啟示的情況），因此，此時(shí)的權(quán)利要求1是可以爭(zhēng)辯有創(chuàng)造性的。

然而，請(qǐng)先思考變化一：要是該專利申請(qǐng)中加入鋅的作用就是對(duì)比文件2中加入鋅的作用呢，整個(gè)專利申請(qǐng)，技術(shù)方案沒(méi)有變化，只是鋅的作用不同而已呀，感覺(jué)這種情況就正好是“三步法”中“存在啟示”的情況啊，那些原本認(rèn)為這個(gè)案子可以爭(zhēng)辯創(chuàng)造性的人，此時(shí)要如何解釋這樣的情況呢。

而且，還可以繼續(xù)思考變化二：要是該專利申請(qǐng)中寫了，加入鋅的作用，既包括了對(duì)比文件2中加入鋅的作用，又包括了另外一個(gè)之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的作用；這個(gè)時(shí)候呢，這個(gè)專利申請(qǐng)究竟屬不屬于存在啟示的情況呢。

上述原情形和兩個(gè)變化中，合金的成分一直沒(méi)有改變，也就是說(shuō)，技術(shù)方案一直沒(méi)有變化。

但是，為什么會(huì)出現(xiàn)這么多讓人困擾的疑惑呢——雖然原情形、變化一和變化二，三者技術(shù)方案相同，但感覺(jué)變化一顯然沒(méi)有創(chuàng)造性，而原情形和變化二又是可以爭(zhēng)辯一下創(chuàng)造性的。

對(duì)于原情形，筆者親自看到一個(gè)駁回通知書，大致駁回理由可以這樣歸納：雖然鋅在申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載能解決對(duì)比文件2中相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題，但是，客觀實(shí)際上，鋅加入對(duì)比文件1中，也能解決鋅在對(duì)比文件2中所解決的技術(shù)問(wèn)題；因此，對(duì)比文件2相當(dāng)于已經(jīng)說(shuō)明，在合金中加入鋅，可以起到鋅在對(duì)比文件2中的相應(yīng)作用；此時(shí)，以對(duì)比文件1為基礎(chǔ)，從解決對(duì)比文件2中鋅所解決的技術(shù)問(wèn)題上看，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)比文件1中加入鋅是顯而易見(jiàn)的，因此，從這一角度上看，權(quán)利要求1是顯而易見(jiàn)的，不具備創(chuàng)造性。

仔細(xì)分析審查員的駁回可知，其中最關(guān)鍵的地方之一，是審查員事實(shí)上把鋅在對(duì)比文件2中所解決的技術(shù)問(wèn)題作為發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

也就是說(shuō)，審查員認(rèn)為，可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

如果可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，那么專利審查的不確定性是十分明顯的。

因?yàn)?，審查員想承認(rèn)有創(chuàng)造性時(shí)，他可以不從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，而如果審查員想認(rèn)定沒(méi)有創(chuàng)造性時(shí)，他往往可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

這樣，審查員的判斷標(biāo)準(zhǔn)未免太難以統(tǒng)一，太沒(méi)有確定性。

這種情況下，哪怕申請(qǐng)人爭(zhēng)取到一些案件的授權(quán)，其實(shí)，也感覺(jué)是審查員“網(wǎng)開(kāi)一面”。因?yàn)?，如果審查員非要從上述駁回案件的角度來(lái)評(píng)價(jià)，幾乎所有的這類案件都可能無(wú)法授權(quán)。

很多人可能會(huì)覺(jué)得，審查員的思路有問(wèn)題，沒(méi)有理論依據(jù)。然而，石必勝的《專利創(chuàng)造性判斷研究》一書第268頁(yè)[ 著作類  石必勝著：《專利創(chuàng)造性判斷研究》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2012年2月第1版，第268-269頁(yè)。]最后一段有這樣的記載：

比較分析我國(guó)與歐洲專利局的相關(guān)規(guī)定和判例可知，到達(dá)發(fā)明申請(qǐng)的路徑有多種 ，只要其中一種路徑相對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見(jiàn)的，就可以認(rèn)定發(fā)明申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性。日本《審查指南》規(guī)定，即使是發(fā)明申請(qǐng)與引證發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題不相同，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請(qǐng)的問(wèn)題解決思路得出發(fā)明申請(qǐng)的技術(shù)方案，發(fā)明申請(qǐng)就不具備創(chuàng)造性。同樣的道理，由于作為出發(fā)點(diǎn)的現(xiàn)有技術(shù)不同，同一個(gè)發(fā)明相對(duì)于不同出發(fā)點(diǎn)能夠解決的技術(shù)問(wèn)題也不相同，但只要是其中任何一條道路相對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見(jiàn)的，發(fā)明就不具備創(chuàng)造性。

上述內(nèi)容，不僅是審查員駁回相應(yīng)申請(qǐng)的理論依據(jù)，也為上述問(wèn)題二提供了理論依據(jù)，即：發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題能被客觀確定，可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

總之，這一切是由于目前專利保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案，而且，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題共同導(dǎo)致的。

也可以將這一原因進(jìn)行梳理如下：

1、目前專利法保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案（不包括外觀設(shè)計(jì)），因此，一個(gè)技術(shù)方案有沒(méi)有創(chuàng)造性，不能因?yàn)樗鉀Q的技術(shù)問(wèn)題的不同而發(fā)生變化，技術(shù)方案無(wú)論從解決任何技術(shù)問(wèn)題來(lái)看，都應(yīng)該是非顯而易見(jiàn)的，否則不滿足授權(quán)條件；

2、由于發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題可以從對(duì)比文件中確定，在很多情況下，“三步法”第三步的時(shí)候，都會(huì)變成是存在啟示的情況，因此，相應(yīng)的申請(qǐng)會(huì)被認(rèn)為是顯而易見(jiàn)的，是不具備創(chuàng)造性的。

然而，這樣合理嗎。這種理論下，合金領(lǐng)域的案子應(yīng)該基本上都難以授權(quán)吧。

筆者認(rèn)為，這樣是不合理，并且，筆者希望能夠有方法解決這種不合理。

四、對(duì)困惑的思考

4.1對(duì)困惑一的思考

筆者認(rèn)為：

1.發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題難以被客觀確定；相信不少人都會(huì)認(rèn)為發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是難以被客觀確定的，正如不少人還認(rèn)為，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)和確定區(qū)別特征都無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)一樣；

2.由于發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題難以被客觀確定，因此，如果可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，將反而導(dǎo)致很多情況下的不客觀與不確定。

先看“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題難以被客觀確定”。

讓我們來(lái)看審查指南中關(guān)于碳黑的案例，用來(lái)說(shuō)明創(chuàng)立發(fā)明的過(guò)程不影響創(chuàng)造性的判斷，相應(yīng)原文內(nèi)容如下：

公知的汽車輪胎具有很好的強(qiáng)度和耐磨性能，它曾經(jīng)是由于一名工匠在準(zhǔn)備黑色橡膠配料時(shí)，把決定加入３％的碳黑錯(cuò)用為３０％而造成的。事實(shí)證明，加入３０％碳黑生產(chǎn)出來(lái)的橡膠具有原先不曾預(yù)料到的高強(qiáng)度和耐磨性能，盡管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的，但不影響該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

這個(gè)碳黑的案例，如果當(dāng)初確定過(guò)區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，想必，區(qū)別特征會(huì)是：在汽車輪胎成分中加入３０％的碳黑；技術(shù)問(wèn)題會(huì)是：使汽車輪胎具有高強(qiáng)度和耐磨性能（或者說(shuō)：克服汽車輪胎的強(qiáng)度低和不耐磨問(wèn)題）。

筆者認(rèn)為，如果不是發(fā)明人偶然發(fā)現(xiàn)，誰(shuí)也不知道這個(gè)案件的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”會(huì)是“使汽車輪胎具有高強(qiáng)度和耐磨性能”。

筆者還認(rèn)為，“阿司匹林”這樣的用途發(fā)明也說(shuō)明，一些技術(shù)方案除了一開(kāi)始認(rèn)為的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”以外，還能解決其它的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，即一些技術(shù)方案還能解決申請(qǐng)文件記載以外的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，只是一開(kāi)始申請(qǐng)時(shí)，還沒(méi)被發(fā)現(xiàn)。（當(dāng)然，筆者對(duì)用途發(fā)明的這種理解可能是荒謬的，許多人會(huì)認(rèn)為用途發(fā)明已經(jīng)變成了方法專利，技術(shù)方案已經(jīng)改變，這一點(diǎn)筆者后續(xù)會(huì)繼續(xù)討論。）

一個(gè)技術(shù)特征（區(qū)別特征），它可能有很多作用，可能達(dá)到對(duì)多個(gè)技術(shù)問(wèn)題的解決。因此，會(huì)出現(xiàn)無(wú)論是對(duì)比文件中的記載，還是申請(qǐng)人自己申請(qǐng)文件的記載，都無(wú)法完全說(shuō)明這個(gè)技術(shù)特征在相應(yīng)技術(shù)方案中的作用及其對(duì)應(yīng)解決的技術(shù)問(wèn)題（特別是在合金或藥品等組分類案件中）的情況，因此，想要客觀確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，幾乎是不可能的。

可見(jiàn)，“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”是難以被客觀確定。即使是在區(qū)別特征確定的情況下，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題也是難以被客觀確定的。很多審查和司法實(shí)踐中，也是選擇放棄確定所謂的客觀技術(shù)問(wèn)題。

“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”是難以被客觀確定，還有一個(gè)重要的表現(xiàn)。審查過(guò)程中，審查員如果不斷換最接近的現(xiàn)有技術(shù)，相應(yīng)的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題都要相應(yīng)更改，這顯然也是不合理的，這也說(shuō)明，真正要確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是不可能的。

申請(qǐng)人經(jīng)過(guò)與對(duì)比文件相比，確定了區(qū)別特征之后，盡管申請(qǐng)文件原來(lái)完全沒(méi)有描述相應(yīng)的區(qū)別特征的作用、效果和解決的問(wèn)題，又重新歸納了相應(yīng)的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，也是不合理的，也說(shuō)明真正要確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是不可能的。

如果可以考慮申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容，出現(xiàn)這種情況，申請(qǐng)人經(jīng)過(guò)與對(duì)比文件相比，確定了區(qū)別特征之后，盡管申請(qǐng)文件原來(lái)完全沒(méi)有描述相應(yīng)的區(qū)別特征的作用、效果和解決的問(wèn)題，又重新歸納了相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題，這是合理的嗎？這正是會(huì)導(dǎo)致前面提到的合金案例的情況。所有合金申請(qǐng)可能都無(wú)法授權(quán)的原因。

初步總結(jié)對(duì)困惑一思考得到的結(jié)論可知，筆者認(rèn)為，在發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題難以被客觀確定的事實(shí)情況下，如果可以從申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，將導(dǎo)致反而很多情況下的不客觀，很多判斷的不確定。

4.2尋找困惑一的解決方案

既然，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題難以被客觀確定，筆者認(rèn)為，解決方法就是：在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，是否應(yīng)當(dāng)僅將申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容（主要是相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果）作為基礎(chǔ)，不考慮申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容。

也就是說(shuō)，筆者認(rèn)為，不應(yīng)當(dāng)根據(jù)申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容，來(lái)確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

雖然，審查指南中提到“作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)說(shuō)明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。”但筆者的觀點(diǎn)與其是有區(qū)別的。筆者認(rèn)為的是：應(yīng)當(dāng)限定，確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，僅限定在申請(qǐng)說(shuō)明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果。

4.3對(duì)困惑二的思考

專利法保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案應(yīng)該沒(méi)有疑問(wèn)。

但筆者認(rèn)為，根據(jù)目前審查指南規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)受創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容不是技術(shù)方案。

這很可能是筆者的“一派胡言”。

但是，筆者還是希望把自己的看法如實(shí)說(shuō)出來(lái)，并虛心接受大家的批評(píng)和指正。

專利法中規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

審查指南中，繼續(xù)對(duì)突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步做出以下規(guī)定：

發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的。

發(fā)明有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。

我們單獨(dú)看突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，會(huì)覺(jué)得跟技術(shù)問(wèn)題無(wú)關(guān)，但是，審查指南正是用“三步法”作為“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的一般性判斷方法”。

而根據(jù)“三步法”的內(nèi)容，筆者認(rèn)為，經(jīng)受創(chuàng)造性中，“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”判斷的，是技術(shù)方案與相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題。

具體的，審查指南中，“三步法”第三步的第一句原文如下：

(3)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)

這個(gè)時(shí)候會(huì)有人開(kāi)始說(shuō)，這個(gè)第三步判斷的是“發(fā)明”，而不是“技術(shù)方案”。然而，發(fā)明在專利法第二條的定義正是：對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。

哪怕審查指南此處有意用“發(fā)明”，目的是想將申請(qǐng)文件作為一個(gè)整體看待，例如審查指南提到，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明作為一個(gè)整體看待（原文為：在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。），但筆者認(rèn)為，這是起不到這個(gè)作用的，上面提到的駁回案件就是具體例子。

因?yàn)?，在專利法中，發(fā)明已經(jīng)有了法定定義，它一種技術(shù)方案。如果不改變法條中的定義，而僅憑審查指南中的說(shuō)明，是無(wú)法認(rèn)為：發(fā)明不僅包括技術(shù)方案本身，還包含技術(shù)問(wèn)題的。

事實(shí)上，正是由于現(xiàn)在權(quán)利要求中限定的僅是技術(shù)方案，所以，專利法第二條才將發(fā)明和實(shí)用新型定義為技術(shù)方案。而這導(dǎo)致發(fā)明、實(shí)用新型與技術(shù)方案在多個(gè)地方會(huì)存在矛盾。

例如，專利法實(shí)施細(xì)則中，關(guān)于“發(fā)明內(nèi)容”的內(nèi)容寫道：

寫明發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題以及解決其技術(shù)問(wèn)題采用的技術(shù)方案，并對(duì)照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明或者實(shí)用新型的有益效果。

這樣的內(nèi)容一方面顯示發(fā)明和實(shí)用新型是技術(shù)方案，不包括技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果，但另一方面，此時(shí)“發(fā)明內(nèi)容”又好像是表明“發(fā)明”包括了技術(shù)問(wèn)題和有益效果。

說(shuō)了這么多，仍然應(yīng)該以專利法第二條為準(zhǔn)，因此，審查指南中，“三步法”第三步可以改為：

(3)判斷要求保護(hù)的“技術(shù)方案”對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)

讓我們繼續(xù)看“三步法”第三步對(duì)應(yīng)的詳細(xì)說(shuō)明，原文如下：

在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題(即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題)的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見(jiàn)的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

這段話中出現(xiàn)的“技術(shù)問(wèn)題”應(yīng)該都可以理解為“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。為了更加對(duì)應(yīng)上述相應(yīng)的內(nèi)容，筆者將“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題” 替換為“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，也就是說(shuō)把“發(fā)明”替換為“技術(shù)方案”。

可見(jiàn)，筆者對(duì)上面這段審查指南原文的理解是：在最接近的現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，用區(qū)別特征來(lái)解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是不是顯而易見(jiàn)的。這里，再次直接用“技術(shù)方案”來(lái)替換掉“在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，用區(qū)別特征”，從而得到：用技術(shù)方案來(lái)解決“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題” 是不是顯而易見(jiàn)的。

但總之，用這樣的過(guò)程，筆者得到這樣的結(jié)論：雖然在前面，“三步法”的標(biāo)題是判斷要求保護(hù)的“技術(shù)方案”對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，但根據(jù)具體內(nèi)容來(lái)看，“三步法”第三步是在判斷采用技術(shù)方案來(lái)解決“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題” 是不是顯而易見(jiàn)的。這里，或許會(huì)是筆者整體想法出錯(cuò)最嚴(yán)重的地方，請(qǐng)大家思考、批評(píng)和指正。

筆者無(wú)法像數(shù)學(xué)公式那樣進(jìn)行證明上述觀點(diǎn)，因?yàn)?，上面是一段文字，而每個(gè)人對(duì)上述文字的理解可能會(huì)不同。然而，筆者不得不將它作為本文所討論內(nèi)容的一個(gè)重要基礎(chǔ)。

所以筆者的結(jié)論是，目前“三步法”在判斷創(chuàng)造性中的突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)，經(jīng)受創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容，并不是技術(shù)方案，而是：

采用技術(shù)方案來(lái)解決“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。

而審查指南中正是有意識(shí)到這一點(diǎn)，才會(huì)寫了剛才提到的那一段話：在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。

為了進(jìn)一步肯定上述結(jié)論，讓我們回到前面汽車輪胎加碳黑的例子，對(duì)于“原本想加入３％的碳黑卻錯(cuò)加為３０％”的技術(shù)方案，筆者在想，一個(gè)失誤都可能得到的技術(shù)方案，會(huì)是本領(lǐng)域技術(shù)人員難以得到的嗎，這難道不正是通過(guò)有限次實(shí)驗(yàn)?zāi)艿玫降膯幔?br/>

單獨(dú)看技術(shù)方案，加入任何比例的碳黑應(yīng)該都算不上是非顯而易見(jiàn)吧，應(yīng)該是特定比例的碳黑有原先不曾預(yù)料到的效果，才是非顯而易見(jiàn)的。

不防再假設(shè)，如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)加入30%的碳黑能使汽車輪胎具有“原先不曾預(yù)料到的高強(qiáng)度和耐磨性能”，那么，這個(gè)由失誤造成的技術(shù)方案，是不是就不了了之了呢？

再以審查指南提到的“發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題”為例，來(lái)看愛(ài)迪生對(duì)電燈的改進(jìn)。

根據(jù)筆者的印象，在當(dāng)時(shí)，大家都想解決電燈使用壽命短的問(wèn)題。而愛(ài)迪生做的，正如現(xiàn)在審查指南里面提到的“有限次試驗(yàn)”，他一個(gè)一個(gè)材料地進(jìn)行試驗(yàn)，據(jù)說(shuō)試驗(yàn)了上千種材料，最后得到用鎢絲作為燈絲。

鎢絲作為燈絲的技術(shù)方案，是因?yàn)樗軌蚪鉀Q人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)問(wèn)題，所以才被認(rèn)為有創(chuàng)造性（參考審查指南關(guān)于“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素”的規(guī)定）。

筆者認(rèn)為，愛(ài)迪生的其它失敗方案，并不是“失敗方案本身”與“鎢絲作為燈絲的方案”相比沒(méi)有創(chuàng)造性，而是“失敗方案”不能解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題而沒(méi)有創(chuàng)造性。

因此，筆者認(rèn)為，這也再次體現(xiàn)了創(chuàng)造性（可以將突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)直接替換為創(chuàng)造性，因?yàn)轱@著的進(jìn)步更是強(qiáng)調(diào)對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決）是在判斷“技術(shù)方案解決了相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題”這樣一個(gè)整體，而不是在判斷技術(shù)方案本身。

技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)方案的關(guān)系

筆者感覺(jué)，通常在這里，就會(huì)開(kāi)始有一個(gè)悖論：我們總是將具有預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案，認(rèn)為是技術(shù)方案的非顯而易見(jiàn)?；蛘哒f(shuō)，在很多時(shí)候，說(shuō)到技術(shù)方案的時(shí)候，仿佛就帶著這個(gè)申請(qǐng)文件中記載的相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題了。

而筆者認(rèn)為這是不合理的。

所以，我們還要問(wèn)答技術(shù)方案與技術(shù)問(wèn)題的關(guān)系，回答技術(shù)方案相同時(shí)，是否意味著相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題相同。

筆者認(rèn)為，技術(shù)方案相同并不意味著相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題相同，可以從下面兩個(gè)方面考慮。

第一，技術(shù)方案本身不包含技術(shù)問(wèn)題。根據(jù)審查指南中的表述，技術(shù)方案主體應(yīng)該是“技術(shù)手段的集合”，而技術(shù)問(wèn)題只是對(duì) “技術(shù)手段的集合”的限定性描述。因此，即便目前技術(shù)方案的定義和技術(shù)方案三要素解釋中均含有技術(shù)問(wèn)題，但也不是說(shuō)明技術(shù)方案本身包含技術(shù)問(wèn)題，即技術(shù)方案本身不包含技術(shù)問(wèn)題。

第二，技術(shù)方案與技術(shù)問(wèn)題并不是互為充分必要條件。解決申請(qǐng)文件中的技術(shù)問(wèn)題，并不一定要用該申請(qǐng)中的技術(shù)方案，這一點(diǎn)應(yīng)該是顯然的；而采用申請(qǐng)文件中的技術(shù)方案，有時(shí)也不僅僅解決了申請(qǐng)文件中記載的技術(shù)問(wèn)題，也就是說(shuō)，申請(qǐng)文件中的技術(shù)方案有時(shí)可能解決了申請(qǐng)文件中未提及的技術(shù)問(wèn)題（筆者認(rèn)為，“用途發(fā)明”就是說(shuō)明了這種情況，但這可能只是一家之言）。

由于技術(shù)方案本身不包含技術(shù)問(wèn)題，并且技術(shù)方案與技術(shù)問(wèn)題并不互為充分必要條件，因此，技術(shù)方案相同并不意味著相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題相同。

而在上面的描述之后可知，這樣一對(duì)關(guān)系可以直接沿用于技術(shù)方案與“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這一對(duì)關(guān)系中。

因此，再次總結(jié)對(duì)困惑二思考得到的結(jié)論可知，筆者得出一個(gè)可能是非?；奶频慕Y(jié)論：

目前專利法保護(hù)的對(duì)象與目前創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容多數(shù)情況下并不一致，如果采用三步法判斷創(chuàng)造性時(shí)，兩者是肯定不一致的（應(yīng)該有不少人覺(jué)得，采用“三步法”會(huì)存在這樣的問(wèn)題，因此，對(duì)于開(kāi)創(chuàng)性發(fā)明，很多時(shí)候經(jīng)常并不采用“三步法”來(lái)判斷創(chuàng)造性）。

再以另一外角度來(lái)看，“三步法”判斷的內(nèi)容。

通常認(rèn)為，“三步法”是重塑發(fā)明的過(guò)程，因此，很多人認(rèn)為，沿用這個(gè)觀點(diǎn)能夠得出，“三步法”就是判斷技術(shù)方案是否顯而易見(jiàn)。

但是，筆者認(rèn)為，“三步法”重塑的發(fā)明，同樣是帶著技術(shù)問(wèn)題的。

 “三步法”的重塑過(guò)程中，在將兩個(gè)以上不同對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容拼在一起時(shí)，起粘合作用的，正是“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，可以著重看審查指南的這句話：本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。

因此，從這個(gè)角度上看，“三步法”重塑的不是技術(shù)方案本身，而是結(jié)合著“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這個(gè)“粘合劑”，來(lái)重塑發(fā)明。這樣的過(guò)程，導(dǎo)致最終重塑造的內(nèi)容，應(yīng)該帶著“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這個(gè)“粘合劑”。

換句話說(shuō)，“三步法”看著是重塑技術(shù)方案的過(guò)程，但是，“三步法”少不了以“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”作為“粘合劑”來(lái)重塑技術(shù)方案。由于始終需要帶著這個(gè)“粘合劑”，因此，“三步法”重塑的可能不再是原來(lái)的“發(fā)明”。相反，每一次重塑時(shí)，如果采用不同的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，重塑的可能都是 “新的發(fā)明”。這里所謂的“新的發(fā)明”，是：帶有“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”作為“粘合結(jié)構(gòu)”的“合成技術(shù)方案”。這個(gè)“合成技術(shù)方案”才是重塑的內(nèi)容。這個(gè)“合成技術(shù)方案”加引號(hào)是因?yàn)?，它包含著“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，而不僅僅是技術(shù)方案。

上述“合成技術(shù)方案”的概念，也是筆者認(rèn)為，“三步法”是在判斷技術(shù)方案解決相應(yīng)的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”是否顯而易見(jiàn)的原因。

筆者認(rèn)為，由于需要存在上述“合成技術(shù)方案”的概念，發(fā)明的定義可能需要帶有技術(shù)問(wèn)題，即專利保護(hù)的對(duì)象（客體）可能需要加入技術(shù)問(wèn)題的限定。

“合成技術(shù)方案”的概念還可以看到：除非能夠?qū)⑺锌赡艿摹昂铣杉夹g(shù)方案”都一一判斷是否顯而易見(jiàn)，才能夠真正得到所謂有“技術(shù)方案本身是否非顯而易見(jiàn)”。否則，我們判斷的，都只是其中幾個(gè)“合成技術(shù)方案”是否非顯而易見(jiàn)。這也是筆者為何建議“在確定技術(shù)問(wèn)題時(shí)，僅以申請(qǐng)文件公開(kāi)的內(nèi)容為基礎(chǔ)，不考慮申請(qǐng)文件以外的內(nèi)容”的原因。

4.4尋找困惑二的解決方案

而如何解決——目前專利法保護(hù)的對(duì)象與目前創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容多數(shù)情況下并不一致——這一問(wèn)題呢。

其實(shí)，要讓人認(rèn)同它們不一致是難題。但是，假設(shè)大家認(rèn)同它們不一致時(shí)，相應(yīng)的解決方案無(wú)疑是簡(jiǎn)單的，那就是使它們一致。

如何使專利法保護(hù)的對(duì)象與目前創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容一致？

筆者認(rèn)為，需要將專利保護(hù)的對(duì)象轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)方案的結(jié)合。即：是否可以用“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”來(lái)限定保護(hù)范圍，將保護(hù)對(duì)象由技術(shù)方案，變成技術(shù)方案與相應(yīng)的“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的結(jié)合。

創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容，應(yīng)該始終是上述內(nèi)容，即：采用技術(shù)方案來(lái)解決“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題” 是否非顯而易見(jiàn)。所以，筆者認(rèn)為，相應(yīng)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)是專利保護(hù)的對(duì)象，使專利保護(hù)的對(duì)象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容一致。并且，這樣的改變，可以使原本無(wú)法授權(quán)的申請(qǐng)獲得授權(quán)，從而也是對(duì)上述困惑三的回答。

筆者認(rèn)為，不僅僅是“三步法”，只要大家在判斷究竟什么東西是非顯而易見(jiàn)的時(shí)候，如果是結(jié)合了技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行判斷時(shí)，在授權(quán)的時(shí)候，就不應(yīng)該“扔掉”技術(shù)問(wèn)題的束縛，而直接只保護(hù)技術(shù)方案。不加入這個(gè)技術(shù)問(wèn)題的限定，正是審查員可以繼續(xù)用“解決其它技術(shù)問(wèn)題的角度”，來(lái)重新驗(yàn)證“技術(shù)方案本身”是否是非顯而易見(jiàn)的根源。

如果認(rèn)為是技術(shù)方案本身非顯而易見(jiàn)的（如輪胎其它成分中加入30%的碳黑本身非顯而易見(jiàn)），則不需要考慮在授權(quán)時(shí)用技術(shù)問(wèn)題來(lái)限制保護(hù)范圍，此時(shí)，本文討論的意義甚微。

但如果認(rèn)為是技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題是非顯而易見(jiàn)的（如輪胎其它成分中加入30%的碳黑，使輪胎具有原先不曾預(yù)料到的高強(qiáng)度和耐磨性能，是非顯而易見(jiàn)的），則此時(shí)，應(yīng)該在保護(hù)范圍中加入技術(shù)問(wèn)題的限定。因?yàn)?，我們只是判斷了技術(shù)方案在解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題時(shí)是否非顯而易見(jiàn)，我們并不能夠說(shuō)明這個(gè)技術(shù)方案在解決其它技術(shù)問(wèn)題時(shí)，是否非顯而易見(jiàn)。

為了使上述討論更形象具體，筆者還做出這樣的假設(shè)：

輪胎加30%碳黑的案例中，假設(shè)審查員找到的對(duì)比文件1是加入5%的碳黑輪胎，并假設(shè)審查員又找到對(duì)比文件2，對(duì)比文件2公開(kāi)橡膠中加入碳黑是“用于使橡膠著黑色”，并具體公開(kāi)碳黑加入量可以為5%、6%……30%（現(xiàn)在很多案子正是會(huì)這樣寫）。此時(shí)，請(qǐng)大家思考，當(dāng)時(shí)的輪胎申請(qǐng)會(huì)不會(huì)如同本文前面提到的合金申請(qǐng)一樣，被駁回。

前面用的啤酒瓶案例也好，輪胎加30%碳黑的案例也好，都讓人感覺(jué)，技術(shù)方案是比較簡(jiǎn)單的。那么，有沒(méi)有可能確實(shí)是技術(shù)方案本身就是非顯而易見(jiàn)的呢。

筆者認(rèn)為，如果用三步法來(lái)看，幾乎都是在考慮采用技術(shù)方案來(lái)解決“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題” 是否非顯而易見(jiàn)，但是，應(yīng)該也有技術(shù)方案本身就是非顯而易見(jiàn)的情況。

以大家可能普遍認(rèn)為是技術(shù)方案本身是非顯而易見(jiàn)的晶體管專利為例。

晶體管發(fā)明過(guò)程有這樣的描述：

在晶體管還未面世時(shí)，電子管的缺點(diǎn)就已經(jīng)暴露無(wú)遺了。雖然電子管曾推動(dòng)了無(wú)線電的蓬勃發(fā)展，但其笨重、能耗大、壽命短、易出故障、難以維修等毛病，就已經(jīng)十分讓人厭棄了?！た死岢隽藰?gòu)造一個(gè)半導(dǎo)體三極管的設(shè)想，將一片金屬覆蓋在半導(dǎo)體上面，利用金屬與半導(dǎo)體之間的電壓所產(chǎn)生的電場(chǎng)來(lái)控制半導(dǎo)體中通過(guò)的電流。這雖然已是“結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)”的基本工作原理了。但不幸的是，這一理論無(wú)論做多少次實(shí)驗(yàn)都未能成功，而肖克利也無(wú)法解釋原因。直到巴丁的加入，并提出那個(gè)至關(guān)重要的半導(dǎo)體表面態(tài)理論，這才解決了卡住所有人的難題。原來(lái)，在外加電場(chǎng)的作用下，電子被吸引到半導(dǎo)體的表面并被束縛在那里，形成了嚴(yán)密的屏蔽作用。這也阻止了電場(chǎng)穿透到半導(dǎo)體內(nèi)部，因而不能形成電流。這也是為什么肖克利在實(shí)驗(yàn)中，一直觀測(cè)不到場(chǎng)效應(yīng)的原因。找到謎題的答案，實(shí)驗(yàn)就好辦多了。在這之后，他們便巧妙地借助含正負(fù)離子的電解液，改變了晶體表面電荷的分布，解決了“半導(dǎo)體表面態(tài)”的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)幾天的奮斗，巴丁和布拉頓就觀測(cè)到了放大30%的輸出功率和15倍的輸出電壓。于是，世界上第一只稱為點(diǎn)接觸晶體管的半導(dǎo)體放大器就這樣問(wèn)世了。

上述內(nèi)容，很多人會(huì)認(rèn)為是技術(shù)方案本身是非顯而易見(jiàn)的，這當(dāng)然也是對(duì)的。

但是，讓我們?cè)傧胍幌?，在這個(gè)申請(qǐng)專利的技術(shù)方案之前，三位科學(xué)家難道不是已經(jīng)試驗(yàn)了許多其它更加非顯而易見(jiàn)的技術(shù)方案了嗎。那為什么這些技術(shù)方案就沒(méi)有用來(lái)申請(qǐng)專利呢？

只有能夠解決相應(yīng)問(wèn)題的技術(shù)方案能拿來(lái)申請(qǐng)專利，這一點(diǎn)上，與國(guó)內(nèi)專利法規(guī)定創(chuàng)造性除了要有“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”之外，還需要有“顯著的進(jìn)步”，應(yīng)該也是相通的。

可見(jiàn)：

1、技術(shù)方案對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決，對(duì)于申請(qǐng)專利是非常關(guān)鍵的，如果寫一堆技術(shù)方案，但沒(méi)有寫它解決了什么問(wèn)題，估計(jì)也是不應(yīng)該被授權(quán)的，這里會(huì)看到，我們希望技術(shù)方案“有用”，技術(shù)方案做出了貢獻(xiàn)，是因?yàn)榧夹g(shù)方案對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決。

2、技術(shù)問(wèn)題對(duì)于非顯而易見(jiàn)的重要性，如果不是發(fā)現(xiàn)了相應(yīng)的半導(dǎo)體表面態(tài)理論，解決了“電子被吸引到半導(dǎo)體的表面并被束縛在那里，形成了嚴(yán)密的屏蔽作用”的問(wèn)題，相應(yīng)的技術(shù)方案并不會(huì)有比其它已經(jīng)進(jìn)行了許許多多不成功的方案要來(lái)得非顯而易見(jiàn)。

上述討論可知，即使技術(shù)方案本身已經(jīng)非顯而易見(jiàn)，但根據(jù)前面對(duì)技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案的關(guān)系討論，以及上述晶體管例子的分析，可知，哪怕是技術(shù)方案本身已經(jīng)非顯而易見(jiàn)的情況，在保護(hù)范圍內(nèi)限定技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)該也是合理的。

另外，本文后半部分也討論，對(duì)晶體管這種解決很多技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案，用技術(shù)問(wèn)題來(lái)限定它的保護(hù)范圍，是否合適。

五、最終解決方案

結(jié)合前面提到的“困惑一的解決方案”和“困惑二的解決方案”，可以得到筆者對(duì)前面所有問(wèn)題的總解決方案是：

1、確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，僅將申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容（技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果）作為基礎(chǔ)；

2、確定保護(hù)范圍時(shí)，將保護(hù)對(duì)象由技術(shù)方案，變成技術(shù)方案與相應(yīng)的“技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的結(jié)合。

如果采用上述總解決方案，我們對(duì)引源問(wèn)題及其變形問(wèn)題的回答如下：

對(duì)于一個(gè)技術(shù)方案，因?yàn)樗膮^(qū)別特征在申請(qǐng)文件中記載的作用不同（這種作用不同，達(dá)到了使發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題不同的程度），可以得到“有創(chuàng)造性”和“沒(méi)有創(chuàng)造性”兩種不同的結(jié)論；

同樣的兩個(gè)技術(shù)方案，在申請(qǐng)時(shí)，以解決不同的技術(shù)問(wèn)題提出，可以得到一個(gè)技術(shù)方案“有創(chuàng)造性”，而另一個(gè)技術(shù)方案“沒(méi)有創(chuàng)造性”的情況。

為了后續(xù)描述方便，將這個(gè)總解決方案簡(jiǎn)稱為“新保護(hù)客體”。

“新保護(hù)客體”歸納起來(lái)，可以表述為：將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題確定化，并將專利保護(hù)的對(duì)象轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)方案的結(jié)合，從而使原本無(wú)法授權(quán)的申請(qǐng)獲得授權(quán)，并且使專利保護(hù)的對(duì)象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容一致。

到這里，讓我們回頭看那個(gè)合金案的駁回。

第一方面，審查員是認(rèn)為，從“其它角度”來(lái)看，在原合金成分中加入鋅，應(yīng)該是比較容易想到的；也就是說(shuō)，原合金成分中加入鋅作為技術(shù)方案，本身應(yīng)該是“唾手可得”的，它不應(yīng)該被授權(quán)，這個(gè)技術(shù)方案應(yīng)該是屬于公眾的，它如果被授權(quán)，對(duì)公眾是不公平的。

第二方面，申請(qǐng)人認(rèn)為，盡管原合金成分中加入鋅本身“唾手可得”，但是，這種合金組分的特殊效果，解決的相應(yīng)特殊問(wèn)題，卻是申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)的；如果不是申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)，在面對(duì)這樣的特殊問(wèn)題時(shí)，許多人仍然不知道應(yīng)該用原合金成分中加入鋅；如果不能被授權(quán)，申請(qǐng)人的申請(qǐng)公開(kāi)，好像是無(wú)償?shù)刈隽素暙I(xiàn)，得不到任何保護(hù)，這對(duì)申請(qǐng)人是不公平的。

第三方面，審查指南中規(guī)定，如果技術(shù)方案能夠起得預(yù)料不到的技術(shù)效果，又可以考慮認(rèn)為是有創(chuàng)造性的。

可見(jiàn)，上述第一方面始終會(huì)與第二方面和第三方面矛盾。而如果采用“新保護(hù)客體”，就可以消除這種矛盾。

這樣的討論，將在本文后半部分的內(nèi)容繼續(xù)進(jìn)行。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導(dǎo)老師：房平木律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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