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禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

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灣區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)6年前
禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

#文章由作者授權(quán)發(fā)布,未經(jīng)作者允許,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場(chǎng)#

 

原標(biāo)題:禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

 

禁止反悔原則和等同原則是專利侵權(quán)訴訟中的兩個(gè)基本原則,兩者相生相伴,要求代理人在代理作業(yè)中予以高度重視,如代理人在代理作業(yè)中處置不當(dāng),有可能令專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中處于不利地位。本文先說明禁止反悔原則和等同原則的含義,再結(jié)合案例說明禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示。

 

禁止反悔原則的含義


禁止反悔原則是指專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中,為獲得授權(quán)或者維持專利權(quán)有效性而對(duì)其專利保護(hù)范圍進(jìn)行的限制,在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己做出的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。(2010年1月1日起實(shí)施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用 法律若干問題的解釋(一)》正式確立禁止反悔原則)

 

雖然專利申請(qǐng)人或?qū)@麢?quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中做出了限縮性的修改或者意見陳述,但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的,則不會(huì)引起禁止反悔原則的適用。(2016年4月1日起實(shí)施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》)

 

設(shè)立禁止反悔原則的目的

 

專利申請(qǐng)人往往通過對(duì)權(quán)利要求書或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán),但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同原則將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。為確保專利權(quán)保護(hù)范圍的穩(wěn)定性,維護(hù)社會(huì)公眾的信賴?yán)妫?/strong>專利制度通過設(shè)立禁止反悔原則防止專利權(quán)人上述“兩頭得利”情形的發(fā)生。

 

限制專利權(quán)人的權(quán)利,縮小解釋保護(hù)范圍。

 

禁止反悔原則的要件

 

(1)專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出的書面修改或意見陳述(電話會(huì)晤、給審查員的電子郵件不在此列);
(2)修改或意見陳述被審查機(jī)關(guān)認(rèn)可;(3)禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍縮小的修改或者陳述,亦即放棄部分方案;(4)禁止反悔原則的對(duì)象應(yīng)該是針對(duì)實(shí)質(zhì)性問題的書面修改或意見陳述,針對(duì)簡(jiǎn)單形式問題的書面修改或意見陳述不在此列。

等同原則的含義


2001年《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條正式明確等同原則

專利法第五十六條第一款(現(xiàn)專利法第五十九條第一款)所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”,是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn),也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段,實(shí)現(xiàn)基本相同的功能,達(dá)到基本相同的效果,并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。
保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)利,擴(kuò)大解釋保護(hù)范圍。

 

禁止反悔原則與等同原則在訴訟中的關(guān)系

 

禁止反悔原則是對(duì)等同原則的約束,適用禁止反悔原則將有可能導(dǎo)致不得適用等同原則。


權(quán)利要求的修改一般有兩種:


(1)權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C,修改時(shí)增加特征D,特征D未被特征A、特征B、特征C概括。


關(guān)于第一種修改適用禁止反悔原則,并且適用等同原則。


保護(hù)范圍由于全面覆蓋原則而被縮限,但是特征A+特征B+特征C+特征D’(與特征D以基本相同的手段,實(shí)現(xiàn)基本相同的功能,達(dá)到基本相同的效果)仍受保護(hù)。


(2)權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C,修改時(shí)增加特征C’(或者將特征C替換成特征C’),特征C’包含于特征C。


關(guān)于第二種修改適用禁止反悔原則,導(dǎo)致不適用等同原則。


保護(hù)范圍由于不適用等同原則而導(dǎo)致被縮限,特征A+特征B+特征C’’(與特征C’以基本相同的手段,實(shí)現(xiàn)基本相同的功能,達(dá)到基本相同的效果)不受保護(hù)。


關(guān)于意見陳述


意見陳述引起適用禁止反悔原則多是由于對(duì)權(quán)利要求的現(xiàn)有特征的限縮性解釋,因此,其效果等同于上述第二種修改,適用禁止反悔原則,導(dǎo)致不適用等同原則。

并非申請(qǐng)人根據(jù)申請(qǐng)文件的記載而推演出的意見陳述才會(huì)被認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求的限縮性的意見陳述,即使意見陳述的內(nèi)容就直接地、明確地記載在申請(qǐng)文件中,也仍然會(huì)被認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求的限縮性的意見陳述,也會(huì)導(dǎo)致適用禁止反悔原則。


案例一


中譽(yù)公司是名稱為“模型舵機(jī)”、專利號(hào)為ZL200720069025.2的實(shí)用新型專利的獨(dú)占實(shí)施被許可人,其發(fā)現(xiàn)上海九鷹公司制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專利權(quán),遂向法院起訴。

2009年4月20日,九鷹公司針對(duì)上述專利提出無效宣告請(qǐng)求,專利復(fù)審委員會(huì)于2009年7月22日作出無效決定:宣告涉案專利的權(quán)利要求1-2無效,在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效。中譽(yù)公司未對(duì)該決定作出修改或意見陳述。一審和二審法院均認(rèn)定九鷹公司產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)與公知常識(shí)的組合,不構(gòu)成侵犯本案專利權(quán)。中譽(yù)公司遂向最高法院申請(qǐng)?jiān)賹?。涉案專利的?quán)利要求包括:


1.一種模型舵機(jī),其特征在于,包括支架、電機(jī)、絲桿和滑塊,所述支架包括電機(jī)座和滑塊座,所述電機(jī)設(shè)置于所述電機(jī)座內(nèi),在所述電機(jī)的一端設(shè)置有一主動(dòng)齒輪,所述絲桿縱向穿過所述滑塊座,在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動(dòng)齒輪,所述主動(dòng)齒輪和所述從動(dòng)齒輪相互嚙合,所述滑塊穿在所述絲桿上,并且所述滑塊伸出所述滑塊,在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷。


2.如權(quán)利要求1所述的舵機(jī),其特征在于,在所述支架上,設(shè)置有固定到一舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上的固定孔。


3.如權(quán)利要求2所述的舵機(jī),其特征在于,在所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上,印制有一條形的碳膜和銀膜,所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上,且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸。


被訴侵權(quán)產(chǎn)品相應(yīng)部位上使用的是“鍍金銅條”。


最高法院提審認(rèn)為,本案當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問題有:專利復(fù)審委員會(huì)決定在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效,是否導(dǎo)致禁止反悔原則的適用,從而限制適用等同原則。


每一項(xiàng)權(quán)利要求可以被單獨(dú)地維持有效或宣告無效。每一項(xiàng)權(quán)利要求的效力應(yīng)當(dāng)被推定為獨(dú)立于其他權(quán)利要求項(xiàng)的效力。即使從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被宣告無效,該從屬權(quán)利要求并不能因此被認(rèn)為無效。所以,不應(yīng)當(dāng)以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無效而簡(jiǎn)單地認(rèn)為該從屬權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍即受到限制。


放棄技術(shù)方案通常是專利權(quán)人通過修改或意見陳述進(jìn)行的自我放棄。在本案中,專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定獨(dú)立權(quán)利要求無效、在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效,并且中譽(yù)公司在專利授權(quán)和無效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求和說明書,在意見陳述中也沒有放棄除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案。因此,專利權(quán)人未曾作上述自我放棄,不適用禁止反悔原則。


如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)立權(quán)利要求概括(上述第一種修改),則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照,故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。在本案中,權(quán)利要求3中的“銀膜”并沒有被權(quán)利要求1-2提及,因此,不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2被宣告無效,而認(rèn)為權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征“銀膜”不能再適用等同原則。


綜上,專利復(fù)審委員會(huì)宣告涉案專利權(quán)利要求1-2無效,在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效,二審法院認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求3中的技術(shù)特征實(shí)質(zhì)是修改權(quán)利要求而增加的技術(shù)特征,該技術(shù)特征將導(dǎo)流條明確限定為銀膜,應(yīng)視為專利權(quán)人放棄了除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案,從而認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成等同侵權(quán),存在錯(cuò)誤,應(yīng)予糾正。


案例一的啟示


(1)禁止反悔原則的對(duì)象應(yīng)該是專利權(quán)人主動(dòng)作出的修改或者意見陳述,因此,本案實(shí)際不適用禁止反悔原則;

(2)即使本案適用禁止反悔原則,由于屬于第一種修改,因而適用等同原則。

 

案例二

 

沈其衡是名稱為“汽車地樁鎖”、專利號(hào)為ZL00263355.8的實(shí)用新型專利的權(quán)利人,訴上海能達(dá)建筑裝飾工程有限公司侵犯其專利權(quán)。

案外人曾向?qū)@麖?fù)審委員會(huì)提出宣告原告上述專利權(quán)無效的請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)宣告專利權(quán)利要求1無效,在權(quán)利要求2、3、4的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)繼續(xù)有效。原告不服該決定,提起行政訴訟,原告在行政起訴狀中對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的四個(gè)技術(shù)特征作了具體結(jié)構(gòu)描述:“a、底座,參見圖1,是一個(gè)呈一字形的零件,兩端設(shè)有孔。b、軸。c、活動(dòng)樁,參見圖1、圖2、圖6,是一個(gè)呈一字形的零件,端部有孔。d、關(guān)于鎖具的描述,權(quán)利要求1記載有活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔。該描述的含義是,鎖具不是永久固定在孔中,而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系,即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中,打開時(shí),從孔中取出,與活動(dòng)樁的孔分離?!保ㄏ喈?dāng)于第二種修改)北京市第一中級(jí)人民法院作出行政判決,判決撤銷上述無效宣告請(qǐng)求審查決定。專利復(fù)審委員會(huì)維持原告專利權(quán)有效。


1.一種汽車地樁鎖,其特征在于:它由底座(1)、芯軸(2)、活動(dòng)樁(3)和鎖具(4)構(gòu)成,所述底座(1)固定在地面上,所述活動(dòng)樁(3)通過芯軸(2)與座(1)相連,活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具(4)插入的孔。”


與原告涉案專利相比,被控侵權(quán)產(chǎn)品有底座、芯軸及鎖具,但沒有活動(dòng)樁,只有一個(gè)“∧”形零件。


最高法院的再審結(jié)論均如下:


權(quán)利要求1中記載的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的含義,是指“鎖具不是永久固定在孔中,而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系,即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中,打開時(shí),從孔中取出,與活動(dòng)樁的孔分離”。而被控侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具是“固定在底座上的,在底座右端鎖具鎖起時(shí)鎖舌插入該孔內(nèi),使右桿與底座相連”。故被控侵權(quán)產(chǎn)品的該技術(shù)特征與上訴人專利權(quán)利要求中記載的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的技術(shù)特征是不相同的。

 

即使該相應(yīng)的兩項(xiàng)技術(shù)特征等同能夠成立,由于上訴人在向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟的訴狀中陳述,“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的含義,是指:“鎖具不是永久固定在孔中,而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系,即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中,打開時(shí),從孔中取出,與活動(dòng)樁的孔分離”;上訴人該陳述也得到了北京市第一中級(jí)人民法院、北京市高級(jí)人民法院,以及專利復(fù)審委員會(huì)的確認(rèn),從而認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求1有新穎性和創(chuàng)造性被維持有效,因此,根據(jù)禁止反悔原則,上訴人亦不能以等同為由主張專利侵權(quán)成立。

 

案例二的啟示


(1)本案適用禁止反悔原則,并且相當(dāng)于第二種修改的意見陳述,導(dǎo)致不適用等同原則;

 

(2)即使未修改權(quán)利要求,在意見陳述中做出的解釋在訴訟中具有與修改權(quán)利要求相同的效果,保護(hù)范圍會(huì)被認(rèn)為是因意見陳述中作出的解釋而限縮后的范圍。

 

禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示


1.對(duì)于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題,不想修改的或者修改方案不唯一的,應(yīng)盡量主動(dòng)進(jìn)行電話會(huì)晤。電話會(huì)晤的內(nèi)容不會(huì)作為意見陳述而對(duì)保護(hù)范圍作出限縮性解釋。

2.在給客戶提供答復(fù)意見時(shí),將第一種增加新特征的修改后的優(yōu)先級(jí)排在對(duì)其中某個(gè)特征進(jìn)行具體限定的修改的優(yōu)先級(jí)之前。在實(shí)踐當(dāng)中增加新特征的修改也更容易被客戶接受。


3.在進(jìn)行意見陳述時(shí),


1)對(duì)于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題,在解釋權(quán)利要求書與說明書之間的關(guān)系時(shí),應(yīng)該盡量用“對(duì)說明書的……的合理概括”、“能夠得到說明書……的支持”、“修改是基于說明書的……”、“修改對(duì)應(yīng)于說明書的……”這樣的表述,而不要使用“相當(dāng)于說明書的……”、“就是說明書的……”這樣的表述。


2)對(duì)于新穎性、創(chuàng)造性的問題,在說明本發(fā)明的特征時(shí),不應(yīng)作過多的解釋,且盡量用權(quán)利要求的原話,不要在未得到客戶明確指示的情況下主動(dòng)增加對(duì)技術(shù)方案的解釋,這種解釋很可能成為對(duì)保護(hù)范圍的限縮性解釋。在說明本發(fā)明的技術(shù)效果時(shí),應(yīng)使用說明書發(fā)明內(nèi)容部分中較為宏觀的表述,例如“降低成本”、“小型化”、“節(jié)能”等,對(duì)于說明書具體實(shí)施方式中對(duì)保護(hù)范圍有限縮性解釋的具體表述應(yīng)該慎重使用。另一方面,對(duì)于對(duì)比文件,則可以為了有利于說明對(duì)比文件與本發(fā)明的區(qū)別而主動(dòng)增加對(duì)對(duì)比文件的解釋,這樣的解釋由于不是針對(duì)本發(fā)明的,因而不構(gòu)成對(duì)保護(hù)范圍作出限縮性解釋。


來源:三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)

作者:馬建軍

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君


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