「小i機器人」專利無效案中最高院確定了判斷說明書是否充分公開的新思路

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作者：高榮英北京超成律師事務所

原標題：“小i機器人”專利無效案中最高院確定了判斷說明書是否充分公開的新思路

持續(xù)了8年的“小i機器人”專利無效案件近日有了新結果：最高院作出再審判決，撤銷二審判決，維持一審判決。最高院的判決對于判斷說明書是否充分公開給出了新的判斷思路，即首先應當確定訴爭技術特征屬于涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術共有的技術特征還是區(qū)別技術特征，然后根據(jù)情況適用不同標準的公開要求。

【案情簡介】

本案涉及專利號為CN200410053749.9、專利名稱為一種聊天機器人系統(tǒng)（簡稱涉案專利）、專利權人為上海智臻智能網(wǎng)絡科技股份有限公司（簡稱智臻公司）的發(fā)明專利。

涉案專利的權利要求1為：

一種聊天機器人系統(tǒng)，至少包括：一個用戶；和一個聊天機器人……，所述的用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人進行各種對話，其特征在于，該聊天機器人還擁有查詢服務器及其對應的數(shù)據(jù)庫和游戲服務器……。

針對上述專利，蘋果公司于2012年提出了無效請求，理由之一為涉案專利說明書中沒有給出如何利用游戲服務器來實現(xiàn)游戲功能的方案，因此，說明書公開不充分，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

對此，專利復審委和一審法院均認為，本領域技術人員根據(jù)其普通技術知識能夠實現(xiàn)涉案專利利用聊天機器人系統(tǒng)的游戲服務器進行互動游戲的功能，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

蘋果公司不服一審判決向北京市高級人民法院提起上訴，二審法院經(jīng)審理認為，游戲功能是涉案專利權利要求1所記載的必要技術特征，也是涉案專利具備創(chuàng)造性的區(qū)別技術特征（依據(jù)為專利權人在答復第一次審查意見時的自認），然而，說明書僅僅記載了具有一個游戲服務器以及提到實現(xiàn)互動游戲的設想，而對于游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接，例如，對什么樣的用戶輸入的什么內(nèi)容傳送到游戲服務器以及如何將用戶的指令傳送到游戲服務器中，完全沒有記載。由此認定，涉案專利說明書未充分公開如何實現(xiàn)涉案專利權利要求1所限定的游戲功能，違反了專利法第26條第3款的規(guī)定，并基于此判決撤銷一審判決及無效宣告決定。

智臻公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高院在2016年作出提審裁定，于2018年進行了開庭審理，近日作出判決，認定涉案專利中有關游戲服務器的內(nèi)容公開充分，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

最高院的上述判決中對于說明書是否充分公開的判斷給出了新的認定思路，即首先應當確定該技術特征屬于涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術共有的技術特征，還是區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征，并在此基礎上采用不同的標準進行判斷：若屬于共有技術特征，則對公開的要求較低；若屬于區(qū)別技術特征，則對公開的要求較高。

【案情分析】

專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準。本條款的要求一般被簡稱為“充分公開”。

根據(jù)審查指南的規(guī)定，判斷充分公開的標準是，本領域技術人員按照說明書記載的內(nèi)容，是否“能夠實現(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的”技術方案，解決其技術問題，并且產(chǎn)生預期的技術效果。

審查指南的上述判斷方法在最高院(2014)行提字第8號案件中得到了確認。在該案中，最高院認為，必須是能夠實現(xiàn)技術方案、解決技術問題、產(chǎn)生預期效果三者同時滿足，才符合專利法第26條第3款的規(guī)定。可見,在判斷是否符合專利法第26條第3款的規(guī)定時，需要考慮發(fā)明解決的技術問題，如果說明書給出了技術手段，但本領域技術人員采用該手段不能解決發(fā)明所要解決的技術問題，同樣不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。但需要考慮發(fā)明解決的技術問題不意味著必須首先考慮發(fā)明解決的技術問題，如果一個發(fā)明的技術方案本身都無法實現(xiàn)，顯然已經(jīng)不符合專利法第26條第3款的規(guī)定，這時候再考慮發(fā)明要解決的技術問題已經(jīng)沒有實際意義。因此，技術方案的再現(xiàn)和是否解決了技術問題、產(chǎn)生了技術效果的評價之間，存在著先后順序上的邏輯關系，應首先確認本領域技術人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠實現(xiàn)該技術方案，然后再確認是否解決了技術問題、產(chǎn)生了技術效果，在未對技術方案本身是否可以實現(xiàn)作出確認的前提下‘’其與現(xiàn)有技術相比是否能夠解決相應的技術問題,并實現(xiàn)有益的技術效果均無從談起。

根據(jù)審查指南以及最高院的上述案例，判斷說明書是否充分公開的一般步驟為：第一，確認本領域技術人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠實現(xiàn)該技術方案；第二，確定該技術方案是否解決了技術問題、產(chǎn)生了技術效果。

而在剛剛公布的“小i機器人”判決中，最高院就說明書是否充分公開給出了新的判斷思路，即首先確定該技術特征屬于涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術共有的技術特征，還是區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征，并在此基礎上采用不同的標準進行判斷。最高院認為，根據(jù)審查指南第二部分第二章的規(guī)定，在具體實施方式部分，對最接近的現(xiàn)有技術或者與最接近的現(xiàn)有技術共有的技術特征，一般來說可以不作詳細描述，但對發(fā)明或者實用新型區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征以及從屬權利要求中的附加技術特征應當足夠詳細地描述，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)該技術方案為準。最高院認為，前述規(guī)定對于與現(xiàn)有技術的共有技術特征和區(qū)別技術特征的公開提出了不同的要求，這是因為充分公開是以本領域技術人員能夠實現(xiàn)為準，對于本領域技術人員知識和能力范圍以內(nèi)的技術特征要求較低，而對于本領域技術人員知識和能力范圍以外的、區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征要求較高。

因此，本案中需要首先判斷游戲服務器是否屬于區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征，再據(jù)此判斷是否充分公開。判斷過程為：

第一，如何理解涉案專利涉及游戲服務器的技術方案

根據(jù)說明書的內(nèi)容及在案證據(jù)，可以確認：

（1）說明書中記載的游戲服務器的功能是通過格式化語句調(diào)用現(xiàn)有的成熟的游戲模塊來實現(xiàn)的；

（2）使用格式化語句調(diào)用游戲模塊來實現(xiàn)游戲功能，屬于申請日之前的現(xiàn)有技術【申請人提交了司法鑒定意見以及申請日之前的專業(yè)文獻，證明在申請日之前互動游戲很常見】；

（3）雖然涉案專利中基于功能分為游戲服務器和查詢服務器，但并沒有限定必須是物理上分離的兩個服務器，同一個服務器可以同時具備查詢和游戲功能，蘋果公司無效宣告階段提交的某證據(jù)中的某個工具箱就同時具有查詢服務器和游戲服務器的功能。

第二，游戲服務器是否屬于區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征

綜合考慮整個審查過程，可知游戲服務器并非涉案專利獲得授權的原因，游戲服務器并非區(qū)別于現(xiàn)有技術的特征，理由在于：

（1）一通時審查員已經(jīng)明確表示游戲服務器屬于本領域慣用手段，該觀點也符合信息技術領域所屬技術人員的認知，在此情況下，涉案專利申請不可能因其與對比文件的區(qū)別特征在于具有游戲服務器而獲得授權；

（2）三通答復時申請人補充了與“過濾器”相關的特征，基于該較大實質性修改涉案專利才獲得授權；

（3）該認定符合原始權利要求1、4、5的表述?！獜娬{(diào)區(qū)別特征是實現(xiàn)用戶與聊天機器人的各種對話，游戲服務器并不是其區(qū)別特征。

第三，游戲服務器的方案是否符合專利法26條3款的規(guī)定

在游戲服務器不是涉案專利與現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征的情況下，根據(jù)審查指南的規(guī)定，對于涉及游戲服務器的技術方案可以不作詳細描述。本案中，本領域普通技術人員根據(jù)涉案專利說明書的相關記載內(nèi)容可以實現(xiàn)，聊天機器人的一端連接用戶，另一端連接服務器，用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人對話，可以使用格式化的命令語句與機器人做互動游戲。因此，本案中有關游戲服務器的內(nèi)容公開充分，符合專利法第26條3款的規(guī)定，并據(jù)此撤銷二審判決。

總結而言，本案中最高院對于說明書是否充分公開的判斷確定了新的思路：

（1）說明書是否充分公開，首先確定訴爭技術特征是涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術共有的技術特征還是區(qū)別技術特征，不同類型的特征有不同的公開要求；

（2）關于是否充分公開判斷標準的問題，二審法院認為判斷依據(jù)在于本領域技術人員根據(jù)說明書的記載能夠確定的內(nèi)容，即說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據(jù)此獲知相關的現(xiàn)有技術來具體實現(xiàn)涉案專利的技術方案，但是最高院在本案中確認，判斷標準應當是本領域技術人員，本領域技術人員能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術，有應用常規(guī)實驗手段的能力，可以自行檢索現(xiàn)有技術以實現(xiàn)共有技術特征的功能，無需說明書給出具體指引【如果判斷出來是區(qū)別技術特征，說明書又沒記載，說明書公開不充分；如果判斷出來是共有技術特征，說明書沒記載，本領域技術人員可以自行檢索實現(xiàn)，無需指引，說明書公開充分】。

（3）對于本案，最高院還確定了判斷是否是區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征時應當遵循客觀標準，而不是專利申請人或者專利權人的自認。本案審查過程中，申請人在答復一通時自認游戲服務器是涉案專利區(qū)別于現(xiàn)有技術的技術特征，二審法院也引用了這一答復，并將此作為該游戲功能是否充分公開的考量因素，但是最高院確立了新的標準，認為申請人或專利權人自認的區(qū)別技術特征有時并不客觀，與本領域普通技術人員對此的判斷結果可能存在差異，因此，應當結合涉案專利的記載和現(xiàn)有技術的狀況來確定涉案專利區(qū)別于現(xiàn)有技術的特征。

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作者：高榮英北京超成律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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