一個專利復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識的判定邊界

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：85后代理人

原標(biāo)題：一個復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識的判定邊界

在創(chuàng)造性問題的解決過程中，對于公知常識（無論是專利文獻還是其他文獻證據(jù)）的判定合適與否往往是爭議的重點之一。然而，俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”。只有充分了解對于公知常識的判斷標(biāo)準與判斷邊界，才能提出有效的修改方案來推進創(chuàng)造性的克服與發(fā)明申請的授權(quán)。

在一個復(fù)審決定中，筆者注意到其是基于復(fù)審請求時所修改的權(quán)利要求書。即，在首先進入的前置審查階段，原審查員沒有認可修改權(quán)利要求中的新增加的技術(shù)特征，并認定其為常規(guī)技術(shù)手段以堅持駁回。而正式進入復(fù)審程序后，合議組卻與原審查員持有不同觀點，即認為修改權(quán)利要求中的新增加的技術(shù)特征不屬于公知常識，并且相對于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，所以撤回了先前的駁回決定。因此，筆者對該案例進行了學(xué)習(xí)和研究，并且關(guān)于公知常識的判定邊界進行了以下思考。

顯而易見，上述新增加的技術(shù)特征3和4與對比文件不同，即沒有被對比文件公開。然而，前置審查員認為這屬于常用技術(shù)手段。原因在于，當(dāng)檢測到未達到預(yù)定真空度時，可以判定系統(tǒng)故障；而在故障狀態(tài)下，進一步檢測壓力并且為了防止中轉(zhuǎn)箱中的廢水倒流引起污染而進行排水程序?qū)儆诔Ｒ?guī)技術(shù)手段。

相比之下，合議組給出的認可理由在于，上述新增加的技術(shù)特征3和4限定了系統(tǒng)故障之后的一種后續(xù)處理方式，并且沒有證據(jù)表明其屬于公知常識范疇，而且采用該后續(xù)處理方式，能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)壓力情況進行后續(xù)處理，以及時排空中轉(zhuǎn)箱的技術(shù)效果。

具體來說，前置審查員認為的技術(shù)效果在于，當(dāng)檢測到系統(tǒng)故障之后，必然存在檢修步驟，而在檢修中為防止污染情況而進行排水。換言之，前置審查員實際上將“系統(tǒng)的檢測過程”與“新增加特征限定的操作過程”進行了割裂，并且認定當(dāng)完成檢測過程后進一步想到這個后續(xù)的操作過程是顯而易見的。而相比于合議組的判定理由，合議組認為“新增加特征限定的操作過程”實際上是包括在“系統(tǒng)的檢測過程”之中的，也就是，新限定的后續(xù)操作過程是系統(tǒng)檢測過程的一部分，而不應(yīng)該被割裂為單獨的部分。所以，在這種情況下，合議組所認定的技術(shù)效果則在于，進一步在系統(tǒng)檢測過程中提供了根據(jù)壓力情況的后續(xù)處理過程，即排水步驟。而在現(xiàn)有技術(shù)中，合議組也并未檢索到能夠?qū)崿F(xiàn)這種技術(shù)效果的相同或相似技術(shù)方案，因此判定新增加的技術(shù)特征不屬于公知常識范疇，具備創(chuàng)造性。

從以上可以看出，對于是否屬于公知常識的審查標(biāo)準，或者更廣義地說，對于創(chuàng)造性的審查標(biāo)準，通常會基于這兩點進行判定：1、是否存在相同或相似的技術(shù)方案；2、所實現(xiàn)的技術(shù)效果。而這兩者之間也是相輔相成的。如果所爭辯的區(qū)別特征本身具有足夠的區(qū)別性，那么其所帶來的技術(shù)效果也必然基于現(xiàn)有技術(shù)中難以達到和實現(xiàn)。而另一方面，在所爭辯的區(qū)別特征稍顯簡單的情況下，那么審查的傾向就會偏向于針對“其所能實現(xiàn)的技術(shù)效果”的考察。如果技術(shù)效果也是相對常規(guī)的話，那么克服創(chuàng)造性問題的可能性就會相對較弱了。

簡單來說，創(chuàng)造性問題的解決實則就是能否限定具有爭辯力的區(qū)別技術(shù)特征。如果本申請的技術(shù)方案中存在并且準確地限定出來這樣的區(qū)別特征，那么授權(quán)前景可觀。反之，受到駁回的風(fēng)險較高。

如上文討論的，針對區(qū)別技術(shù)特征的創(chuàng)造性審查主要基于兩點：公開性（即，區(qū)別性）以及技術(shù)效果。如果由所界定的區(qū)別技術(shù)特征限定的技術(shù)方案相比于現(xiàn)有技術(shù)具備足夠的差異和區(qū)別時，那么這些區(qū)別技術(shù)特征基本上是可行的。例如，在方法的實施原理或者裝置的運行原理方面，與現(xiàn)有技術(shù)之間存在不同。諸如，本發(fā)明是激光投影刻蝕，而現(xiàn)有技術(shù)則是固定圖案模具刻蝕；或者，本發(fā)明是利用一個裝置自己實現(xiàn)拉伸，而現(xiàn)有技術(shù)則是一個裝置與現(xiàn)有的另外裝置之間的配合實現(xiàn)拉伸，等等。當(dāng)然，在某些撰寫質(zhì)量不佳的申請中，這些實質(zhì)性的差異還需通過準確地理解技術(shù)方案來尋找和獲得。

當(dāng)與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別性沒有足夠明顯時，關(guān)于技術(shù)效果的闡述就會變得尤為重要。如果所闡述的技術(shù)效果僅是相應(yīng)領(lǐng)域的常規(guī)效果，那么基于這個常規(guī)效果，在現(xiàn)有技術(shù)文件中檢索到相似方案的可能性就相對較高。這種情況下，也就很可能不被認可。相反，如果能夠解釋和說明這些區(qū)別特征在本申請中實現(xiàn)了多于常規(guī)效果的其它突出效果，那么基于這些突出效果，現(xiàn)有技術(shù)是無法給出任何啟示的，因此通過限定這些區(qū)別特征來克服創(chuàng)造性的可能性也就大大增加。

對于爭辯對比文件中的相反啟示是否將起到作用，還需進一步確定是結(jié)構(gòu)布置方面的相反啟示，還是技術(shù)效果方面的相反啟示。

如果裝置中的多個部件之間彼此存在一定的聯(lián)動關(guān)系，使得不能隨意變動某些部件的布置方式，否則可能導(dǎo)致整個裝置無法運行。那么在這種情況下，爭辯相反啟示的思路可以考慮嘗試。

而如果相反啟示僅僅是出于對比文件中提及的技術(shù)效果，進而爭辯由于這樣修改偏離了對比文件的技術(shù)目的，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員基于該技術(shù)目的無法想到進行改進。那么這種情況下，審查員很可能以“根據(jù)實際需要”的理由進行反駁，也就是，當(dāng)實際的技術(shù)需要發(fā)生改變時，想要實現(xiàn)的技術(shù)目的自然也隨之發(fā)生改變，此時通過改進對比文件而獲得本申請的技術(shù)方案就是完全可以想到的。因此，進行爭辯相反啟示就很可能收效甚微。

對此，可以考慮重新挖掘和界定本申請的區(qū)別特征所帶來的技術(shù)效果以解決問題。如上所述，當(dāng)能夠給到一個超脫了現(xiàn)有技術(shù)中所教導(dǎo)和啟示的技術(shù)效果時，區(qū)別特征就不再等同于相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)，因此相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)也就無法給出任何關(guān)于改進的相關(guān)啟示。

以上僅是筆者的一些拙見，如觀點有片面或錯漏之處，望得到各位專家和同行的批評和指正。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：85后代理人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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