外觀設計法律和實踐中的新穎性寬限期

【小D導讀】

2005年，世界知識產(chǎn)權組織商標、工業(yè)品外觀設計和地理標志法律常設委員會（SCT，以下簡稱“常設委員會”）第15屆會議上，相當數(shù)量的代表團對工業(yè)品外觀設計（以下簡稱“外觀設計”）注冊程序的國際協(xié)調(diào)和簡化工作表示出興趣。

各方認為，這一工作將使得申請人在其本國和外國的申請簡易、經(jīng)濟和方便，也將使得各國注冊機構的審查工作將更簡便、高效和節(jié)約，并會使各國主管機關的收入因申請量的增加而上漲。為此，常設委員會及其秘書處分別在第16至27屆會議上進行了調(diào)研和磋商，形成了《外觀設計法律和實踐——條文草案》（SCT/28/2，以下簡稱《條文草案》）和《外觀設計法律和實踐——實施細則草案》（SCT /28/3，以下簡稱《實施細則草案》）兩個最新文件。盡管該條約主要針對外觀設計授予程序，但仍有個別條款涉及外觀設計實體法制度，其中最重要的就是其第6條關于外觀設計新穎性寬限期制度的規(guī)定。本文即對《條文草案》（SCT/28/2）第6條的起草背景、比較法上的差異及其對中國相關制度的影響進行了分析，并提出了對策建議。 一、比較法上的新穎性寬限期 在絕大多數(shù)國家，外觀設計的授予條件之一是具有新穎性1，但各國一般都規(guī)定在申請日前一定期限內(nèi)在某些情形下的公開不導致新穎性的喪失，這就是所謂的寬限期。寬限期可以使設計者得以通過市場使用情況來決定是否申請外觀設計。2但問題在于，某些國家沒有規(guī)定寬限期，而在存在該制度的各國，寬限期的長短和不破壞新穎性的公開情形又存在較大差異?？赡苁股暾埲艘蛉狈蓄A期而無法在國外獲得工業(yè)品外觀設計保護，因此，對寬限期加以協(xié)調(diào)，并就給予何種公開寬限期達成一致，將使申請人免于遭受此種風險。《條文草案》第6條擬定了協(xié)調(diào)性方案。根據(jù)世界知識產(chǎn)權組織所做的調(diào)查問卷3，收回的42個國家的回復中，36個國家規(guī)定了寬限期，明確表示沒有寬限期制度的國家有6個。在存在寬限期制度的國家中，13個國家規(guī)定該期限為6個月，23個國家規(guī)定該期限為12個月。在公開的主體方面，36個國家規(guī)定寬限期適用于設計者和經(jīng)其許可的人所做的公開；24個國家規(guī)定寬限期也適用于未經(jīng)許可的公開（惡意或無意的）。在適用寬限期的展覽公開方面，21個國家規(guī)定其適用于國際展覽；34個國家規(guī)定其適用于國內(nèi)展覽。

從對上述調(diào)查結(jié)果的分析來看，各國在寬限期方面存在兩個較強的一致性：一是寬限期制度在絕大多數(shù)國家都存在，二是寬限期適用于設計者和經(jīng)其許可的人所做的公開。4但在寬限期的長短及其是否適用于未經(jīng)許可的公開問題上，各國仍存在較大分歧，尤其是該期限的長短（6個月還是12個月）直接影響該制度國際協(xié)調(diào)的效果?；谏鲜稣{(diào)查結(jié)果，SCT秘書處起草的文件（含條文草案）中將寬限期列為各國存在共同趨勢（common trend or identifiable tendency）的條款類型，而非各國存在一致性（convergency）的條款。這意味著SCT承認在這一方面的協(xié)調(diào)草案并沒有得到各國目前立法和實踐的壓倒性多數(shù)支持。

從比較法上的整體情況看，寬限期分為廣義寬限期和狹義寬限期，前者涵蓋外觀設計申請日前12月內(nèi)設計者本人及從其處得知設計信息的人所做的公開和第三人違反保密協(xié)議所做的公開，后者僅包括申請日前6個月內(nèi)設計者本人或經(jīng)其授權的人在官方指定或承認的展會、展覽中的公開及第三人未經(jīng)權利許可的公開[1]。美國屬于前者，而且在實行先發(fā)明制度的國家，廣義寬限期很有必要[2]；歐盟國家曾經(jīng)的外觀設計法屬于后者，但98/71號歐盟外觀設計指令采用了美國式的廣義寬限期，從而使得歐盟各國國內(nèi)法均采用了廣義的寬限期。

98/71號歐盟外觀設計指令第6條第2段規(guī)定，在對成員國外觀設計申請的新穎性和自體特征進行審查時，滿足以下條件的公開不予考慮：設計者、其權利繼承人，或因信息提供或其他行為而從設計者或其權利繼承人那里得知設計的第三人，申請日前的12個月內(nèi)的公開，有優(yōu)先權的申請，則是優(yōu)先權日前的12月內(nèi)的公開。第6條第3段規(guī)定，第2段也適用于因?qū)υO計者或其權利繼承人的權利濫用而導致的公開。日本2011年修改專利法時，將狹義寬限期改為廣義寬限期，但仍是申請日前的6個月為限。在適用上，只要首次公開符合條件，源于首次公開的再次公開不導致寬限期的喪失。[3]另外，加拿大也采用了廣義寬限期。

但在發(fā)明專利領域，歐洲專利公約和成員國國內(nèi)專利法均采用狹義寬限期。歐盟各國對于狹義寬限期的規(guī)定源于1963年的斯特拉斯堡公約，比如，根據(jù)法國知識產(chǎn)權法典第L.611-13條，在新穎性的評價中，專利申請日前6個月內(nèi)直接或間接因以下原因?qū)е碌墓_：對于發(fā)明者或其權利繼承人的明顯權利濫用；發(fā)明者或其權利繼承人在1928年巴黎國際展覽公約意義上的官方展覽或官方承認的展覽中公開。這一規(guī)定的適用范圍很窄，因為1928年巴黎公約所認可的展覽必須符合多項條件，包括展期3周到6個月，需為通過外交渠道的參展邀請，排除純科學的展覽等。 二、《條文草案》的規(guī)定 根據(jù)《條文草案》第6條，工業(yè)品外觀設計在申請?zhí)峤恢栈騼?yōu)先權日前的6或12個月內(nèi)公開的，有下列情形之一者，不影響工業(yè)品外觀設計的新穎性和/或原創(chuàng)性：

(i) 由設計人或其權利繼受人公開；(ii) 由知悉工業(yè)品外觀設計且經(jīng)設計人或其權利繼受人授權的人將之公開的人公開；或者(iii) 因與設計人或其權利繼受人有關的濫用行為被公開。

SCT 第二十五屆和第二十六屆會議上，一些代表團表示，寬限期應為自工業(yè)品外觀設計公開之日起6 個月，而不是12 個月。因此，本條修改版提出兩種方案供討論，即寬限期為自公開之日起“12 個月”或“至少6 個月”。關于第二種方案應指出，一些用戶組織在第二十六屆會議上表示，這種方案不是最佳方案，因為它讓人感覺似乎該規(guī)定存在法律確定性，但“至少6個月”的規(guī)定使得這種法律確定性在現(xiàn)實中并不存在，因為各國的差異仍會存在。

關于第二種公開的情形，由于要求該另一個人必須被設計人或其權利繼承人授權而公開外觀設計的，在第二十六屆會議上，一個代表團和一個用戶協(xié)會的代表認為這一要求可能限制寬限期給設計人帶來的好處。另有一個代表團建議增加第四種可能引發(fā)寬限期的公開情況，即第三方從設計人或其權利繼承人處直接或間接取得了關于工業(yè)品外觀設計的信息。這種情況可以與第(ii)項中提到的情況合二為一，但條件是按一個代表團建議的那樣，刪除第三人應當被設計人或其權利繼承人授權公開的要求。

本條設置的寬限期還包括針對設計人或其權利繼受人的濫用行為而導致的公開。濫用性公開的一個例子是：未經(jīng)設計人或其權利繼受人授權，某人將獲知的處于保密條件下工業(yè)品外觀設計進行了公開。在SCT 第二十六屆會議上，一個代表團建議刪除第(iii)項，而另一個代表團認為該項中所描述的情況將構成一種不公平競爭，為保護申請人的權利，為之規(guī)定寬限期將很有益。第三項的規(guī)定應予保留，因為這有利于申請人權益的保護，否則，因此導致的喪失外觀設計權的后果將無法彌補。 三、中國的法律和實踐 中國專利法的第二十四條規(guī)定： 申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性： （一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的； 　?。ǘ┰谝?guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的； 　?。ㄈ┧宋唇?jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。 中國法實際上采用的是狹義寬限期，從公開的主體、公開的場合和寬限期的時限三個方面規(guī)定了寬限期的適用范圍。在公開的主體方面，展會公開和會議公開是申請人自己或經(jīng)其授權的人所做的公開，而未經(jīng)許可的公開則是第三人所做的公開，這符合條文草案目前的規(guī)定。在第三人未經(jīng)許可的公開的情形上，各國尚未達成一致，但無論是否達成一致，都對中國法沒有實質(zhì)的影響。在公開的方式上，條文草案沒有做出規(guī)定。世界知識產(chǎn)權組織的調(diào)查問卷卻明確對國際展會公開和國內(nèi)展會公開的情形進行了調(diào)查，這表明，在公開方式上，條文草案選擇了不做規(guī)定。對這一不做規(guī)定的做法可以做兩種解釋，一種是由各國自行規(guī)定。這樣做的原因就是，如前所述，各國在國內(nèi)公開和國際公開方面不存在一致性或共同趨勢，另一種是認為草案采用了廣義寬限期，從而涵蓋任何形式的公開。從廣義和狹義寬限期的區(qū)別和美日歐的一直做法來看，草案應是傾向于廣義寬限期，因此，后一種解釋的可能性更大。 四、對策建議 在外觀設計專利的新穎性寬限期方面，美日歐均采用了廣義的寬限期，這一趨勢將或早或晚的推進到其他國家。支持廣義寬限期的觀點主要是從設計人的利益出發(fā)，它使得設計人得以避免因嚴格新穎性條件的適用而失去專利的風險，也使得設計人得以在申請專利之前對設計產(chǎn)品進行市場檢驗以決定是否需要申請專利；反對廣義寬限期的觀點則側(cè)重公共利益的保護，認為申請日或優(yōu)先權日之前的公知技術應為任何人均可以實施，新穎性寬限期將給公眾帶來很大的法律風險。我國如果對外觀設計采用廣義寬限期，則可以對發(fā)明專利仍采用狹義寬限期，如同歐盟國家的做法。廣義寬限期將進一步有利于外觀設計人降低權利喪失的風險，并為其提供申請專利之前的市場考察，但將給社會公眾的實施自由帶來限制，因為直接或間接來源于權利人的任何形式的公開都將為權利人保留12個月之內(nèi)取得專用權的可能。因此，從公共利益的角度考慮，應抵制廣義寬限期的采納。但從國際趨勢的來看，廣義寬限期的推廣也只是個時間問題。另一方面，即便最終草案采用狹義寬限期，我國法律的規(guī)定仍有需要調(diào)整的地方：一是草案中的公開的方式將不再限于官方舉辦或承認的展會或會議；二是寬限期的適用范圍將涵蓋直接或間接源于權利人或權利繼承者的首次公開之后的再次公開，但寬限期只能從首次公開起算。參考文獻： [1] 尹新天.關于新穎性寬限期的問題[J].知識產(chǎn)權，2002（1）：14-19. [2] Michael S.Moore.A general period of grace in a first to file world: key issue[J].Intellectual property quarterly，2002（1）：75-96. [3] 曲燕，等.日本新穎性寬限期制度研究[J].電子知識產(chǎn)權，2012（10）：12-17.

作者：馬燕，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會；馮術杰，清華大學法學院來源：《中國發(fā)明與專利》雜志整理：IPRdaily趙珍網(wǎng)站：IPRdaily.com

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