美國“龐氏騙局”引發(fā)專利海外糾紛

【小D導(dǎo)讀】

日前，一樁深圳企業(yè)起訴美國“龐氏騙局”CEO案在深圳企業(yè)圈引起廣泛關(guān)注。

記者隨后了解到，該案起于深圳一家企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品在進(jìn)軍美國后，先后遭遇侵權(quán)和詐騙一事。深圳里陽電子持有專利的電子蠟燭在2010年向美國合作方提供技術(shù)資料后，被美國合作方搶先拿到專利證書，并另尋找中國制造商進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，賺取高額利潤。

據(jù)了解，這家企業(yè)的遭遇，也代表和反映出中國創(chuàng)新企業(yè)在走海外市場所遭遇的常見困境——自主研發(fā)產(chǎn)品易被仿制，維權(quán)成本高昂無法承擔(dān)等。深圳市里陽電子有限公司董事長李曉鋒表示，雖然目前這一專利已重回里陽電子。中國企業(yè)在尋求海外合作方時(shí)，要盡量選擇那些已運(yùn)營數(shù)十年的“老牌”企業(yè)合作，最好先做一下背景調(diào)查，并同時(shí)有意識(shí)地注意保護(hù)自身產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

起因

美合作方盜用圖紙制造產(chǎn)品在美銷售

里陽電子是一家坐落于深圳蛇口的科技企業(yè)，從2004年，便開始做電子蠟燭燈產(chǎn)品，目前是中國最大的電子蠟燭和LED照明產(chǎn)品開發(fā)及制造商之一，僅僅在美國，里陽電子每年的銷售額就多達(dá)十幾億美元。

2009年，里陽電子經(jīng)過研發(fā)，發(fā)明了一種電子蠟燭。這種電子蠟燭用干電池或鋰電池作為能源，其最上面的“火焰”會(huì)像真實(shí)的傳統(tǒng)蠟燭一樣閃爍。這使得該電子蠟燭不僅與普通蠟燭沒什么兩樣，而且避免了室內(nèi)點(diǎn)燃蠟燭的相關(guān)危險(xiǎn)。

歐美等民眾普遍有點(diǎn)蠟燭的習(xí)慣，但是越來越多的地方和場所，禁止在室內(nèi)點(diǎn)放蠟燭，因此電子蠟燭上市，可為里陽電子帶來可觀的銷售額和利潤。而據(jù)測算，美國每年的電子蠟燭市場約有10億美元的市場空間。

深圳市里陽電子有限公司董事長李曉鋒告訴記者，2010年6月，里陽電子在國內(nèi)以及美國、加拿大、德國等都申請(qǐng)了該電子蠟燭的專利。但由于專利審核時(shí)間較長，國內(nèi)的專利證書直到2012年8月1日和2014年6月25日才分別拿到，而美國的專利證書也是2014年7月29日才拿到。

正是利用這一時(shí)間差，里陽曾在美國的合作方仿制了這一產(chǎn)品，并搶先占領(lǐng)美國市場。李曉鋒告訴記者，2010年早期，美國Candella公司及其創(chuàng)始人Peter Smith主動(dòng)與里陽接洽。當(dāng)年3月，該公司和里陽簽訂了多項(xiàng)全球獨(dú)家制造、開發(fā)和分銷協(xié)議，同時(shí)還簽訂了保密協(xié)議。在保密協(xié)議里雙方約定，Candella公司不能將里陽提供的有關(guān)電子蠟燭技術(shù)資料提供給第三方共享，不能利用里陽的技術(shù)仿制產(chǎn)品等。當(dāng)年4月，里陽向Candella公司多次寄送了電子蠟燭樣品和電子蠟燭技術(shù)圖紙。而不久后，美國Candella公司回復(fù)稱，里陽產(chǎn)品價(jià)格太高，市場賣不動(dòng)，便中斷了與里陽的合作。

李曉峰告訴記者，Peter在拿到里陽電子的電子蠟燭圖紙后，迅速找了美國的迪斯尼公司，并利用迪斯尼公司的專利申請(qǐng)渠道，在美國、加拿大、英國和德國申請(qǐng)專利，而且是后申請(qǐng)卻先拿到了專利證書。李曉峰說，在美國申請(qǐng)專利，申請(qǐng)后小公司往往需要數(shù)年才能獲得證書，而像是迪斯尼這樣的大公司，一般僅需要9個(gè)月便能獲得證書。在這樣的背景下，雖然Candella公司于2010年8月才申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)電子蠟燭的專利，但2011年該公司就拿到了專利證書。

李曉峰表示，不僅如此，Candella公司還和Luminara Worldwide公司簽署了另外一份獨(dú)家制造和分銷協(xié)議，并通過Luminara的CEO和中國制造商的聯(lián)系，找到中國廣州亞一照明科技，專門開設(shè)生產(chǎn)線制造這種電子蠟燭，并開始在全球范圍內(nèi)銷售產(chǎn)品。據(jù)里陽電子估算，在2011年前4個(gè)月時(shí)間里，僅通過美國最大的電視頻道QVC，Candella和Luminara就銷售了1000多萬美元的產(chǎn)品。

困境

專利先申請(qǐng)卻后獲得深圳企業(yè)吃“啞巴虧”

發(fā)現(xiàn)這一情況后，里陽電子便開始向美國各經(jīng)銷商說明，美國Candella/Luminara侵權(quán)了里陽電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，但由于其通過迪斯尼申請(qǐng)的專利已經(jīng)在手，而里陽電子的專利證書直到2014年7月底才拿到，當(dāng)時(shí)經(jīng)銷商無法認(rèn)可里陽在該產(chǎn)品上所擁有的專利。

不得已，里陽電子首先選擇在國內(nèi)起訴該產(chǎn)品的國內(nèi)制造商。2013年，里陽電子在廣州市中院起訴該電子蠟燭的國內(nèi)制造商——廣東同方照明有限公司（前身即為廣州亞一照明科技），而廣州市中級(jí)人民法院也受理了該案。據(jù)李曉峰告訴記者，里陽電子2011年9月14日獲得電子蠟燭的外觀授權(quán)，而2012年8月，里陽電子也拿到了電子蠟燭的發(fā)明專利之一。目前該專利的法律狀態(tài)都為有效專利。

里陽訴稱，廣東同方照明有限公司未經(jīng)許可，大量生產(chǎn)、銷售與原告里陽專利保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)相同的產(chǎn)品，違反了《中華人民共和國專利法》第11條的規(guī)定，給原告造成了嚴(yán)重?fù)p害。因此，里陽請(qǐng)求人民法院依法保護(hù)自己的合法權(quán)益，判令廣東同方照明有限公司立即停止對(duì)里陽專利的侵權(quán)行為，賠償里陽損失人民幣合計(jì)150萬元和里陽因制止侵權(quán)所支付的必要費(fèi)用人民幣6萬元，并判令由廣東同方照明有限公司承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

在該案進(jìn)行中時(shí)，美國人邁克爾·奧肖內(nèi)西（Michael O"Shaughnessy）取代Peter控制了Candella/Luminara公司。隨后，邁克爾出面與李曉峰溝通談判解決辦法。

李曉峰告訴記者，邁克爾出面，以不能影響電子蠟燭產(chǎn)品銷售商的利益和產(chǎn)品生產(chǎn)商更換需要過渡時(shí)間為由，希望和里陽電子合作，逐步由里陽電子取代其原來在國內(nèi)的制造商。而后，邁克爾還向里陽電子派出了多名工作人員以示加強(qiáng)雙方合作，為里陽電子接替同方照明成為電子蠟燭的制造商做準(zhǔn)備?！爱?dāng)時(shí)我們還沒有拿到美國的專利證書，邁克爾提出的方案對(duì)里陽電子有利，因此雙方達(dá)成和解，并簽訂了和解書，隨后我們?cè)趪鴥?nèi)撤訴了?！崩顣苑灞硎尽?

然而，一直到今年5月，里陽電子依然沒有接到美國方面的任何訂單?！拔覀冎绷?，又催邁克爾，于是他們下了一張350萬美元的訂單?！崩顣苑逭f，里陽電子于是立即安排生產(chǎn)，但出了14萬美元的貨后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方出具的付款材料根本無法兌付，“我們這才發(fā)現(xiàn)這筆訂單仍是一個(gè)騙局，對(duì)方希望以大額訂單拖垮我們企業(yè)，但至今對(duì)方未付款，而已生產(chǎn)的產(chǎn)品則堆在倉庫里”。

不僅如此，隨后李曉峰通過背景調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這位邁克爾正是美國出名的“龐氏騙局”CEO。記者隨后搜索其姓名發(fā)現(xiàn)，2009年12月，新華社曾發(fā)通稿披露路透社總結(jié)的2009年度臭名昭著的“美國十大金融丑聞”。其中，湯姆·皮特斯詐騙消費(fèi)者案位居其列，而該詐騙公司的實(shí)際控制人正是邁克爾·奧肖內(nèi)西。據(jù)報(bào)道，該詐騙案涉案金額達(dá)36.5億美元，湯姆·皮特斯獲50年監(jiān)禁，而被認(rèn)為是實(shí)際控制人的邁克爾·奧肖內(nèi)西，卻因美國法院目前暫時(shí)無法掌握其詐騙證據(jù)而一直逍遙法外。

進(jìn)展

可能會(huì)贏官司卻虧錢但將堅(jiān)持維權(quán)到底

2014年7月底，里陽電子終于獲得美國的專利證書，決定起訴邁克爾及其所控制的Candella/Luminara公司，以及其國內(nèi)的制造商同方照明。

“雖然晚拿到證書，但由于申請(qǐng)時(shí)間早于那家美國公司，因此里陽電子獲得專利證書后，實(shí)際上，此前的那份證書已經(jīng)無效?！崩顣苑灞硎荆偌由厦绹鴮?duì)于侵權(quán)產(chǎn)品的懲罰性條款，因此里陽獲得專利證書后，該電子蠟燭的經(jīng)銷商都找回里陽電子改而銷售其生產(chǎn)制造的產(chǎn)品。

2014年8月6日，在里陽電子啟動(dòng)對(duì)邁克爾及其所控制的Candella/Luminara公司的訴訟之后，里陽的國內(nèi)維權(quán)行動(dòng)也同時(shí)開始。李曉鋒提供的資料顯示，8月14日，里陽向深圳海關(guān)提交扣押廣東同方照明有限公司貨品的申請(qǐng)。8月18日，深圳大鵬海關(guān)查獲了一貨柜貨品。8月26日，里陽與深圳中院法官一起到大鵬海關(guān)第一查驗(yàn)場封存了此貨柜的6個(gè)樣品。經(jīng)查，柜內(nèi)貨物為電子蠟燭，共13896個(gè)，貨值為75萬元人民幣。

此外，李曉鋒提供的資料同時(shí)顯示，8月19日，里陽向深圳海關(guān)再次提交扣押廣東同方照明有限公司貨品的申請(qǐng)。8月23日，深圳大鵬海關(guān)再次查獲了一貨柜貨品。經(jīng)查，柜內(nèi)貨物為電子蠟燭，共17600個(gè)，貨值88萬元人民幣。9月5日，深圳中級(jí)人民法院到深圳鹽田海關(guān)正式對(duì)上述兩個(gè)貨柜“電子蠟燭”實(shí)施保全措施。

與此同時(shí)，里陽針對(duì)廣東同方照明有限公司的訴訟也再次提上議事日程。8月，里陽向深圳市中級(jí)人民法院提交訴狀，訴請(qǐng)法院判令被告停止原告專利侵權(quán)行為，并賠償原告人民幣500萬元及因制止其侵權(quán)所支付的必要費(fèi)用等。據(jù)悉，此案將于2014年11月4日在深圳開庭。

據(jù)媒體報(bào)道，作為被告方的廣東同方照明有限公司的母公司同方股份副總裁王良海此前在公開場合表示，LED蠟燭燈（即電子蠟燭）是其發(fā)明的，該產(chǎn)品將為同方股份帶來上億元的利潤。而日前，有記者專門就此事向王良海求證，王良海表示：“電子蠟燭就是我發(fā)明的，打官司就打唄”。

對(duì)于這場跨國官司，李曉峰表示：里陽電子對(duì)勝訴很有信心，但擔(dān)心“贏了官司虧了錢”。李曉峰解釋，前幾年，這家美國公司已經(jīng)用里陽的專利，在一個(gè)新產(chǎn)品最賺錢的頭幾年里賺了很多錢，而里陽再進(jìn)入這一市場，無論是價(jià)格還是里利潤都已被壓縮。而在官司上，里陽起訴要承擔(dān)美國高昂的維權(quán)成本，“目前僅案件初期，里陽花費(fèi)的律師費(fèi)就多達(dá)40萬美元，而預(yù)計(jì)打完這一官司要花費(fèi)400萬美元。”李曉峰說，同時(shí)，按照美國的法律，即使里陽勝訴，被告也不會(huì)承擔(dān)律師費(fèi)用，而且一旦面臨賠償時(shí)，這家美國公司完全有可能直接破產(chǎn)，讓里陽電子拿不到賠償。

“不過，即使這樣里陽也會(huì)堅(jiān)持打這個(gè)官司?！崩顣苑逭f，自從金融危機(jī)以來，里陽電子被侵權(quán)的這種情形時(shí)有發(fā)生，在中國企業(yè)自主研發(fā)的新品樣品被外國公司獲得后，一旦中國企業(yè)開出的產(chǎn)品價(jià)格不符合他們的期望后，這些外國企業(yè)就會(huì)甩開發(fā)明者，去找第二家中國企業(yè)仿制，并自己銷售。而大多數(shù)中國企業(yè)無法承擔(dān)高額的維權(quán)成本?！袄镪栍袑?shí)力，因此里陽決定將這場官司打到底，就是要為‘走出去’的中國企業(yè)以身說法?！崩顣苑灞硎?。（作者：曲廣寧）

來源：中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師網(wǎng) 整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：www.islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014（添加驗(yàn)證請(qǐng)說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實(shí)務(wù)干貨分享、定期私密線下活動(dòng)、更有機(jī)會(huì)加入知識(shí)產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級(jí)】與全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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