如何應(yīng)對(duì)“專利流氓”？三位知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家聯(lián)合“支招”

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【小D導(dǎo)讀】

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，“專利流氓”（patent troll）已成為多個(gè)國(guó)家所面臨的麻煩，以美國(guó)為最。而在中國(guó)，由“專利流氓”啟動(dòng)的訴訟已開(kāi)始成為越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)的困擾。如何應(yīng)對(duì)“專利流氓”？三位知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家聯(lián)合“支招”！

核心提要

專利流氓實(shí)際上發(fā)源于美國(guó)，在美國(guó)愈演愈烈。目前美國(guó)的專利流氓或者帶有專利流氓行為傾向的公司，已把其觸角延伸到中國(guó)來(lái)，在中國(guó)開(kāi)設(shè)了分公司或者關(guān)聯(lián)公司，這是國(guó)內(nèi)專利流氓存在的一種方式。這些專利流氓要打擊的主要有兩類公司——大型公司或中小高新企業(yè)，后者受到的打擊往往更大，因?yàn)檫@類公司往往正在起步之初，對(duì)打擊的承受力還不強(qiáng)，這時(shí)候?qū)＠髅フ疑蟻?lái)，可能會(huì)導(dǎo)致一劍封喉。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，“專利流氓”（patent troll）已成為多個(gè)國(guó)家所面臨的麻煩，以美國(guó)為最。而在中國(guó)，由“專利流氓”啟動(dòng)的訴訟已開(kāi)始成為越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)的困擾。

有業(yè)內(nèi)專家表示，“專利流氓”雖然提升了企業(yè)對(duì)于專利價(jià)值的重視程度，但也為社會(huì)帶來(lái)了更大的負(fù)面影響。如果任其發(fā)展，“專利流氓”可能會(huì)提起更多的專利訴訟，不僅會(huì)擾亂市場(chǎng)秩序，還將破壞正常的知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境，影響專利交易市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

針對(duì)與專利流氓相關(guān)的問(wèn)題，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道近日專訪了上海大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長(zhǎng)陶鑫良、華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院教授李秀娟以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)＜叶栏?qǐng)他們具體談?wù)勅绾慰创龑＠髅サ默F(xiàn)象，以及企業(yè)和國(guó)家應(yīng)如何應(yīng)對(duì)專利流氓。

“專利流氓”最初是一個(gè)中性詞

《21世紀(jì)》：如何定義專利流氓？NPE（非專利實(shí)施主體）是否可以被認(rèn)為是專利流氓的另一個(gè)代稱？

董美根：專利流氓是指以收購(gòu)專利為主，不使用專利為目標(biāo)，而以大量提起專利侵權(quán)之訴為手段，獲得高額賠償或達(dá)成許可使用費(fèi)的公司。NPE與專利流氓存在一定差異，專利流氓必然是NPE，但NPE并非一定是專利流氓。

陶鑫良：專利流氓實(shí)際上發(fā)源于美國(guó)，在美國(guó)愈演愈烈，但美國(guó)的專利流氓與中國(guó)現(xiàn)在所提的專利流氓之間仍存在一些差異。在中國(guó)，那些惡意申請(qǐng)專利卻不以發(fā)起訴訟為目的的人通常被稱為專利流氓。而在美國(guó)，專利的取得相對(duì)來(lái)說(shuō)還是在法律構(gòu)架的范圍之內(nèi)，但是以發(fā)起訴訟為目的顯然是專業(yè)流氓的行徑。

李秀娟：“patent troll”這一概念在國(guó)內(nèi)還處于研究的階段，它的確切含義也沒(méi)有被完全定下來(lái)，國(guó)內(nèi)在翻譯的時(shí)候直接把troll翻成了流氓。但這個(gè)詞在英文中的本意實(shí)際包含專利分配的含義，最早在美國(guó)是指給比較弱勢(shì)的發(fā)明人維權(quán)的一種途徑，因此是一個(gè)中性詞，而不是像國(guó)內(nèi)所普遍認(rèn)為的貶義詞。

現(xiàn)在美國(guó)出現(xiàn)了大量的patent troll，這些patent troll自己不實(shí)施專利，也不進(jìn)行技術(shù)移轉(zhuǎn)。這些人僅僅是為了訴訟之后拿到高昂的賠償費(fèi)，這對(duì)技術(shù)創(chuàng)新毫無(wú)益處。從這一角度來(lái)說(shuō)，“專利流氓”應(yīng)當(dāng)受到規(guī)制，或者說(shuō)應(yīng)當(dāng)受到引導(dǎo)，讓其回到原有的、應(yīng)有的含義中，從而更多地為技術(shù)轉(zhuǎn)移或?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新服務(wù)。

“專利流氓”的觸角延伸到中國(guó)企業(yè)

《21世紀(jì)》：目前，多家中國(guó)企業(yè)已受到專利流氓的侵?jǐn)_，如：華為、聯(lián)想、中興通訊[-1.42% 資金研報(bào)]，從2009年至2013年，這三家中國(guó)企業(yè)就曾分別遭遇68起、66起和61起訴訟。能否介紹一下，總體來(lái)看，中國(guó)目前受專利流氓侵?jǐn)_的情況如何？

陶鑫良：據(jù)我了解，目前美國(guó)的專利流氓或者帶有專利流氓行為傾向的公司，已把其觸角延伸到中國(guó)來(lái)，在中國(guó)開(kāi)設(shè)了分公司或者關(guān)聯(lián)公司，這是國(guó)內(nèi)專利流氓存在的一種方式。這些專利流氓要打擊的主要有兩類公司——大型公司或中小高新企業(yè)，后者受到的打擊往往更大，因?yàn)檫@類公司往往正在起步之初，其研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)乃至整個(gè)資源的籌備、對(duì)打擊的承受能力還不是很大，這時(shí)候?qū)＠髅フ疑蟻?lái)，可能會(huì)導(dǎo)致一劍封喉。

李秀娟：在國(guó)內(nèi)，專利權(quán)有時(shí)會(huì)被一些NPE濫用，他們明明知道他們所擁有的專利權(quán)并不是很穩(wěn)定，但仍提起訴訟，然后大量發(fā)警告函給被訴企業(yè)。一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)不是很健全的企業(yè)在收到警告函之后，就可能會(huì)選擇交錢來(lái)息事寧人。實(shí)際上，被告了并不意味著自己就一定存在問(wèn)題，但中國(guó)人對(duì)訴訟卻有一個(gè)感覺(jué)，即我被告了，那么一定是自己做錯(cuò)了什么。但很多企業(yè)為了避免訴訟，在收到警告函后就主動(dòng)交錢的做法實(shí)際上讓這類專利流氓得逞。

專利流氓何以能得逞

《21世紀(jì)》：是何種原因造成專利流氓頻頻侵?jǐn)_企業(yè)？

李秀娟：專利技術(shù)往往是十分復(fù)雜的，專利技術(shù)變?yōu)榉晌募枰褂梦淖謥?lái)描述。然而，技術(shù)方案和真正的產(chǎn)品之間的界限是存在一定的模糊性的。復(fù)雜的專利加上界限的模糊就很容易形成專利流氓得逞的法律空間。

值得注意的是，技術(shù)密集也是專利流氓頻發(fā)的一個(gè)客觀原因，而像華為、聯(lián)想、中興等均是技術(shù)密集型企業(yè)。舉個(gè)例子，對(duì)華為來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)的途徑非常多，其中涉及到的技術(shù)成千上萬(wàn)，而在研發(fā)的時(shí)候技術(shù)與技術(shù)之間可能會(huì)出現(xiàn)交叉，專利與專利之間也可能會(huì)有重疊的部分。而企業(yè)的精力有限，無(wú)法為所有的核心技術(shù)都申請(qǐng)專利。這時(shí)專利流氓只要拿到了一定的技術(shù)，就可以很篤定說(shuō)，有一些很好的專利你需要用，而我剛好為這個(gè)技術(shù)注冊(cè)了專利，那么企業(yè)這時(shí)就吃虧了。

董美根：經(jīng)濟(jì)方面的原因在于，專利本身的價(jià)值具有不確定性，這為專利流氓的高額索賠提供了基礎(chǔ)。法律方面的原因則在于，其一，專利權(quán)本質(zhì)就是一種排除權(quán)，即不作為請(qǐng)求權(quán)，而不是積極的實(shí)施權(quán)。因此，除法律另有規(guī)定外，未經(jīng)許可實(shí)施他人專利的行為都構(gòu)成專利侵權(quán)。其二，專利審查制度本身的原因。我國(guó)乃至很多國(guó)家只對(duì)發(fā)明專利進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，對(duì)于實(shí)用新型與外觀設(shè)計(jì)只進(jìn)行形式審查。審查體制必然造成了很多垃圾專利。

如何避免專利流氓的侵?jǐn)_

《21世紀(jì)》：中國(guó)企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)專利流氓？國(guó)家在這一方面應(yīng)做哪些努力？

陶鑫良：我的想法實(shí)際上包含幾個(gè)方面：

第一、要加強(qiáng)對(duì)專利流氓之類行為的制約制度安排，包括法律法規(guī)和有關(guān)的整治順序和管理制定等方面。

第二、目前我國(guó)對(duì)專利侵權(quán)等方面的一些界限還是比較模糊的，現(xiàn)在也沒(méi)有立法，即使有立法也很難詳細(xì)。在這樣的情況下，應(yīng)當(dāng)讓專業(yè)流氓的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為付出相當(dāng)?shù)拇鷥r(jià)，即增加專利流氓的訴訟成本。一旦被認(rèn)定是專利流氓行為，就基本可認(rèn)定是一種不正當(dāng)?shù)膼阂庠V訟，在這種情況下，可要求被視為專利侵權(quán)訴訟案件原告方的專利流氓來(lái)承擔(dān)它自己的訴訟成本和費(fèi)用，同時(shí)還要讓他承擔(dān)被告相關(guān)的費(fèi)用，包括合理的律師費(fèi)。

第三、我們專利本身以及專利審查的質(zhì)量都需要有所提升，用更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)避免專利流氓的得心應(yīng)手。

李秀娟：從企業(yè)層面來(lái)講，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該建立自己完整的專利戰(zhàn)略、完善其專利預(yù)警，隨時(shí)關(guān)注行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的專利情況，因?yàn)閷＠贫纫髮＠吮仨毠_(kāi)技術(shù)才能獲得專利權(quán)利，因此隨時(shí)關(guān)注可以更好地幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)。

另外，我們的企業(yè)也可以借鑒國(guó)外專利技術(shù)聯(lián)盟的形式，在聯(lián)盟范圍內(nèi)進(jìn)行專利技術(shù)共享。在選用技術(shù)的時(shí)候，盡量使用聯(lián)盟內(nèi)戰(zhàn)略伙伴的技術(shù)，技術(shù)使用許可費(fèi)在聯(lián)盟內(nèi)部進(jìn)行結(jié)算。譬如，美國(guó)IBM、英特爾、微軟、蘋果等公司就形成了這樣一個(gè)技術(shù)聯(lián)盟，叫ITI，這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式就可很好地避免專利流氓的侵?jǐn)_。

從國(guó)家層面來(lái)講，政府應(yīng)推動(dòng)形成這種聯(lián)盟，并建設(shè)好國(guó)家級(jí)別的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，從而減少專利流氓獲利的空間。而專利流氓在這樣的大環(huán)境下一旦被邊緣化，它就很有可能主動(dòng)參與到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)過(guò)程中，從實(shí)際角度來(lái)看反而促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。

董美根：對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，應(yīng)增強(qiáng)信心，對(duì)專利流氓提起的訴訟，要認(rèn)真分析專利權(quán)的有效性及是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍。同時(shí)，企業(yè)可借助專業(yè)力量。因?yàn)閷?duì)于涉及技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，不僅是法律問(wèn)題，也是技術(shù)問(wèn)題。因此，只有專業(yè)人員才能充分應(yīng)對(duì)。此外，企業(yè)還應(yīng)充分尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)即充分檢索、分析他人專利技術(shù)，將他人專利吃透，能規(guī)避的規(guī)避、能迂回設(shè)計(jì)的迂回設(shè)計(jì)。實(shí)在不能規(guī)避或迂回的，積極談判。對(duì)于國(guó)家而言，可以考慮加強(qiáng)重點(diǎn)名單的監(jiān)控，并及時(shí)向特定企業(yè)發(fā)布預(yù)警信息。

來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道作者：慕麗潔編輯：IPRdaily 趙珍 IPRdaily小秘書個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014（添加驗(yàn)證請(qǐng)說(shuō)明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實(shí)務(wù)干貨分享、定期私密線下活動(dòng)、更有機(jī)會(huì)加入知識(shí)產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級(jí)】與全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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