論新商標(biāo)法中的“容易導(dǎo)致混淆”的內(nèi)涵

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文/ IPRdaily特約撰稿人袁博上海市第二中級法院

【小D導(dǎo)讀】

“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護(hù)的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的指導(dǎo)價值。

在舊的商標(biāo)法中，侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)主要考慮商標(biāo)標(biāo)識本身，即應(yīng)考察標(biāo)識本身的屬性，如外觀、呼叫、含義等是否構(gòu)成近似，換言之，應(yīng)以標(biāo)識本身為準(zhǔn)，是否會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆商品的來源不是應(yīng)該考慮的主要方面。由于這種思維過于注重對注冊商標(biāo)符號本身的保護(hù)，而漠視了對商標(biāo)所代表的商譽(yù)的保護(hù)，被有的學(xué)者稱為“符號保護(hù)”。[1]為了克服這一弊端，新商標(biāo)法特別將國際通行的“混淆可能性”融入到了商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之中。為了貫徹這一轉(zhuǎn)變，除了第57條的條文變化外，新商標(biāo)法還有兩個條文也進(jìn)行了配合性的修正：第48條，給商標(biāo)使用增加了“用于識別商品來源”的限定，顯然，指示商品來源是商標(biāo)間發(fā)生混淆的前提條件；第64條，新增了注冊商標(biāo)專用人不能證明起訴侵權(quán)之前三年內(nèi)實(shí)際使用過注冊商標(biāo)，也不能證明侵權(quán)行為受到其他損失的，被訴侵權(quán)人不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的內(nèi)容，這是因?yàn)椋瑱?quán)利受到侵害是商標(biāo)發(fā)生混淆的結(jié)果，而商標(biāo)如果沒有實(shí)際使用，就不會給消費(fèi)者造成誤認(rèn)和混淆，自然不會帶來實(shí)際的侵害。

因此，“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護(hù)的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的指導(dǎo)價值。具體而言，判定商標(biāo)侵權(quán)需要考慮如下四個方面：

一、商標(biāo)侵權(quán)需要標(biāo)識在經(jīng)營活動中與產(chǎn)品結(jié)合，僅僅是登記行為不導(dǎo)致商標(biāo)意義上的混淆

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第(一)項(xiàng)規(guī)定“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為”，根據(jù)這一規(guī)定，使用與他人相同或相似商標(biāo)作為企業(yè)字號在相同或相似商品上使用，如構(gòu)成侵權(quán)均須以容易使相關(guān)公眾造成誤認(rèn)為要件，而是否造成誤認(rèn)，并不能僅以注冊登記作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際使用狀況綜合加以判斷。換言之，如果企業(yè)僅僅只有注冊登記字號行為而無實(shí)際經(jīng)營行為，就會因?yàn)闆]有發(fā)生混淆結(jié)果的可能性而不會發(fā)生侵權(quán)結(jié)果。

例如，在寶鋼集團(tuán)有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司與青島寶鋼五金制品有限公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中，“寶鋼”既是原告的企業(yè)字號，也是原告享有權(quán)利的注冊商標(biāo)。被告寶鋼五金公司成立于2006年7月26日，經(jīng)營范圍為：制釘;加工五金工具、模具、機(jī)械零部件。寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司認(rèn)為寶鋼五金公司在企業(yè)名稱中使用“寶鋼”二字侵犯了其商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭，故此向法院提起訴訟，要求寶鋼五金公司停止在企業(yè)名稱中使用“寶鋼”二字。一審法院認(rèn)為，寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司僅提交了寶鋼五金公司的工商登記材料，而未提交其他實(shí)際使用的證據(jù)，因此無法證明寶鋼五金公司在實(shí)際經(jīng)營中使用了“寶鋼”二字，進(jìn)而無法證明寶鋼五金公司的實(shí)際使用行為造成了相關(guān)公眾的誤認(rèn)，侵犯了寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司的合法權(quán)益。二審法院維持了一審判決，并強(qiáng)調(diào)，相關(guān)公眾在購買商品或服務(wù)時，是以標(biāo)注在商品或服務(wù)上的商業(yè)標(biāo)識以及這些商業(yè)標(biāo)識在商業(yè)活動中的具體使用情況來進(jìn)行區(qū)分和選擇，而并非依賴于企業(yè)在工商部門的登記注冊情況。寶鋼五金公司登記注冊其企業(yè)名稱的行為并不屬于對企業(yè)名稱進(jìn)行商業(yè)使用的范疇，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，也不會損害到寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司的商標(biāo)權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)，不構(gòu)成商標(biāo)法及反不正當(dāng)競爭法意義上的侵權(quán)行為，無需承擔(dān)侵權(quán)民事責(zé)任。

二、商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識與產(chǎn)品在經(jīng)營活動中結(jié)合，而且需要有實(shí)際經(jīng)營的可能性，否則不導(dǎo)致混淆

商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識與產(chǎn)品在經(jīng)營活動中結(jié)合，而且需要有實(shí)際經(jīng)營的可能性。這是因?yàn)?，在商?biāo)注冊時的產(chǎn)品或服務(wù)類別是由申請人自由指定的，而很多商品或服務(wù)的經(jīng)營我國另有特別的經(jīng)營主體資格限制，而對于申請人是否實(shí)際有這些資質(zhì)并不是商標(biāo)局的審查范圍，這就在實(shí)踐中造成了一種現(xiàn)象：一些企業(yè)或者個人有意無意的在一些特種經(jīng)營范圍內(nèi)注冊商標(biāo)，注冊成功后并不實(shí)際使用，卻據(jù)此指控其他經(jīng)營主體（通常為特種行業(yè)內(nèi)的國企）侵犯其商標(biāo)權(quán)。對于這種注冊行為，由于注冊主體并不符合國家政策法規(guī)的經(jīng)營條件而不可能在實(shí)際經(jīng)營活動中在注冊類別上使用商標(biāo)，因此不會導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者的混淆，因此也不會導(dǎo)致侵權(quán)的后果。

例如，在帥揚(yáng)與廣西北部灣銀行商標(biāo)侵權(quán)案中，自然人帥揚(yáng)于2004年8月向國家商標(biāo)局申請注冊“桂花guihua”文字商標(biāo)，并與2008年1月獲得核準(zhǔn)注冊，商標(biāo)核定服務(wù)項(xiàng)目為第36類，包括保險、銀行、金融服務(wù)、信用卡服務(wù)、借款服務(wù)、信用卡發(fā)放等，有效期自2008年至2018年。2003年12月，南寧市商業(yè)銀行（現(xiàn)廣西北部灣銀行）開始向社會公眾發(fā)放桂花借記卡，2008年，廣西北部灣銀行在重組基礎(chǔ)上成立并繼續(xù)沿用桂花借記卡。在該借記卡上，分兩行分別印刷“桂花借記卡”和“GUIHUA DEBIT CARD”，均使用同一字體和字號。帥揚(yáng)據(jù)此認(rèn)為北部灣銀行侵犯了其商標(biāo)權(quán)并訴至法院。法院認(rèn)為，帥揚(yáng)雖然取得注冊商標(biāo)核定使用在第36類服務(wù)商標(biāo)上，但是我國現(xiàn)行的法律和金融政策不允許自然人經(jīng)營商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，因此，帥揚(yáng)不可能經(jīng)營借記卡業(yè)務(wù)，其本人也在庭審中承認(rèn)其商標(biāo)并未投入實(shí)際經(jīng)營。因此，由于沒有構(gòu)成實(shí)際侵害，最終駁回其訴訟請求。

三、商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識在產(chǎn)品上有實(shí)際經(jīng)營的可能性，而且要使消費(fèi)者事實(shí)上造成誤認(rèn)，否則不導(dǎo)致混淆

由于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)必須要有“混淆可能性”這一實(shí)際損害后果發(fā)生，因此，如果雖然行為主體在類似商品上使用與他人類似的商標(biāo)，但事實(shí)上不會發(fā)生使消費(fèi)者誤認(rèn)混淆的可能性，則同樣不構(gòu)成侵權(quán)。根據(jù)不同層次，可將“不會使消費(fèi)者發(fā)生誤認(rèn)混淆”分成兩種情況。

（一）在物理層面上不會使消費(fèi)者發(fā)生混淆

這是指，由于商品本身包裝、商標(biāo)貼附等情況，使得消費(fèi)者在外觀物理層面上就不會對商品來源發(fā)生混淆，通常發(fā)生于封閉環(huán)境下的標(biāo)識使用。

例一：包裝內(nèi)的商品形狀不構(gòu)成對他人立體商標(biāo)的侵犯。在輝瑞公司立體商標(biāo)案中，輝瑞產(chǎn)品有限公司向國家商標(biāo)局申請注冊了指定顏色為藍(lán)色的菱形立體商標(biāo)，核定使用商品為第5類醫(yī)藥制劑、人用藥、抗生素、醫(yī)用營養(yǎng)品、凈化劑、獸醫(yī)用制劑等。而江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)了一種用于男性勃起功能障礙的“甲磺酸酚妥拉明分散片”，包裝盒正、反面標(biāo)有“偉哥”和“TM”字樣，“偉哥”兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底、生產(chǎn)廠家為“江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司”、生產(chǎn)日期為2005年4月14日；盒內(nèi)藥片的包裝為不透明材料，其上印有“偉哥”和“TM”、“江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司”字樣，藥片的包裝有與藥片形狀相應(yīng)的菱形突起。藥片為淺藍(lán)色、近似于指南針形狀的菱形，并標(biāo)有“偉哥”和“TM”字樣。北京市第一中級人民法院一審認(rèn)為，涉案立體商標(biāo)的與被控侵權(quán)產(chǎn)品的立體形狀構(gòu)成近似，被告商標(biāo)侵權(quán)成立。北京市高級人民法院二審認(rèn)為，雖然該藥片的包裝有與藥片形狀相應(yīng)的菱形突起，但消費(fèi)者在購買藥片時并不能據(jù)以識別該藥片的外部形態(tài)，由于包裝于不透明材料內(nèi)的藥片并不能起到表明來源和生產(chǎn)者的作用，因此即使其外部形狀與涉案立體商標(biāo)相近似，但不會使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，故而侵權(quán)不成立。

例二：電子產(chǎn)品通電狀態(tài)下才有的程序圖標(biāo)不構(gòu)成對他人平面商標(biāo)的侵犯。在蘋果公司商標(biāo)案中，美國蘋果公司向中國商標(biāo)局分別注冊了若干圖形商標(biāo)，核定使用的商品為移動電話等第9類商品。2013年，被告人馬某開始生產(chǎn)類似蘋果手機(jī)的智能手機(jī)，后被公安機(jī)關(guān)查獲，共計(jì)生產(chǎn)2400余部，經(jīng)查，涉案手機(jī)在處于通電和使用狀態(tài)下，該手機(jī)觸摸屏幕上分別指代不同功能的按鈕分別用蘋果公司的相應(yīng)的圖形注冊商標(biāo)標(biāo)示。深圳市寶安區(qū)檢察院認(rèn)為馬某的行為涉嫌構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪，提起公訴。深圳市寶安區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，馬某的上述對商標(biāo)的使用，是作為指示用戶操作智能手機(jī)的功能按鈕，不屬于商標(biāo)性使用，因而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和假冒注冊商標(biāo)罪。

（二）在心理層面上不會使消費(fèi)者發(fā)生混淆

這是指，雖然行為主體在正常環(huán)境下在類似商品上使用與他人類似的商標(biāo)，但由于消費(fèi)者由于消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)和灌注了較高的注意力，因而同樣不會發(fā)生誤認(rèn)混淆的情形。

例一：模型產(chǎn)品上的使用 很多玩具廠商或者模型廠商，會推出基于真實(shí)商品而設(shè)計(jì)制造的商品，為求逼真，這些商品不可避免會帶有真實(shí)商品上所附著的商標(biāo)，由于比例相差明顯，相關(guān)的消費(fèi)者一般不會認(rèn)為模型上所附著的真實(shí)商品的商標(biāo)是模型的真正來源，因此，這種使用應(yīng)當(dāng)視為一種附帶性的非商標(biāo)性使用。正如歐共體法院法官在德國OPEL案判決中所表述的那樣，忠實(shí)地按照原型車制造模型車在德國已經(jīng)有一百多年的歷史，具有普通認(rèn)知的玩具產(chǎn)品消費(fèi)者早已習(xí)慣接受以實(shí)物車位模型的縮微模型，消費(fèi)者一般不會講真車生產(chǎn)企業(yè)與模型車上的生產(chǎn)企業(yè)相互聯(lián)系，而只會認(rèn)為模型車隊(duì)真車商標(biāo)的使用是一種忠誠的復(fù)制和模仿，因而真車商標(biāo)的本質(zhì)功能并未受到實(shí)質(zhì)影響，這種行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[2]

例二：在高檔商品上的使用。 在汽車類商品上使用的韓國現(xiàn)代汽車商標(biāo)“”和日本本田汽車商標(biāo)“”,雖然在外形上非常相似，由于兩種商標(biāo)都形成了穩(wěn)定的消費(fèi)群體，并且由于汽車類的消費(fèi)者注意力水平較高，不會產(chǎn)生混淆，由于彼此不存在市場利益的不當(dāng)損害，因此也不存在侵權(quán)。

四、商標(biāo)侵權(quán)不要求標(biāo)識一定使用在正品上，使用在贈品上也可能導(dǎo)致混淆

商標(biāo)侵權(quán)要求商標(biāo)實(shí)際使用在與他人相似的商品上。這就產(chǎn)生了一個問題，在贈品上而非正品上使用他人商標(biāo)，可能發(fā)生混淆嗎？實(shí)踐中，一些知名企業(yè)為了促銷其產(chǎn)品，往往會以贈送非賣品的形式進(jìn)行商業(yè)推廣，由于這些非賣品往往并非經(jīng)營者注冊商標(biāo)核定范圍內(nèi)的商品類別，這些企業(yè)往往會采取一個辦法，即在贈品商品上也使用正品的商標(biāo)。例如，“白鳥”牌電腦廠商在贈送的POLO衫上也使用“白鳥”商標(biāo)，這是否會侵犯“百鳥”POLO衫生產(chǎn)商的商標(biāo)權(quán)呢？答案是肯定的。

原因在于，盡管此種情形下的商標(biāo)使用并非完全意義上的用于該類商品的經(jīng)營（并非在該類商品上的商業(yè)環(huán)境下的真實(shí)交易活動，而是贈品，不是作為獨(dú)立交易對象進(jìn)入市場流通的商品），而是為了促進(jìn)其他類別商品的銷售，因此并非完整意義上的“商標(biāo)使用”。但是，商品交易并不限于買賣契約關(guān)系，還包括以營利為目的的各種交易形態(tài)。不能認(rèn)為沒有支付對價的贈品，就不是商標(biāo)法上的商品。從整體上看，贈品屬于和其他產(chǎn)品捆綁銷售，用以企業(yè)商業(yè)推廣和積累商譽(yù)之用，并且，贈品上的商標(biāo)，仍然可以表征贈品來源，并且其質(zhì)量也受到商標(biāo)法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)的監(jiān)督，與一般商品無異，其商標(biāo)也發(fā)揮著質(zhì)量保障的作用，因此，從宏觀上看，贈品并不因?yàn)槠錄]有對價性而失去商品地位，其從整體上來看仍然屬于市場交易的對象，自然附著其上的商標(biāo)也發(fā)揮著正常作用，屬于商標(biāo)使用。因而，在贈品上使用與他人相似商品上相似的商標(biāo)，仍然可能導(dǎo)致混淆從而構(gòu)成侵權(quán)。

[1] 李琛：《名教與商標(biāo)保護(hù)》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2005年第5期。 [2] See Aam Opel AG v. Autec AG., Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo ColomerCase C-48/05, para.23,24.

作者：袁博編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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