專利無效后專利許可合同的效力判定

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文 / 劉驍 ?金誠同達律師事務所

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引言

效力系合同的基礎問題，亦系核心問題。作為專利許可合同的標的，專利權被宣告無效（以下簡稱“專利無效”）后專利許可合同的效力為何種形態(tài)，系學理上必須回答的問題。在專利許可合同的救濟中，專利無效后專利許可合同的效力可能成為被許可人針對專利權人就專利許可合同糾紛提起的訴訟予以抗辯、甚至提起反訴的理由。因此，對專利無效后專利許可合同效力的關切既具有學理價值，亦具有實踐意義。

1992年第一次修訂后的《專利法》第四十七條雖然間接規(guī)范了專利無效后專利許可合同效力的判定思路，但卻未對專利許可合同的具體效力形態(tài)予以規(guī)定，且《專利法》、《專利法實施細則》及相關司法解釋亦未對“宣告專利權無效前”、“已經履行”等重要概念予以規(guī)定或解釋，業(yè)界對專利無效追溯力的內涵及專利無效后專利許可合同的效力判定一直存有不同的理解。1999年實施的《合同法》雖對專利無效后專利許可合同的效力予以明確規(guī)定，但作為新法，其規(guī)定與作為特別法的《專利法》第四十七條存有一定的沖突，且隨著時代的變遷，《合同法》的部分立法例已不再適應民法的價值取向及國際發(fā)展趨勢?！秾＠ā妨⒎ú幻骷啊秾＠ā放c《合同法》的立法沖突為法律適用預留空間的同時，亦造成司法實踐中不同的操作思路和裁判規(guī)則。

雖然追溯力可在一定程度上反映專利許可合同的效力形態(tài)，但追溯力、效力形態(tài)、法律后果三者系相互關聯但卻分屬不同的分析對象，有必要結合《合同法》的相關規(guī)定對專利無效后專利許可合同的效力判定予以探索和研究。

鑒此，本文嘗試以專利許可合同為分析對象，以專利無效的追溯力為起點，以專利許可合同的效力形態(tài)為中心，輔以相關裁判案例，從學理、立法及司法三個維度予以考察，分析學理上的回應，考察立法上的變遷，梳理司法實踐中的相關觀點，并結合日本、美國和歐洲等國家和/或地區(qū)的域外經驗，就專利無效后專利許可合同的效力判定得出初步結論，并基于立法和司法的視角提出相應的建議。

一、專利無效的追溯力

《專利法》第四十七條規(guī)定，“宣告無效的專利權視為自始即不存在。宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。依照前款規(guī)定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還?！?

因《專利法》、《專利法實施細則》及《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等司法解釋均未對 “宣告專利權無效的決定”、“宣告專利權無效前”、“已經履行”等重要概念予以規(guī)定或解釋，業(yè)界對專利無效追溯力的內涵一直存有不同的理解。筆者基于最高人民法院對“宣告專利權無效的決定”、“宣告專利權無效前”、“已經履行”等重要概念的解釋，分析專利無效追溯力的內涵及專利無效有無追溯力的條件。

（一）追溯力的內涵

1、一般意義

法的溯及力，也稱法律溯及既往的效力，是指法律對其生效以前的事件和行為可以適用的效力，其效力對象是“行為或事件?！盵1] 與理論上對法的溯及力的定義相同，最高人民法院陳朝侖法官認為，“法的溯及力，又稱法的溯及既往的效力，是指新的法律頒布后，對其生效前的事件和行為是否適用的問題。如果適用，則具有溯及力；如果不適用，則不具有溯及力。” [2]

筆者認為，專利無效的追溯力可參照法的溯及力予以理解，結合《專利法》第四十七條的規(guī)定，筆者認為，專利無效的追溯力系指“宣告專利權無效的決定”對“宣告專利權無效前”的：(a) 專利效力；(b)專利許可合同等專利合同；(c) 涉及專利侵權糾紛的判決書、調解書、專利侵權糾紛處理決定可以適用的效力。

其中：專利無效對專利許可合同不具有追溯力，意指專利無效對專利許可合同的效力形態(tài)及法律后果等任一方面均無影響；換言之，專利無效的法律事實對專利許可合同的效力形態(tài)并無影響，當然地，專利許可合同的效力形態(tài)在專利無效前后并無變化。專利無效對專利許可合同具有追溯力，意指專利無效對專利許可合同的效力形態(tài)和/或法律后果等某一方面或某幾方面存有影響；換言之，專利無效的法律事實對專利許可合同的效力形態(tài)和/或法律后果等某一方面或某幾方面存有影響可能的，專利許可合同的效力形態(tài)和/或法律后果等某一方面或某幾方面在專利無效前后存有變化。

2、追溯主體 基于《專利法》第四十七條的規(guī)定，專利無效的追溯力的追溯主體系“宣告專利權無效的決定”。

鑒于表述方便，“宣告專利權無效的決定的追溯力”，下文簡稱“專利無效的追溯力”；“宣告專利權無效的決定對專利效力的追溯力”，下文簡稱“專利無效對專利效力的追溯力”；“宣告專利權無效的決定對專利許可合同的追溯力”，下文簡稱“專利無效對專利許可合同的追溯力”。

3、追溯對象 基于《專利法》第四十七條的規(guī)定，專利無效的追溯力的追溯對象系：(a) 專利效力；(b)專利許可合同等專利合同；(c) 涉及專利侵權糾紛的判決書、調解書、專利侵權糾紛處理決定。鑒于本文的分析對象系專利許可合同，對涉及專利侵權糾紛的判決書、調解書、專利侵權糾紛處理決定的追溯力不在本文的討論范圍之內，本文所指的追溯力均系專利無效對專利效力及專利許可合同的追溯力，追溯對象分別系專利效力及專利許可合同。

（二）區(qū)分兩種追溯力

1、必要性

在業(yè)界現有的研究中，把專利無效對專利效力的追溯力與專利無效對專利許可合同的追溯力混為一談已成常態(tài)，并把對專利效力的追溯視為原則，把對專利許可合同的追溯視為例外，但該種理解顯然是粗糙的。

一個方面，專利與專利許可合同系標的與合同之關系，系兩個獨立的分析對象。專利無效對專利效力的追溯不能等同于專利無效對專利許可合同的追溯。另一個方面，基于《專利法》第四十七條第一款的規(guī)定，專利無效對專利效力的追溯系絕對的追溯；基于《專利法》第四十七條第二款的規(guī)定，專利無效對專利許可合同的追溯系有條件的追溯，即：相對的追溯。

因此，追溯行為的追溯主體系“宣告專利權無效的決定”，追溯對象系專利效力與專利許可合同。為充分厘清專利無效的追溯力的內涵，并基于此分析和判定專利無效后專利許可合同的效力，區(qū)分兩種追溯力具有現實意義，亦更合乎立法的本意。

2、專利無效對專利效力的追溯力

關于專利無效對專利效力的追溯力，基于《專利法》第四十七條第一款的規(guī)定，通說認為，“專利權被宣告無效的，追朔至專利權授予時發(fā)生效力，也就是視為專利權自始即不存在，視同專利權根本就沒有授予一樣?！盵3] 即：專利無效對專利效力的追溯系絕對的追溯。

3、專利無效對專利許可合同的追溯力

關于專利無效對專利許可合同的追溯力，基于《專利法》第四十七條第二款的規(guī)定，專利無效對專利許可合同的追溯系有條件的追溯，即：專利無效對專利許可合同的追溯系相對的追溯。

（三）幾個重要概念

于1984年3月12日頒布、自1985年4月1日起實施的《專利法》第五十條規(guī)定了專利無效對專利效力的追溯力。1992年9月4日第一次修訂后的《專利法》第五十條增加了專利無效對專利許可合同的追溯力的規(guī)定，但業(yè)界對“宣告專利權無效前”、“已經履行”等重要概念一直存有不同的理解，自2009年開始，最高人民法院先后在一些裁判案例中對前述重要概念予以解釋。

1、對“宣告無效的專利權”的理解

2009年12月8日，最高人民法院就申請再審人深圳萬虹科技發(fā)展有限公司與被申請人深圳市平治東方科技發(fā)展有限公司、新諾亞舟科技(深圳)有限公司、創(chuàng)新諾亞舟電子(深圳)有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案[4]作出再審審查裁定并認定，“‘宣告無效的專利權’應當是指專利復審委員會作出的發(fā)生法律效力的無效宣告請求審查決定所宣告無效的專利權。對于專利復審委員會作出宣告專利權無效的決定，如果當事人自收到通知之日起三個月期滿仍未向人民法院起訴的，該決定即發(fā)生法律效力；如果當事人依法提起了行政訴訟，該決定只有被生效的行政裁判維持其合法有效后才能發(fā)生法律效力?！?

2、對“宣告專利權無效的決定”的理解

基于申請再審人深圳萬虹科技發(fā)展有限公司與被申請人深圳市平治東方科技發(fā)展有限公司、新諾亞舟科技(深圳)有限公司、創(chuàng)新諾亞舟電子(深圳)有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案，結合前述分析，“宣告專利權無效的決定”應當是指“專利復審委員會作出的發(fā)生法律效力的無效宣告請求審查決定。”

3、對“宣告專利權無效前”的理解

￠ 宣告無效的時間點系決定日，非生效日

2010年11月11日，最高人民法院就申請再審人劉建金與被申請人蔡少興侵犯實用新型專利權糾紛案[5]作出再審審查裁定并認定，“‘宣告專利權無效前’，是指專利復審委員會宣告專利權無效的決定日期，不包括該決定日，而非無效決定效力最終確定日期。”

最高人民法院在該再審審查裁定中進一步認為，“將‘宣告專利權無效前’解釋為專利復審委員會宣告專利權無效的決定日期，而非無效決定效力最終確定日期，有助于專利侵權案件中雙方當事人對無效決定的追溯力有一正常合理的預期，并有助于防止專利權人利用后續(xù)針對無效決定的司法審查，盡量拖延無效決定效力最終確定的時間，利用上述時間搶執(zhí)行，濫用執(zhí)行。決定日在專利復審委員會無效宣告請求審查決定中有明確載明，也是專利公報公布的項目之一。只要在專利復審委員會宣告專利權無效的無效宣告請求審查決定載明的決定日之前，認定構成專利侵權的判決、裁定尚未開始執(zhí)行或者尚未全部執(zhí)行完畢的，此后效力最終確定的宣告專利權無效的決定就對該判決、裁定具有追溯力?！?

￠ 宣告無效的時間點系決定日，非發(fā)文日亦非送達日 2012年11月20日，最高人民法院就申請再審人陜西東明農業(yè)科技有限公司與被申請人陜西秦豐農機(集團)有限公司侵害實用新型專利權糾紛案[6]作出再審審理判決并認定，“在確定宣告無效的時間點時，應該考慮如下因素：一是該時間點應有對世性，應是社會公眾均可公開得知并明確知曉的；二是該時間點應有確定性，應是一個確定的時點，原則上不宜隨當事人的具體情況或者其他人為因素發(fā)生變動；三是該時間點應是較早的具有法律意義的時間點，盡量增加無效宣告請求審查決定發(fā)揮追溯力的機會。決定日在無效宣告請求審查決定書上有明確記載，社會公眾可以方便地獲知。無效宣告請求決定一經作出即對專利復審委員會產生拘束力，不得隨意撤銷或者變更。發(fā)文日(3月25日)是專利復審委員會向當事人發(fā)送無效宣告請求審查決定的時間，是送達過程的開始時間。該時間在無效宣告請求審查決定書上亦有明確記載。送達日(2011年4月3日)是當事人收到無效宣告請求審查決定的時間，是可提起行政訴訟期間的起算點。送達日無法在無效宣告請求審查決定書上載明，只能根據送達當事人的具體情況予以查明。無效宣告請求審查決定作出后，無論是發(fā)文日還是送達日均可能由于人為因素發(fā)生變動，有時大大遲于決定作出日。如果以發(fā)文日或者送達日作為專利權被宣告無效的時間點，則決定作出日至發(fā)文日或者送達日這一時間間隔可能被當事人利用，通過惡意加快或者拖延執(zhí)行或履行來影響無效宣告請求審查決定的追溯力，從而獲得有利于自己的追溯力結果。可見，無論以無效宣告請求審查決定的發(fā)文日還是送達日作為宣告專利權無效的時間點，均可能造成不合理的結果。相反，以無效宣告請求審查決定的決定日（作出日）作為確定專利權被宣告無效的時間點，不僅具有對世性和確定性，還可以在一定程度上增加無效宣告請求審查決定發(fā)揮追溯力的機會，實現結果公正。因此，宣告專利權無效的時間點應以無效宣告請求審查決定的決定日（作出日）為準?！?

￠ 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿）》對宣告無效的時間點系決定日的回應

另，于2014年7月31日發(fā)布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿）》（以下簡稱“《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》”）第三十五條規(guī)定，“專利法第四十七條第二款所稱的在宣告專利權無效前，是指在專利權無效宣告請求審查決定書載明的決定日前……”此系對宣告無效的時間點系決定日的回應。

4、對“已執(zhí)行”的理解

2010年11月11日，最高人民法院就申請再審人劉建金與被申請人蔡少興侵犯實用新型專利權糾紛案作出再審審查裁定并認定，“‘已執(zhí)行的專利侵權的判決、裁定’，是指專利侵權判決、裁定確定的被訴侵權人應承擔的全部給付法律責任均履行完畢，即全部的專利侵權賠償金均已經由申請執(zhí)行人實際收到?！?

最高人民法院在該再審審查裁定中進一步認為，“將‘已執(zhí)行的專利侵權的判決、裁定’解釋為專利侵權判決、裁定確定的被訴侵權人應承擔的全部給付法律責任均履行完畢，即全部的專利侵權賠償金均已經由申請執(zhí)行人實際收到。基于此種解釋，在專利權可能被專利復審委員會無效的情況下，侵犯專利權糾紛案件的雙方當事人在專利侵權判決、裁定的執(zhí)行程序中可達成有附加條件的執(zhí)行協議，將被執(zhí)行款存放在執(zhí)行法院的賬戶，待專利權效力最終確定后，如專利權維持有效，將被執(zhí)行款轉交申請執(zhí)行人；防止，專利權被無效后，將被執(zhí)行款回轉給被執(zhí)行人，兼顧了雙方當事人的利益與平衡，并提高了執(zhí)行效率。”

2012年11月20日，最高人民法院就申請再審人陜西東明農業(yè)科技有限公司與被申請人陜西秦豐農機(集團)有限公司侵害實用新型專利權糾紛案作出再審審理判決并認定，“‘判決已執(zhí)行’是指判決所確定的執(zhí)行內容已經執(zhí)行完畢，判決確定的權利人的利益已經得到實現。判決已執(zhí)行的時間點，一般應以判決所確定的執(zhí)行內容執(zhí)行完畢，且判決確定的權利人的利益得到實現的時間點為準?！?

5、對“已經履行”的理解

￠ “已經履行”系完全履行非部分履行

2012年3月9日，最高人民法院就申請再審人馮玉柱與被申請人湖南崇德工業(yè)科技有限公司專利權轉讓合同糾紛案[7]作出再審審理判決并認定，“本案專利權轉讓合同及補充合同涉及到兩個專利權的轉讓，其中專利一在合同履行過程中被宣告無效，根據《中華人民共和國專利法》第四十七條第二款規(guī)定，宣告專利權無效的決定，對已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同不具有追溯力，因此，對于專利轉讓合同及補充合同中關于專利一的部分已經履行完畢的不再追溯?！?

￠對《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》第三十五條的理解 《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》第三十五條規(guī)定，“專利法第四十七條第二款所稱的在宣告專利權無效前，是指在專利權無效宣告請求審查決定書載明的決定日前；該款所稱的已執(zhí)行、已經履行或者強制執(zhí)行，是指已經實際執(zhí)行、實際履行或者強制執(zhí)行的部分……”

筆者認為，即使《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》第三十五條經審議通過而得以正式發(fā)布，亦不能把關于合同行為的“已經履行”當然理解為實際履行的部分，其仍應作完全履行予以理解和適用，理由如下：

首先，《專利法》第四十七條中的兩個“已經履行”分別規(guī)制侵權行為和合同行為。《專利法》第四十七條包含兩個“已經履行”，第一個“已經履行”系規(guī)制關于侵權行為的專利侵權糾紛處理決定，第二個“已經履行”系規(guī)制關于合同行為的專利實施許可合同和專利權轉讓合同。

其次，《專利法》第四十七條對侵權行為和合同行為采取了不同的規(guī)制態(tài)度。因為： (1) 債的發(fā)生原因不同。如前所述，作為債發(fā)生的兩種不同原因，一個系侵權行為，一個系合同行為。

(2) 救濟途徑不同。因為債的發(fā)生原因不同，救濟途徑亦不相同。對于侵權法律行為，當侵權糾紛發(fā)生后，專利權人可選擇以行政或司法的方式予以救濟，若選擇以專利侵權行政投訴的行政方式予以救濟，作為專利管理機關的各級知識產權局將會依法作出專利侵權糾紛處理決定；而專利權人選擇以提起專利侵權訴訟的司法方式予以救濟的，作為司法審查機關的各級人民法院將會依法作出相應的判決書或調解書并依申請依法執(zhí)行。對于合同行為，當合同糾紛發(fā)生后，專利權人和/或被許可人只能選擇以司法方式予以救濟。

(3) 追溯導致的社會成本不同。對于侵權行為，專利無效是否具有追溯力的考量因素系救濟，具體的判斷標準系救濟是否得以實現，即：不具有追溯力的情形及于救濟階段；對于合同行為，專利無效是否具有追溯力的考量因素系履行，具體的判斷標準系合同是否得以完全履行，救濟是否得以實現在所不問，即：專利無效對于合同行為不具有追溯力的情形未及于救濟階段，處于救濟階段或救濟已予實現的合同行為仍可能因未完全履行而被予追溯。因侵權行為和合同行為的救濟途徑不同，其救濟成本亦不相同，侵權行為比合同行為的救濟成本可能更高，相應地，專利無效對侵權行為予以追溯導致的社會成本可能更高。

為節(jié)約社會成本，并平衡各方利益，《專利法》第四十七條對侵權行為和合同行為采取了不同的規(guī)制態(tài)度；具體而言，專利無效對侵權行為可予追溯的范圍小于合同行為，即：《專利法》第四十七條在專利無效是否可追溯的問題上持不同態(tài)度。

再次，應對《專利法》第四十七條中的兩個“已經履行”作不同理解。根據《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》第三十五條之規(guī)定，關于侵權行為的“已經履行”系指實際履行的部分，亦即：關于侵權行為的“已經履行”由完全履行變更為部分履行?；谇笆龇治觯驗椤皩嶋H履行的部分”界定的范圍更大，包括“完全履行”，把關于侵權行為的“實際履行”理解為“實際履行的部分”更符合《專利法》第四十七條在專利無效是否具有追溯力的問題上對侵權行為采取的規(guī)制態(tài)度。

但，即使《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》第三十五條經審議通過而得以正式發(fā)布，因《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》系關于專利侵權案件的司法解釋，兩個“已經履行”不能當然作相同理解，相反，應對兩個“已經履行”作不同理解。

最后，把關于合同行為的“已經履行”理解為實際履行的部分可能面臨理論障礙。若把關于合同行為的“已經履行”理解為實際履行的部分，根據《專利法》第四十七條的規(guī)定，基于文義解釋，專利無效對實際履行的部分不具有追溯力，對未予履行的部分具有追溯力，即：存在專利無效對部分合同可予追溯對部分合同不可追溯的情形。若該種情形成立，雖然可予追溯的部分合同及不可追溯的部分合同在效力上不論相同或不同都并不違反《合同法》，但在后續(xù)救濟上卻存有理論障礙，以合同解除或合同撤銷的救濟途徑為例，存在部分合同可予解除部分合同不可解除或部分合同可予撤銷部分合同不可撤銷的矛盾。因此，把關于合同行為的“已經履行”理解為實際履行的部分可能面臨理論障礙。

綜上，即使《專利侵權司法解釋（二）（公開征求意見稿）》第三十五條經審議通過而得以正式發(fā)布，亦不能把關于合同行為的“已經履行”理解為實際履行的部分，其仍應作完全履行予以理解和適用。

（四）有無追溯力的條件

基于《專利法》第四十七條的規(guī)定，不同于對專利效力的絕對追溯，專利無效對專利許可合同的追溯采相對追溯，即：在一定條件下，專利無效對專利許可合同具有追溯力。

1、有追溯力的條件

根據《專利法》第四十七條的規(guī)定，專利無效對專利許可合同具有追溯力的條件，系： (1) ?無效宣告請求審查決定最終生效； (2) ?決定日前專利許可合同未完全履行。

2、無追溯力的條件

根據《專利法》第四十七條的規(guī)定，專利無效對專利許可合同不具有追溯力的條件，系： (1) ?無效宣告請求審查決定最終未生效；或 (2) ?無效宣告請求審查決定最終生效，但決定日前專利許可合同完全履行。

二、判定規(guī)則

（一）學理研究

專利許可合同作為一種以專利為標的的特殊類型的民事合同，專利無效后專利許可合同的效力判定以自始不能合同效力制度為理論基礎，鑒于本文的定位及篇幅限制，筆者不對學理研究作過多展開，只對其作一概述。

1、理論淵源：羅馬法之“杰爾蘇規(guī)則”

作為羅馬法上合同履行的基本障礙，自始不能導致合同的不成立或解除。其理論淵源系公元2世紀羅馬法學家杰爾蘇(Celsus)提出的“給付不能不構成債” [8] 的著名論斷，即：“杰爾蘇規(guī)則”。其闡述的原理為：“不能給付或者自然界不存在的物品不能成為交易的標的”。

雖然另一位羅馬法學家蓋尤斯(Gaius)認為，“杰爾蘇規(guī)則”在羅馬法中的適用范圍極為有限，但不可否認，其對近現代國際上的自始不能制度的發(fā)展和完善起到了重要的啟示作用。

2、大陸法系：從無效到有效之立法變遷

以德國為例，1853年，學者默森(Mommsen)在其《給付不能》一書中對自始不能的形態(tài)予以深入研究，并對自始不能的類別予以區(qū)分，即：“默森學說”。

1986年，“默森學說”被成功寫入《德國民法典》[9]；《德國民法典》第三百零六條規(guī)定，“以不能的給付為標的的契約，無效?！薄兜聡穹ǖ洹?b>第三百零六條寬泛適用杰爾蘇法則，將標的自始不能的合同效力一律規(guī)定為無效。基于德國民法學者的通說，《德國民法典》第三百零六條的無效規(guī)定僅適用于自始的客觀不能。

2002年，德國頒行《德國現代化債法》，并對《德國民法典》進行修訂。《德國民法典》新債法第311a條第1款規(guī)定：“債務人因依新債法第275條第1款至第3款不需要給付、并且給付障礙在訂約時即已經存在的，不妨礙合同的效力?！奔矗?b>修改后的《德國民法典》將自始不能的合同效力統一為有效。

3、英美法系：合同有效但可解除

在英美法中，由于合同標的出現瑕疵而致合同無法繼續(xù)履行或者履行不現實的狀況，體現在合同受挫制度之中。

以英國為例，依英國判例[10]，法院主要承認發(fā)生以下事件合同履行不能：標的物毀損；合同規(guī)定的特定履行人無力履行；政府干預；合同目的變得不合法；情勢發(fā)生根本變更；意外事件使合同不能履行。在合同受挫制度中，履行不能確定的合同效力為有效，在確定合同有效的前提下，行使解除權、確定當事人之間的責任并對當事人的利益進行平衡。

4、國際公約：標的自始客觀不能之合同有效

￠《聯合國國際貨物銷售合同公約》 聯合國國際貿易法委員會主持制定、1980年3月在維也納外交會議上通過、于1988年1月1日生效的《聯合國國際貨物銷售合同公約》(the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods，CISG)并未明確規(guī)定自始不能之情形，但其原則上認為，在締約時就已經出現自始不能的合同是有效的，如果因自始不能致使合同不能履行，除非有法定的免責理由，否則構成違約責任。[11]

￠《國際商事合同通則》 國際統一司法協會于1994年編撰、于2004年進行第一次修訂、于2010年進行第二次修訂的《國際商事合同通則》(Principles of International Commercial Contracts， PICC)第3.9條第1款規(guī)定，“合同訂立時不可能履行所承擔義務的事實不影響合同的效力?！盵12] 該規(guī)定表明，只要是訂立合同時不能履行合同的事實，不論是標的自始不能還是標的嗣后不能均囊括在內，均不影響合同的效力。

￠《歐洲合同法原則》 歐洲合同法委員會于1998年制定的《歐洲合同法原則》(The Principles Of European Contract Law, PECL)第4:102條（自始不能）規(guī)定：“僅僅由于合同成立時所負債務的履行不能或由于一方當事人無權處分合同關涉的財產，合同并不無效?！盵13] 該條規(guī)定與《國際商事合同通則》第3.9條第1款的規(guī)定基本一致，規(guī)定合同訂立時的自始不能不導致合同無效。

基于上述規(guī)定，國際公約對任何情形的自始不能均不影響合同效力的觀點采支持態(tài)度，合同出現自始不能的情形，其效力在原則上是有效的。

5、中國臺灣：標的自始客觀不能之合同無效 臺灣學者王澤鑒認為，《民法》第二百四十六條所謂“不能之給付”，系指自始客觀不能。自始主觀不能不影響契約的效力，系臺灣學者的通說。學者黃茂榮認為，“主觀不能并非絕對不能，有排除的可能，是故，于訂約時當事人有約定債務人應負排除義務，或甚至應負‘獲取危險’或擔保責任的可能。必須在無該等特約及無一該條但書規(guī)定的情形時，以自始不能的給付為契約標的的，其契約方始無效。因此在解釋第246條時應將主觀不能排除在外?！盵14]

6、中國大陸：標的自始客觀不能之合同無效 對于自始不能合同效力的判定標準，自羅馬法上的“給付不能不構成債”至《德國民法典》規(guī)定的“以不能的給付為標的的契約，無效”擴展至《德國現代化債法》與國際公約中所規(guī)定的“自始不能的合同有效”之規(guī)則。我國民法學界大部分學者推崇德國法上“標的自始不能的合同無效”的傳統判定規(guī)則。

（二）立法規(guī)制

1、合同法規(guī)制

《合同法》第三百四十四條規(guī)定，“專利實施許可合同只在該專利權的存續(xù)期間內有效。專利權有效期限屆滿或者專利權被宣布無效的，專利權人不得就該專利與他人訂立專利實施許可合同?！?

《合同法》第五十二條規(guī)定，“有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。”

《最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)》第十四條規(guī)定，“合同法第五十二條第（五）項規(guī)定的“強制性規(guī)定”，是指效力性強制性規(guī)定?！?

基于上述規(guī)定，《合同法》理法一致，并未區(qū)分專利無效對專利許可合同有無追溯力，并一律認定專利許可合同無效。在司法實踐中，雖然關于《合同法》第三百四十四條的規(guī)定，存有不同的意見：有觀點認為應作效力性強制性規(guī)定理解，并判定涉案專利許可合同無效；有觀點認為應區(qū)分專利許可合同訂立于宣告專利權無效前且合同期間長于專利有效期、專利許可合同訂立于宣告專利權無效后且被許可人未知專利無效的法律狀態(tài)、專利許可合同訂立于宣告專利權無效后且雙方明知專利無效的法律狀態(tài)三種情形分別按專利許可合同有效、專利許可合同可變更可撤銷、合同有效但按技術服務合同處理。在司法實踐中，雖然存有不同的觀點；但在立法上，《合同法》第三百四十四條屬于效力性強制性規(guī)定應無異議。

2、專利法規(guī)制

￠ 先判斷專利無效對專利許可合同有無追溯力 《專利法》第四十七條第二款規(guī)定，“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償?！?

《專利法》并未對專利無效時專利許可合同的效力形態(tài)作出明確規(guī)定，基于《專利法》第四十七條第二款之規(guī)定，專利無效時專利許可合同的效力判定應分兩步走：首先，由《專利法》第四十七條回應專利無效對專利許可合同有無追溯力；其次，在專利無效對專利許可合同有無追溯力的情況下，專利許可合同的效力判定應回歸到《合同法》，由《合同法》回應專利許可合同的效力形態(tài)。換言之，《專利法》只解決專利無效對專利許可合同有無追溯力的問題，專利許可合同的后續(xù)效力判定由《合同法》基于專利無效對專利許可合同有無追溯力，并結合《合同法》的相關規(guī)定作出具體判定。

￠ 專利無效對專利許可合同無追溯力時專利許可合同依合同法有效 若專利無效對專利許可合同無追溯力，專利無效前后專利許可合同的效力形態(tài)一致，專利無效后專利許可合同的效力形態(tài)即為專利無效前專利許可合同的效力形態(tài)，即：專利有效時專利許可合同的效力形態(tài)。不考慮除合同標的外的其它因素，專利許可合同有效，即：專利無效前后，專利許可合同有效。

￠ 專利無效對專利許可合同有追溯力時專利許可合同依合同法無效 若專利無效對專利許可合同有追溯力，依據《合同法》第三百四十四條之規(guī)定及前述分析，專利許可合同無效，即：專利無效前，專利許可合同有效；專利無效后，專利許可合同無效且自始無效。

基于上述規(guī)定，《專利法》區(qū)分專利無效對專利許可合同有無追溯力，專利無效對專利許可合同無追溯力時專利許可合同依合同法有效，專利無效對專利許可合同有追溯力時專利許可合同依合同法無效。

3、沖突及解決

￠沖突

《專利法》與《合同法》的沖突體現在三個方面： (1) 判定規(guī)則的沖突：《合同法》理法一致，并未區(qū)分專利無效對專利許可合同有無追溯力，并一律認定專利許可合同無效；《專利法》區(qū)分專利無效對專利許可合同有無追溯力，專利無效對專利許可合同無追溯力時專利許可合同依合同法有效，專利無效對專利許可合同有追溯力時專利許可合同依合同法無效。

(2) 新法與舊法的沖突：《專利法》于1984年3月12日頒布，自1985年4月1日起實施，并于1992年9月4日第一(1)次修訂時于第五十條增加了專利無效對專利許可合同的追溯力的規(guī)定；《合同法》于1999年3月15日頒布，自1999年10月1日起實施。在這個意義上，《專利法》和《合同法》分屬舊法和新法。

(3) 特別法與一般法的沖突：以專利為標的的專利許可合同的效力判定，《專利法》和《合同法》分屬特別法和一般法。

￠解決基于《專利法》的立法本意及立法變遷，結合《合同法》的相關規(guī)定，筆者認為，基于特別法優(yōu)于一般法、新法優(yōu)于舊法的基本原則，應優(yōu)先適用《專利法》，對專利無效對專利許可合同有無追溯力予以判定，再基于專利無效對專利許可合同有無追溯力，由《合同法》對專利許可合同的后續(xù)效力予以判定，具體而言：專利無效對專利許可合同無追溯力時專利許可合同依合同法有效，專利無效對專利許可合同有追溯力時專利許可合同依合同法無效。 ?

（三）判定規(guī)則

基于《專利法》第四十七條、《合同法》第三百四十四條及第五十二條第（五）項之規(guī)定，結合學理研究及相關立法實踐，專利無效后專利許可合同效力的判定規(guī)則為： (1) ?確定無效宣告請求審查決定的最終效力（生效/未生效）、專利許可合同的履行狀況（完全履行/部分履行）、完全履行狀況下的履行日期（決定日前/決定日后）； (2) ?根據《專利法》確定專利無效對專利許可合同有無追溯力； (3) ?根據《合同法》確定專利無效對專利許可合同無追溯力時專利許可合同的效力形態(tài)； (4) ?根據《合同法》確定專利無效對專利許可合同有追溯力時專利許可合同的效力形態(tài)。該判定規(guī)則如圖1所示：專利無效后專利許可合同的效力判定

圖1 專利無效后專利許可合同效力的判定規(guī)則

三、司法實踐

鑒于專利無效對專利許可合同無追溯力時專利許可合同的效力，在學理研究、立法規(guī)制和司法實踐上均形成統一觀點，即：依合同法有效。本文主要考察專利無效對專利許可合同有追溯力時專利許可合同效力判定的司法實踐，并對相關司法觀點分述如下：

（一）司法觀點Ⅰ：專利許可合同無效

案例：杭州華興印染有限公司與鐘惠根實用新型專利實施許可合同糾紛上訴案[15]

￠ 相關簡稱： [1] 主體：杭州華興印染有限公司，簡稱“華興公司”； [2] 專利：專利號為“ZL200720003301.5”的“金漿印花布”實用新型專利，簡稱“涉案專利”； [3] 機構：國家知識產權局專利復審委員會，簡稱“專利復審委”； [4] 文書：無效宣告請求審查決定，簡稱“無效決定”； [5] 合同：《專利權許可授權協議書》，簡稱“涉案專利許可合同”。

￠ 案情簡介： ? 2007年2月6日，鐘惠根就涉案專利向國家知識產權局提出專利申請。 ? 2008年2月20日，國家知識產權局對涉案專利予以公告授權。 ? 2008年8月21日，鐘惠根與華興公司簽署涉案專利許可合同，雙方并約定：專利許可方式系普通許可；專利使用期間系自2008年8月20日至2009年8月19日；專利許可使用費系人民幣700,000元，并應予一次性支付；違約方應賠償守約方違約金人民幣1,400,000元。同日，華興公司向鐘惠根支付專利許可使用費人民幣350,000元，并出具《欠條》，確認于2008年9月15日前支付尚未支付的專利許可使用費人民幣350,000元。截至鐘惠根對華興公司向浙江省杭州市中級人民法院提起訴訟之日，華興公司仍未向鐘惠根支付前述尚未支付的專利許可使用費人民幣350,000元。 ? 2008年10月16日，華興公司就涉案專利向專利復審委提出無效宣告請求（案件編號為5W10520）。 ? 2009年2月24日，鐘惠根對華興公司向杭州市中級人民法院提起訴訟，請求：1.判令華興公司支付未予支付的專利許可使用費人民幣350,000元；2. 判令華興公司支付違約金人民幣1,400,000元。 ? 2009年4月13日，華興公司再次就涉案專利向專利復審委提出無效宣告請求（案件編號為5W11004）。 ? 2009年4月20日，華興公司對鐘惠根向杭州市中級人民法院提起反訴，請求：1、判令解除涉案專利許可合同；2、判令鐘惠根返還華興公司已予支付的專利許可使用費人民幣350,000元。 ? 2009年4月21日，專利復審委就華興公司于2008年10月16日提出的無效宣告請求（案件編號為5W10520）作出第13320號無效決定，宣告涉案專利授權公告文本中的權利要求1-2無效，即：宣告涉案專利部分無效。 ? 2009年12月22日，專利復審委就華興公司于2009年4月13日提出的無效宣告請求（案件編號為5W11004）作出第14350號無效決定，維持涉案專利授權公告文本中的權利要求3-4有效。 ? 2010年5月12日，杭州市中級人民法院作出（2009）浙杭知初字第65號一審判決，判決：1、華興公司于判決生效之日起十日內支付鐘惠根專利許可使用費人民幣350,000元、違約金人民幣140,000元，共計人民幣490,000元；2、駁回鐘惠根的其他訴訟請求；3、駁回華興公司的訴訟請求。 ? 2010年6月30日立案，浙江省高級人民法院就華興公司基于（2009）浙杭知初字第65號一審判決對鐘惠根提起的上訴予以立案。 ? 2010年9月17日，浙江省高級人民法院就該案作出(2010)浙知終字第110號二審判決，判決：1、撤銷浙江省杭州市中級人民法院（2009）浙杭知初字第65號民事判決；2、駁回鐘惠根的本訴請求；3、駁回杭州華興印染有限公司的反訴請求。鐘惠根及華興公司均未對浙江省高級人民法院作出的(2010)浙知終字第110號生效判決向最高人民法院申請再審。

￠ 法院觀點： 法院認為涉案專利許可合同部分無效，理由： “《審查指南》（2006版）第四部分第三章第2.2條第三款的規(guī)定，在無效宣告程序中，專利權人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權保護范圍且相應的修改已被專利復審委員會接受的，視為專利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關規(guī)定，并且承認請求人對該權利要求的無效宣告請求，從而免去請求人對宣告該權利要求無效這一主張的舉證責任。經查，國家知識產權局專利復審委員會出具的第13320號無效宣告請求審查決定在鐘惠根刪除了涉案專利授權公告文本中的權利要求1-2，保留權利要求3-4，并將權利要求3-4重新編號為權利要求1-2的基礎上，維持涉案專利有效。該委第14350號無效宣告請求審查決定進一步明確第13320號無效宣告請求決定已宣告涉案專利授權公告的權利要求1-2無效，在修改后的權利要求1-2基礎上，維持涉案專利有效。

涉案合同項下的專利方案，由于被刪除的授權公告文本的權利要求1-2被視作自始不符合專利法及其實施細則的有關規(guī)定，因此，涉案專利實施許可合同涉及授權公告文本的權利要求1-2的實施許可部分內容應歸于無效。但是，涉及授權公告文本的權利要求3-4即修改后的權利要求1-2亦在涉案合同實施許可的權利內容之中，由于該部分專利權內容仍被維持有效，根據《中華人民共和國合同法》第五十六條關于‘合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效?！囊?guī)定，仍應認定為有效。”

￠ 案例評析： [1] 專利無效對涉案專利許可合同具有追溯力，因為：

因專利復審委于2009年4月21日作出無效決定后，專利權人并未就前述無效決定對專利復審委向北京市第一中級人民法院提起訴訟，前述無效決定生效，具備專利無效對涉案專利許可合同具有追溯力的前提條件。

本案于一審階段的案件受理日系2009年2月24日，本案涉及本訴和反訴兩個訴，本訴中，專利權人的訴訟請求系判令被許可人支付未予支付的專利許可使用費及違約金；反訴中，被許可人的訴訟請求系判令解除涉案專利許可合同及專利權人返還被許可人已予支付的專利許可使用費；專利權人對被許可人提起訴訟及被許可人對專利權人提取反訴時，涉案專利許可合同未予履行完畢。鑒于宣告涉案專利無效的無效決定的決定日系2009年4月21日，自案件受理日至無效決定的決定日，涉案專利許可合同未予履行完畢的狀態(tài)一直持續(xù)，即：前述決定日前涉案專利許可合同未予履行完畢。

[2] 法院未對專利無效對涉案專利許可合同有無追溯力作出認定。

[3] 法院雖認定涉案專利許可合同無效，但并未對無效的具體理由予以闡述和論證。

￠ 其它索引： [1] 在李玉振訴山西晉城國家糧食儲備庫專利實施許可合同糾紛案 [16]中，太原市中級人民法院基于《合同法》第三百四十四條、第五十二條第（五）項認定涉案專利許可協議無效；

[2] 在崔彪與柳州瓦軸軸承有限公司實用新型專利實施許可合同糾紛上訴案[17]中，廣西壯族自治區(qū)高級人民法院基于《合同法》第三百四十四條、第五十二條第（五）項認定涉案專利許可協議無效。 ?

（二）司法觀點Ⅱ：專利許可合同有效

案例：黃仁義訴廣東萬和新電氣股份有限公司發(fā)明專利實施許可合同糾紛案[18]

￠ 相關簡稱： [1] 主體：廣東萬和新電氣股份有限公司，簡稱“萬和新公司”； [2] 專利：專利號為“ZL97107337.6”的“防風節(jié)能爐具”發(fā)明專利，簡稱“涉案專利”； [3] 機構：國家知識產權局專利復審委員會，簡稱“專利復審委”； [4] 文書：無效宣告請求審查決定，簡稱“無效決定”； [5] 合同：《專利普通實施許可協議》，簡稱“涉案專利許可合同”。

￠ 案情簡介： ? 1997年1月23，黃仁義就涉案專利向國家知識產權局提出發(fā)明專利申請。 ? 2001年2月14日，國家知識產權局對涉案專利予以公告授權。 ? 2008年9月10日，萬和新公司就涉案專利向專利復審委提出無效宣告請求。 ? 2009年1月22日，專利復審委就萬和新公司于2008年9月10日提出的無效宣告請求作出第12901號無效決定，宣告涉案專利授權公告文本中的權利要求1無效，即：宣告涉案專利部分無效。 ? 2009年4月21日，黃仁義就第12901號無效決定對專利復審委向北京市第一中級人民法院提起訴訟。 ? 2010年2月4日，北京市第一中級人民法院作出判決，維持第12901號無效決定。黃仁義未就該判決對專利復審委向北京市高級人民法院提起上訴。 ? 2010年11月26日，黃仁義與萬和新公司簽署涉案專利許可合同，雙方并約定：(a)專利許可方式：普通許可；(b)專利使用期間：專利有效期；(c)專利許可使用費：2012年12月31日前，系人民幣300,000元（2011年1月10日前，支付專利許可使用費150,000元；2011年6月30日前，支付專利許可使用費150,000元）；2013年1月1日至2014年12月31日，系人民幣300,000元（2013年1月31日前一次性支付）；(d)違約責任：黃仁義違約的，按該時間段專利許可使用費的15%向萬和新公司支付違約金為；萬和新公司違約的，按該時間段專利許可使用費的15%向黃仁義支付違約金為，黃仁義并有權立即收回本專利實施許可。 ? 2011年4月29日，王平向專利復審委提出無效宣告請求（案件編號為4W100900）。 ? 2011年5月11日，上海林內有限公司向專利復審委提出無效宣告請求（案件編號為4W100914）。 ? 2011年9月6日，黃仁義對萬和新公司向四川省成都市中級人民法院提起訴訟，請求：判令萬和新公司支付未予支付的專利許可使用費人民幣150,000元。 ? 2011年12月9日，專利復審委就王平于2011年4月29日提出的無效宣告請求（案件編號為4W100900）及上海林內有限公司于2011年5月11日提出的無效宣告請求（案件編號為4W100914）作出第17713號無效決定，宣告涉案專利授權公告文本中的權利要求2-5無效，即：宣告涉案專利全部無效。 ? 2012年11月30日，四川省成都市中級人民法院作出(2011)成民初字第1056號一審判決，判決：駁回黃仁義的訴訟請求。上訴期內，黃仁義并未就(2011)成民初字第1056號一審判決對萬和新公司向四川省高級人民法院提起上訴，(2011)成民初字第1056號一審判決生效。黃仁義亦未對四川省成都市中級人民法院作出的(2011)成民初字第1056號生效判決向四川省高級人民法院申請再審。

￠ 法院觀點： 法院認為涉案專利許可合同有效，理由： “本院認為，根據《中華人民共和國專利法》第四十七條關于“宣告無效的專利權視為自始即不存在。宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因為專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。依照前款規(guī)定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。”之規(guī)定，原告享有的“防風節(jié)能爐具”（專利號ZL97107337.6）發(fā)明專利權自始不存在，故原被告雙方所簽《專利普通實施許可協議》的合同標的不是專利技術，而系技術。合同的效力應依據《中華人民共和國合同法》第三章相關規(guī)定進行判定，第ZL97107337.6號發(fā)明技術被宣告無效，并不直接導致《專利普通實施許可協議》無效?！?

￠ 案例評析： [1] 專利無效對涉案專利許可合同具有追溯力，因為：因專利復審委分別于2009年1月22日作出宣告涉案專利部分無效的無效決定，于2011年12月9日作出宣告涉案專利全部無效的無效決定，專利權人并未就前述宣告涉案專利部分無效的無效決定及宣告涉案專利全部無效的無效決定對專利復審委向北京市第一中級人民法院提起訴訟，前述宣告涉案專利部分無效的無效決定及宣告涉案專利全部無效的無效決定生效，具備專利無效對涉案專利許可合同具有追溯力的前提條件。

本案于一審階段的案件受理日系2011年9月6日，專利權人的訴訟請求系判令被許可人支付未予支付的專利許可使用費，專利權人對被許可人提起訴訟時，涉案專利許可合同未予履行完畢。鑒于宣告涉案專利部分無效的無效決定的決定日系2009年1月22日，宣告涉案專利全部無效的無效決定的決定日系2011年12月9日，自案件受理日至無效決定的決定日，涉案專利許可合同未予履行完畢的狀態(tài)一直持續(xù)，即：前述決定日前涉案專利許可合同未予履行完畢。

[2] 法院未對專利無效對涉案專利許可合同有無追溯力作出認定。

[3] 法院雖認定涉案專利許可合同有效，但鑒于除無效和有效的效力形態(tài)外，合同的效力形態(tài)尚包括可變更可撤銷等中間效力形態(tài)，法院非此即彼的論證邏輯不夠嚴謹。

案例：馮玉柱與湖南崇德工業(yè)科技有限公司專利權轉讓合同糾紛再審案[19]

￠ 相關簡稱： [1] 主體：湖南崇德工業(yè)科技有限公司，簡稱“崇德公司”； [2] 專利：專利號為“ZL03201189.X”的“齒形軸封”實用新型專利，簡稱“涉案專利一”；專利號為“ZL200520020540.2”的“旋轉軸油封”實用新型專利，簡稱“涉案專利二”； [3] 機構：國家知識產權局專利復審委員會，簡稱“專利復審委”； [4] 文書：無效宣告請求審查決定，簡稱“無效決定”； [5] 合同：《專利權轉讓合同》及《專利權轉讓補充合同》，合稱“涉案專利權轉讓合同”。

￠ 案情簡介： ? 2003年1月17日，馮玉柱就涉案專利一向國家知識產權局提出實用新型專利申請。 ? 2003年12月24日，國家知識產權局對涉案專利一予以公告授權。 ? 2005年4月2日，馮玉柱就涉案專利二向國家知識產權局提出實用新型專利申請。 ? 2006年7月5日，國家知識產權局對涉案專利二予以公告授權。 ? 2007年5月8日，馮玉柱與崇德公司簽署涉案《專利權轉讓合同》，雙方并約定：專利權轉讓初始費用系人民幣100,000元。 ? 2007年6月3日，馮玉柱與崇德公司簽署涉案《專利權轉讓補充合同》，雙方并約定：(a) 專利權轉讓初始費用：追加專利權初始轉讓費人民幣80,000元，即：專利權初始轉讓費共計人民幣180,000元；(b) 專利權轉讓后續(xù)費用：2008年度：人民幣288,000元；2009年度：按專利產品銷售產值10%計算；2010年度：按9%計；2011年度：按8%計算；2012年1月1日起至該專利技術失效后一年內，按6%計；(c) 違約金：人民幣1,000,000元。截至馮玉柱對崇德公司向湖南省長沙市中級人民法院提起訴訟之日，崇德公司仍未向馮玉柱支付前述尚未支付的專利權初始轉讓費人民幣80,000元及2008年度的專利權轉讓后續(xù)費用人民幣288,000元。 ? 2007年11月7日，國家知識產權局就涉案專利二的著錄項目變更予以公告。 ? 2007年12月5日，國家知識產權局就涉案專利一的著錄項目變更予以公告。 ? 2009年3月11日，因崇德公司未繳納年費，涉案專利一被國家知識產權局公告終止。 ? 2009年4月13日，馮玉柱對崇德公司向湖南省長沙市中級人民法院提起訴訟，請求：1、解除涉案專利權轉讓合同；2、將200720063525.5號實用新型專利的專利權人變更為馮玉柱；3、將200710035127.7號發(fā)明專利申請的專利申請人變更為馮玉柱；4、崇德公司向馮玉柱支付其拖欠的專利權初始轉讓費80,000元、2008年專利應用收益288,000元、違約金1,000,000元、ZL200520020540.2號專利權失效損失賠償金4,000,000元和馮玉柱為維權支付的合理費用200,000元，共計5,568,000元。 ? 2009年5月7日，湖南龍馳機械制造有限公司就涉案專利一和涉案專利二向專利復審委提出無效宣告請求。 ? 2009年5月27日，因崇德公司未繳納年費，涉案專利二被國家知識產權局公告終止。 ? 2010年3月10日，專利復審委就崇德公司于2009年5月7日提出的無效宣告請求作出無效決定，宣告涉案專利一全部無效。 ? 2010年3月11日，專利復審委就崇德公司于2009年5月7日提出的無效宣告請求作出無效決定，維持涉案專利二有效。 ? 2011年4月6日，湖南省長沙市中級人民法院作出(2009)長中民三初字第0135號一審判決，判決：一、解除馮玉柱與崇德公司2007年5月8日簽訂的《專利權轉讓合同》和2007年6月3日簽訂的《專利權轉讓補充合同》

二、200720063525.5實用新型專利的專利權人變更為馮玉柱；三、200710035127.7發(fā)明專利申請的專利申請人變更為馮玉柱；四、崇德公司在判決生效后十日內支付馮玉柱違約金1,000,000元；五、駁回馮玉柱的其它訴訟請求。

上訴期內，馮玉柱就(2009)長中民三初字第0135號一審判決對崇德公司向湖南省高級人民法院提起上訴。湖南省高級人民法院作出(2011)湘高法民三終字第67號二審判決，駁回上訴，維持原判。馮玉柱以變更違約金數額沒有事實和法律依據為由就(2011)湘高法民三終字第67號生效判決對崇德公司向最高人民法院申請再審。 ? 2012年3月9日，最高人民法院作出(2012)民申字第19號《民事裁定書》，裁定駁回再審申請。

￠ 法院觀點： 法院認為涉案專利許可合同有效，理由： “不論是專利一被宣告無效，還是專利二終止都使得馮玉柱依據專利權轉讓合同和補充合同獲得后續(xù)收益的合同目的無法實現?！吨腥A人民共和國合同法》（以下簡稱合同法）第九十四條第一款第四項規(guī)定：“有下列情形之一的，當事人可以解除合同：……（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約情形致使不能實現合同目的”，二審法院支持馮玉柱要求解除專利權轉讓合同及補充合同的訴訟請求，并無不當。”因合同解除的前提條件系合同有效，法院認定涉案專利許可合同可予解除，即：承認涉案專利許可合同有效。

￠ 案例評析： [1] 該案的案由雖然系專利權轉讓合同糾紛，但專利無效對專利許可合同或專利權轉讓合同有無追溯力的判定規(guī)則系同一的，二者具有同質性，該案例可茲參考。

[2] 專利無效對涉案專利許可合同具有追溯力，因為：因國家知識產權局于2009年3月11日公告涉案專利一終止，專利復審委分別于2010年3月11日作出宣告涉案專利一無效的無效決定，專利權人并未就前述宣告涉案專利一無效的無效決定對專利復審委向北京市第一中級人民法院提起訴訟，前述宣告涉案專利一無效的無效決定生效，具備專利無效對涉案專利許可合同具有追溯力的前提條件。

本案于一審階段的案件受理日系2009年4月13日，專利權人的訴訟請求系判令解除涉案專利權轉讓合同、受讓人承擔違約責任并賠償損失，專利權人對受讓人提起訴訟時，涉案專利權轉讓合同未予履行完畢；鑒于宣告涉案專利一無效的無效決定的決定日系2010年3月11日，自案件受理日至無效決定的決定日，涉案專利權轉讓合同未予履行完畢的狀態(tài)一直持續(xù)，即：前述決定日前涉案專利權轉讓合同未予履行完畢。

[3] 法院未對專利無效對涉案專利許可合同有無追溯力作出認定。

[4] 法院認定涉案專利許可合同符合解除的法定條件，說理細致，論證充分，承認承認涉案專利許可合同有效。

￠ 其它索引： 在威?？迫A照明工程有限公司訴吉林省超宇科工貿有限公司專利實施許可合同糾紛案[20]中，威海市中級人民法院基于涉案專利許可合同未違反《合同法》第五十二條第（五）項認定涉案專利許可合同有效。

（三）司法觀點Ⅲ：專利許可合同可變更可撤銷

有觀點認為，專利權人未對被許可人提供技術指導時，專利許可合同的效力形態(tài)應認定為可變更可撤銷合同。[21] 筆者認為，利權人未對被許可人提供技術指導時，專利許可合同的效力形態(tài)不宜認定為可變更可撤銷合同，理由如下：

(1) 專利許可合同不滿足可變更可撤銷合同的法定要件 《民法通則》第五十九條規(guī)定，“下列民事行為，一方有權請求人民法院或者仲裁機關予以變更或者撤銷：（一）行為人對行為內容有重大誤解的；（二）顯失公平的。被撤銷的民事行為從行為開始起無效?！?

《合同法》第五十四條規(guī)定，“下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：（一）因重大誤解訂立的；（二）在訂立合同時顯失公平的。一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷?！?

基于前述規(guī)定，被許可人主張變更或撤銷專利許可合同的，應滿足“顯失公平”、“重大誤解”、“欺詐”、“脅迫”、“乘人之?！蔽宸N情形之一。筆者認為，被許可人主張變更或撤銷專利許可合同的理由難以成立，理由如下：

首先，認定“顯失公平”、“重大誤解”、“欺詐”、“脅迫”、“乘人之危”的時間節(jié)點系訂立專利許可合同之時，并非履行專利許可合同之時。

其次，《最高人民法院關于貫徹執(zhí)行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見（試行）》（以下簡稱“《民通意見》”）第七十一條規(guī)定，“行為人因對行為的性質、對方當事人、標的物的品種、質量、規(guī)格和數量等的錯誤認識，使行為的后果與自己的意思相悖，并造成較大損失的，可以認定為重大誤解?！?b>《民通意見》第七十二條規(guī)定，“一方當事人利用優(yōu)勢或者利用對方沒有經驗，致使雙方的權利與義務明顯違反公平、等價有償原則的，可以認定為顯失公平?！?

訂立專利許可合同之時，專利權有效，許可使用費亦經雙方磋商并達成一致，且涉案專利的被許可人往往是行業(yè)內技術先進的相關主體，具有實施專利的技術優(yōu)勢，“顯失公平”或“重大誤解”難以成立。

再次，一般而言，在專利許可實務中，專利權人與被許可人達成專利許可合同，通常系兩種路徑：涉訴之前通過友好協商達成專利許可合同；涉訴之后被許可人基于訴訟角力與專利權人達成專利許可合同。但無論系基于何種情形，“欺詐”、“脅迫”、“乘人之?！本y以成立。

(2) 專利許可合同認定為可變更可撤銷合同有違公平原則 《合同法》第五十八條規(guī)定，“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”

可變更可撤銷合同被撤銷后自始無效，合同被撤銷的法律后果以返還為原則以補償為例外，因被許可人已從專利實施中獲益，尤其是采獨占許可和/或排他許可的許可方式時，被許可人已基于專利實施設置了技術準入，已在同行業(yè)中獲得競爭優(yōu)勢，優(yōu)先搶占市場，獲得相應的商業(yè)利益，撤銷專利許可合同對專利權人顯然有失公平。 ?

（四）司法觀點Ⅳ：特定條件下變更為技術服務合同

《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《技術合同司法解釋》”）第三十四條規(guī)定，“當事人一方以技術轉讓的名義提供已進入公有領域的技術，或者在技術轉讓合同履行過程中合同標的技術進入公有領域，但是技術提供方進行技術指導、傳授技術知識，為對方解決特定技術問題符合約定條件的，按照技術服務合同處理，約定的技術轉讓費可以視為提供技術服務的報酬和費用，但是法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外?！?

基于該規(guī)定，對于專利無效后的專利許可合同變更為技術服務合同的前提條件系，專利權人與被許可人就專利權人為被許可人解決特定的技術問題對被許可人進行技術指導、傳授技術知識在專利許可合同中予以約定，且專利權人對被許可人進行技術指導、傳授技術知識的行為符合專利許可合同的約定。

但筆者認為，專利許可合同并非《技術合同司法解釋》第三十四條的主要規(guī)制對象，理由如下：雖然《合同法》第三百四十五條規(guī)定，“專利實施許可合同的讓與人應當按照約定許可受讓人實施專利，交付實施專利有關的技術資料，提供必要的技術指導?！奔矗簩＠麢嗳藢Ρ辉S可人負有提供技術指導的義務。

但事實上，在專利許可實務中，一個方面，專利以公開換保護為其制度本質，權利要求所要求保護的技術方案已經公開，被許可人可以輕易獲得該技術方案；以獨占許可和排他許可的許可方式為例，被許可人之所以需要獲得專利權人的許可，系基于法律上防范侵權風險、商業(yè)上獲得市場份額之目的。另一個方面，專利實施前，被許可人已就技術、設備、資金等進行了全方位的準備，且其往往是行業(yè)內的技術專家，對行業(yè)技術及許可專利有充分的認知和了解。

因此，一般而言，被許可人并不需要專利權人提供技術指導，亦不會在專利許可合同中約定由專利權人為被許可人解決特定的技術問題對被許可人進行技術指導、傳授技術知識。專利許可合同雖然理論上處于該條規(guī)定的規(guī)制范圍，但實際發(fā)生的可能性并不大。

相應地，筆者認為，技術秘密轉讓合同和專利權轉讓合同系《技術合同司法解釋》第三十四條的主要規(guī)制對象，理由如下：

基于《合同法》第三百四十二條第一款及《技術合同司法解釋》第二十二條第一款的規(guī)定，技術轉讓合同包括專利權轉讓合同、專利申請權轉讓合同、技術秘密轉讓合同和專利實施許可合同。”

同屬于專有技術，但與專利的公開特點不同，技術秘密處于保密狀態(tài)。在技術秘密轉讓合同中，技術秘密讓與人往往需要就擬轉讓的技術秘密對受讓人提供技術指導。因此，筆者認為，《技術合同司法解釋》第三十四條的主要規(guī)制對象系技術秘密轉讓合同和專利權轉讓合同，尤其系技術秘密轉讓合同。 ?

（五）司法政策

2001年6月19日，最高人民法院發(fā)布《全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》（以下簡稱“《技術合同紀要》”），《技術合同紀要》在很大程度上體現了關于技術合同的司法政策，專利許可合同亦不例外。筆者認為，關于專利無效后專利許可合同的效力判定，《技術合同紀要》至少體現了如下司法政策：

1、鼓勵交易并審慎確認合同無效 鼓勵交易系《合同法》的立法宗旨?？s小無效合同的范圍，盡可能地促成合同生效，并保持合同的效力系鼓勵交易原則的具體體現。[22] 在涉及合同糾紛的司法實踐中，在涉及合同糾紛的司法實踐中，以鼓勵交易，審慎確認合同無效為基本原則，已成為司法實踐的價值導向，專利許可合同糾紛亦不例外，這與《合同法》的立法宗旨是是一致的。

2、承認專利無效后專利許可合同的效力 在筆者據以分析和研究的案例樣本中，觀點Ⅰ和觀點Ⅱ均有案例支持，但觀點Ⅲ和觀點Ⅳ暫無案例支持；且總體而言，以認定專利許可合同有效的觀點Ⅱ為主流觀點。

另，《技術合同紀要》第二十七條規(guī)定，“有下列情形之一，使技術合同的履行成為不必要或者不可能時，當事人可以依據合同法第九十四條第（四）項的規(guī)定解除合同：(1) 因一方違約致使履行合同必備的物質條件滅失或者嚴重破壞，無法替代或者修復的；(2) 技術合同標的的項目或者技術因違背科學規(guī)律或者存在重大缺陷，無法達到約定的技術、經濟效益指標的。”

授予專利權的條件包括兩個方面：實體方面，客體應符合《專利法》第二條、第五條、第二十二條、第二十三條、第二十五條等規(guī)定；程序方面，專利申請文件應符合《專利法》第二十七條、第二十八條等規(guī)定，專利申請手續(xù)應符合《專利法》第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條等規(guī)定。

筆者認為，若作為專利許可合同標的的專利系因客體不符合《專利法》第二條、第五條、第二十二條、第二十三條、第二十五條等規(guī)定而被宣告無效，符合《技術合同紀要》第二十七條關于“技術合同標的的技術存在重大缺陷”的規(guī)定。另，《技術合同司法解釋》第二十六條規(guī)定，“專利實施許可合同讓與人負有在合同有效期內維持專利權有效的義務，包括依法繳納專利年費和積極應對他人提出宣告專利權無效的請求，但當事人另有約定的除外?！笨梢姡瑢＠麢嗳素撚性趯＠S可合同有效期內維持專利權有效的義務，在專利許可合同有效期內，專利無效的，專利權人構成違約。

綜上，專利許可合同符合《技術合同紀要》第二十七條規(guī)定的解除條件，此系專利無效后專利許可合同雙方（更多情形下系被許可人）請求解除專利許可合同的直接依據。

另，《技術合同紀要》第六十一條規(guī)定，“專利實施許可合同讓與人應當在合同有效期內維持專利權有效，但當事人另有約定的除外。在合同有效期內，由于讓與人的原因導致專利權被終止的，受讓人可以依據合同法第九十四條第（四）項的規(guī)定解除合同，讓與人應當承擔違約責任；專利權被宣告無效的，合同終止履行，并依據專利法的有關規(guī)定處理。”

該條規(guī)定，專利終止后，被許可人可依第九十四條第（四）項的規(guī)定解除專利許可合同，其處理規(guī)則與《技術合同紀要》第二十七條一致。該條雖然系關于專利終止情形下專利許可合同效力判定的規(guī)定，但其亦可作為專利無效情形下專利許可合同效力判定的補充和參照。

基于《技術合同紀要》第二十七條、第六十一條的規(guī)定，專利無效后的專利許可合同符合《技術合同紀要》第二十七條規(guī)定的解除條件。因合同解除以合同有效為前提，即：司法政策承認專利無效后專利許可合同的效力。

四、域外經驗

筆者以日本、美國和歐洲為例，分別考察該三個國家或地區(qū)在專利無效后專利許可合同的效力判定問題上的立法和/或司法態(tài)度。

（一）日本：專利無效后專利許可合同無效

日本《特許法》第一百二十五條就專利無效對專利效力的追溯力作出了明確規(guī)定，“特許已確定為無效判決時，特許權被視為最初即不存在。但特許符合第一百二十三條第一項第五號〔特許申請后屬無效理由〕之場合下，確定為無效判決時，則視為其特許權自與第五號內容相符的時間起已不存在?！?

但日本《特許法》未就專利無效對專利許可合同的追溯力作出明確規(guī)定。關于專利無效后已付專利許可使用費的返還問題，裁判所認為應遵從當事人之約定處理；若無約定，則應以不當得利而返還。豐崎光衛(wèi)對此持不同看法，其根據日本《民法典》第二百零五條關于善意占有人孳息取得權之規(guī)定予以類推，認為特許無效審判確定前所取得的專利許可使用費雖屬不當得利，但無須返還。[23]

（二）美國：專利無效后專利許可合同有效

關于專利無效對專利合同有無追溯力，《美國專利法》并無明文規(guī)定，其對專利無效對專利合同有無追溯力的法律評價主要體現在相關判例中，本文以Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc.一案予以闡釋。

￠ 基本事實 1975年末，Ted Geffner (Geffner) 發(fā)明“線性旋轉軸承”。該“線性旋轉軸承”發(fā)明能夠進行旋轉并且沿著軸承的軸做線性運動。 1975年11月12日，Geffner就前述“線性旋轉軸承”發(fā)明申請專利；后，該發(fā)明被授予第4,025,128號專利（以下簡稱“’128號專利”）。 1977年8月3日，許可人Geffner與被許可人Linear Rotary Bearings, Inc. (LRB) 簽署專利許可合同，雙方約定：(a)許可方式：排他許可（包括排他的分許可及侵權維權）；(b)許可期間：專利權有效期；(c)費用支付：LRB根據約定的時間表向Geffner支付專利許可使用費；(d)不保證：Geffner不保證專利的有效性。 1977年，LRB依約向Geffner支付第一筆專利許可使用費。 1981年，Geffner就“線性旋轉軸承”發(fā)明向西德專利局申請’128號專利。 1983年2月22日，西德專利局基于Manby專利駁回專利申請。 1989年，LRB停止向Geffner支付專利許可使用費；截至1989年7月31日，LRB未予支付的專利許可使用費計162,790美元 1989年10月，由于LRB拒絕支付專利許可使用費，Geffner終止專利許可合同并向LRB發(fā)出協議終止通知。 1989年末，LRB向Geffner發(fā)出通知，告知因’128號專利已無效并不可實施，LRB將停止向Geffner支付專利許可使用費。 1990年1月，Garnett S. Teass就任LRB董事長。

￠ 一審判決 1991年5月24日，Geffner對LRB及Garnett S. Teass提起訴訟，要求支付未予支付的專利許可使用費及LRB代為收取的專利侵權賠償金。LRB及Garnett S. Teass對Geffner提起反訴，聲稱Geffner沒有披露與Manby專利有關的重要信息，欺詐、誘導LRB簽署專利許可合同，請求：(a) 宣告’128號專利無效并不可執(zhí)行；(b) 專利許可合同無效并不可履行；(c) 解除專利許可合同；(d) Geffner返還LRB已予支付的專利許可使用費、因代表Geffner提起指控繳納的相關費用及維護專利產生的費用合計527,531美元。

1995年9月28日至1995年10月10日，一審法院美國紐約東區(qū)聯邦地區(qū)法院(United States District Court for the Eastern District of New York, E.D.N.Y.) 進行了為期12天的審理，并于1996年9月1日作出一審判決[24]：(a) 宣告’128號專利的權利要求1,3,5,9-14無效；(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費等相關費用合計527,531美元。

￠ 二審判決 Geffner就一審法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費等相關費用合計527,531美元的兩項判決對LRB及Garnett S. Teass向美國聯邦巡回上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Curcuit, C.A.F.C.）提起上訴（Geffner未就(a) 宣告’128號專利的權利要求1,3,5,9-14無效的判決提起上訴）。

C.A.F.C.審理后，認為：不同意E.D.N.Y.作出的(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費等相關費用合計527,531美元的兩項判決，因為：

一個方面，LRB未舉證證明系受到Geffner的誘導而簽署專利許可合同。事實上，LRB希望Geffner盡可能地履行專利許可合同；該專利許可合同系雙方基于友好、公平協商達成的互惠購買協議。LRB關于誘導的主張缺少證據支持。

另一個方面，欺詐必須由LRB以明確和令人信服的證據予以證明，但LRB未就此進行成功舉證。

C.A.F.C.進一步認為，在專利許可使用費的返還問題上，公平和正義站在Geffner一邊。因為是Geffner，而不是LRB，發(fā)明了線性旋轉軸承；是Geffner，而不是LRB，擁有涉案專利；如果LRB被允許收回專利許可使用費等相關費用，無異于讓LRB實施專利而無需給予Geffner任何補償，LRB在17年的專利權有效期內充分使用’128號專利，獲得了利潤卻不與Geffner作任何分享，這是不被允許的不公允行為。一般的規(guī)則是，如果不能舉證證明被許可人受到欺詐，則先前已經支付的專利許可使用費不予返還，即使涉案專利已被宣告無效。LRB沒有通過明確和令人信服的證據證明Geffner欺詐性地誘導LRB簽署專利許可合同，現有證據不能支持一審法院的判決。

C.A.F.C.并于1997年9月17日作出二審判決[25]：撤銷一審法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費等相關費用合計527,531美元的兩項判決。

Geffner、LRB及Garnett S. Teass均未就C.A.F.C.作出的二審判決向美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)提起上訴。即：在美國法上，專利無效后專利許可合同有效。

（三）歐洲：專利無效后專利許可合同有效

《歐洲專利公約》(The European Patent Convention, EPC) 第六十八條就專利無效對專利效力的追溯力作出了明確規(guī)定，“撤銷歐洲專利的效力歐洲專利申請及根據該申請而授予的歐洲專利在其于異議程序被撤回的限度內，視為自始即不具有第六十四條和第六十七條所規(guī)定的效力?！?但未就專利無效對專利許可合同的追溯力作出明確規(guī)定。

《歐洲共同體專利公約》(The European Community Patent Convention, CPC) 第三十五條第二款規(guī)定：“專利無效的追溯效力將不溯及:(a)在無效宣告以前，已經做出的發(fā)生法律效力的任何專利侵權終審判決；(b)在無效宣告以前，已經訂立的任何專利許可合同?！?b>CPC由歐洲共同體成員國于1975年12月15日簽署于盧森堡。CPC雖然最終未生效，但第三十五條第二款之規(guī)定至少反映了西歐各國均以明確限定專利無效對專利許可合同的追溯力為基本傾向。 ?

五、結論及建議

（一）結論

基于前述分析，專利無效后專利許可合同的效力作如下判定： (1) 判定專利無效對專利許可合同有無追溯力； (2) 專利無效對專利許可合同無追溯力的，專利許可合同有效； (3) 專利無效對專利許可合同有追溯力的，專利許可合同有效。總體而言，專利無效對專利許可合同有無追溯力對專利許可合同的效力形態(tài)并無根本性的影響。進而言之，專利無效對專利許可合同有無追溯力對專利許可合同的影響主要體現在：專利無效對專利許可合同無追溯力的，專利許可合同有效，不可請求撤銷，不可請求解除；專利無效對專利許可合同有追溯力的，專利許可合同有效，不可請求撤銷，但可請求解除，即：利無效對專利許可合同有無追溯力對專利許可合同的影響主要體現在是否可請求解除專利許可合同（關于專利無效后專利許可合同的救濟，筆者另撰專文予以論述）。

（二）建議

1、立法

￠鑒于：基于《專利法》和《合同法》關于專利無效后專利許可合同的效力判定，專利無效對專利許可合同無追溯力的，專利許可合同有效；專利無效對專利許可合同有追溯力的，專利許可合同無效。但：

(1)《專利法》和《合同法》關于專利無效后專利許可合同效力的規(guī)制已與國際發(fā)展趨勢不符：一個方面，大陸法系、英美法系及國際公約均規(guī)定標的自始客觀不能之合同有效；另一個方面，因考慮到專利無效對專利許可合同的追溯力不利于權利義務關系的穩(wěn)定，追溯的社會成本較高，美國、歐洲等知識產權制度和政策較為先進的國家或地區(qū)對專利無效對專利許可合同的追溯力進行了限制，認為專利無效對專利許可合同不溯及既往，肯定了專利無效后專利許可合同的效力。

(2)《專利法》和《合同法》關于專利無效后專利許可合同效力的規(guī)制已與國內司法實踐不符：在專利無效對專利許可合同有追溯力的情形下，國內的司法實踐亦以肯定專利無效后專利許可合同的效力為主流觀點。

￠建議：《專利法》僅適于就專利無效對專利許可合同有無追溯力予以回應，專利許可合同的最終效力形態(tài)屬于《合同法》的范疇，應由《合同法》予以調整.。建議修訂《技術合同司法解釋》，并對“已經履行”等幾個重要概念進行明確界定，對專利無效對專利許可合同有無追溯力的情形下專利許可合同的效力形態(tài)作出明確界定。

2、司法 ￠鑒于：在筆者據以分析和研究的案例樣本中，明確對專利無效對專利許可合同有無追溯力予以認定的案例僅申請再審人馮玉柱與被申請人湖南崇德工業(yè)科技有限公司專利權轉讓合同糾紛一案，其余案例中，管轄法院均未對專利無效對專利許可合同有無追溯力予以明確認定；且在專利無效對專利許可合同有追溯力的情形下，不論對專利許可合同的效力作出有效或無效認定，均未予以詳細說理，論證邏輯亦不夠嚴謹。

￠建議：無論對專利許可合同的效力作出何種認定，在判決中加強對效力認定的說理，強化判決書的說理和論證，此舉符合《最高人民法院關于全面深化人民法院改革的意見》關于“推動裁判文書說理改革”的導向和要求。另，強化判決書的說理和論證，亦可在一定程度上促進對《技術合同司法解釋》予以修訂。

【注釋】： [1] 孫曉紅：《法的溯及力問題研究》，中國法制出版社2008年版，第16頁 [2] 張新寶、王偉國：《最高人民法院民商事司法解釋溯及力問題探討》，《法律科學》2010年第6期 [3] 湯宗舜：《中華人民共和國專利法條文釋義》，法律出版社1986年版，第161-162頁 [4] 最高人民法院 (2009) 民申字第1573號《民事裁定書》 [5] 最高人民法院 (2010) 民申字第184號《民事裁定書》 [6] 最高人民法院 (2012) 民提字第110號《民事判決書》 [7] 最高人民法院(2012) 民申字第19號《民事判決書》 [8] 王利明：《違約責任論》，中國政法大學出版社2003年版，第146頁 [9] 杜景林，盧堪：“是死亡還是二次勃興—德國民法典新債法中的給付不能制度研究”，《法商研究》2005年第2期 [10] 王茂棋：“論英國法履行不能規(guī)則的擅變”，《法學評論》2005年第3期 [11] 李祖坤：“自始履行不能與合同效力的關系新探”，《長春工業(yè)大學學報》2010年第1期 [12] 謝洪軍：《合同自始履行不能研究》，湖南師范大學碩士學位論文，2008年 [13] 歐洲合同法委員會：《歐洲合同法原則》，韓世遠譯，載梁慧星主編《民商法論叢》第12卷，法律出版社1999年 [14] 黃茂榮：《債法總論》，中國政法大學出版社2003年版，第164頁 [15] 浙江省高級人民法院 (2010) 浙知終字第110號《民事判決書》 [16] 山西省太原市中級人民法院 (2006) 民初字第11號《民事判決書》 [17] 廣西壯族自治區(qū)高級人民法院 (2012) 桂民三終字第15號《民事判決書》 [18] 四川省成都市中級人民法院 (2011) 成民初字第1056號《民事判決書》 [19] 最高人民法院 (2012) 民申字第19號《民事裁定書》 [20] 山東省威海市中級人民法院 (2007) 威民三初字第4號《民事判決書》 [21] 邰中林：《<關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》>的理解與適用》，《人民司法》2005年第2期 [22] 王軼：《鼓勵交易的立法宗旨與合同法的適用》，中國人民大學法學院法學文獻與法律信息網http://www.linklaw.com.cn/lunwen.asp?id=827# [23]［日］豐崎光衛(wèi)：《工業(yè)所有權法》，有斐閣1980年版，第285-286頁 [24] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 936 F.Supp. 1150 (E.D.N.Y. 1996) [25] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229, 1997 WL 577506 (C.A.Fed.(N.Y.))

來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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