從“新百倫”和“New Balance”看商標(biāo)善意使用（判賠9800萬案件要點）

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【小D導(dǎo)讀】

廣州市中級人民法院作出一審判決，美國NewBalance公司在中國的關(guān)聯(lián)公司--新百倫貿(mào)易（中國）有限公司因使用他人已注冊商標(biāo)“新百倫”，構(gòu)成對他人商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，需賠償對方9800萬元。

-------①從“新百倫”和“New Balance”看商標(biāo)善意使用------

新的商標(biāo)法中，對善意商標(biāo)有了更進一步的保護，在第十六條中有如下條文：商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志，而該商品并非來源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)，誤導(dǎo)公眾的，不予注冊并禁止使用；但是，已經(jīng)善意取得注冊的繼續(xù)有效。并且第五十條有第三款有規(guī)定：商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。這些可以說是商標(biāo)善意使用的法律依據(jù)了。

再結(jié)合到近期NEW BALANCE與“新百倫”的案例，咱們從數(shù)據(jù)上做一個分析吧，目前廣州市中級人民法院作出一審判決，美國NewBalance公司在中國的關(guān)聯(lián)公司–新百倫貿(mào)易（中國）有限公司因使用他人已注冊商標(biāo)“新百倫”，構(gòu)成對他人商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，需賠償對方9800萬元。

在中國商標(biāo)網(wǎng)上查詢新百倫的結(jié)果如下圖：

其中只有廣東省廣州市珠江新城臨江大道海濱花園厚德軒7樓C座的周樂倫于2004年06月04日注冊的25類注冊號為4100879的商標(biāo)處于有效狀態(tài)。從“新百倫”和“New Balance”看商標(biāo)善意使用（判賠9800萬案件要點）

其中的注冊歷程為：

2004-06-04商標(biāo)注冊申請中 2007-08-13注冊申請初步審定 2007-12-29收到異議申請或補充材料,待審 2007-12-29商標(biāo)異議申請中 2011-07-28商標(biāo)異議完成 2011-10-09商標(biāo)已注冊 2013-01-05許可合同備案待審中 2013-01-05商標(biāo)使用許可備案中 2013-06-06許可合同備案完成 2014-11-28撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)中在商標(biāo)局的文書中。在下列文件中可以進到具體記錄的。 2007-10-07 第1090期《商標(biāo)初步審定公告》第761頁。 2008-01-06 第1102期《商標(biāo)注冊公告》第2262頁。 2008-04-27 第1117期《商標(biāo)異議公告》第1538頁。 2011-10-27 第1285期《商標(biāo)異議裁定公告》第5613頁。 2012-02-20 第1300期《送達(dá)公告》第5651頁。 2013-07-13 第1367期《商標(biāo)使用許可合同備案公告》第4386頁。 2014-04-27 第1405期《商標(biāo)使用許可合同備案公告》第8332頁。 2015-03-27 第1449期《送達(dá)公告》第11747頁。

目前這個商標(biāo)被人以三年撤銷不使用提出了商標(biāo)無效的請求，但是這個過程還沒有完成，所以商標(biāo)目前有效。而位置為美國,麻薩諸塞州,波士頓,格氏次街20號 ,郵編02135的新平衡運動鞋公司于 2006年09月15日申請的注冊號為5608740，在中國商標(biāo)網(wǎng)上的查詢結(jié)果是處于無效宣告中。從“新百倫”和“New Balance”看商標(biāo)善意使用（判賠9800萬案件要點）

上面是一些具體的數(shù)據(jù)，而在從“新百倫”和“New Balance”的商標(biāo)官司中，上海新百倫公司認(rèn)為是善意使用，不構(gòu)成侵權(quán)。這點在商標(biāo)法中，對善意使用是有保護的，也就是說，我用了這個名稱，一直沒有注冊，別人注冊了之后，我還是可以用的，但是要注意區(qū)分與人家注冊的商標(biāo)的不同。從這點上看，上海新百倫公司好象并無惡意，但是從目前披露的材料上來看：被告的關(guān)聯(lián)公司（新平衡公司）曾于2007年12月要求商標(biāo)局駁回原告對“新百倫”商標(biāo)的注冊申請，但是沒有被采納。這個行為，對善意使用構(gòu)成直接的否定。

一般而言，商標(biāo)的善意使用，主要有以下四種情況：敘述性使用、說明性使用、指示性使用、在先使用權(quán)。如果符合上述條件，善意使用別人的商標(biāo)，是無可厚非，但是如果不滿足這些條件的話，就會構(gòu)成侵權(quán)。

------------②案件審理要點-----------------------

原告：被告把"新百倫"作為商標(biāo)標(biāo)識，誤導(dǎo)了消費者和經(jīng)營者

據(jù)了解，此案原告周某倫是廣州人，也是“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)的專用權(quán)人。其中，“百倫”注冊商標(biāo)核定使用在第25類“服裝，鞋，帽，襪”等商品上，于1996年8月21日獲準(zhǔn)注冊，該商標(biāo)于2004年4月經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給周某倫?！靶掳賯悺弊陨虡?biāo)也核定使用在第25類商品上，周某倫于2008年1月獲準(zhǔn)注冊該商標(biāo)。同時，周某倫還設(shè)立了企業(yè)，生產(chǎn)以“百倫”、“新百倫”為商標(biāo)的男鞋產(chǎn)品，并在大型商場設(shè)有銷售專柜。

原告訴稱，被告新百倫貿(mào)易（中國）有限公司（住所地上海市長寧區(qū)長寧路）在銷售過程中，把“新百倫”作為商標(biāo)標(biāo)識使用，在網(wǎng)店中也以“新百倫New Balance”來標(biāo)識產(chǎn)品，在專賣店所出具的購物小票中標(biāo)識“感謝您購買新百倫產(chǎn)品”，導(dǎo)致大量消費者和經(jīng)營者誤認(rèn)為“新百倫”商標(biāo)就是被告新百倫公司產(chǎn)品的中文商標(biāo)。原告據(jù)此認(rèn)為，被告的行為割裂了作為商標(biāo)權(quán)人的原告和“新百倫”注冊商標(biāo)之間的特定聯(lián)系，抑制了原告建立和拓展“百倫”、“新百倫”商標(biāo)價值的空間，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

據(jù)原告統(tǒng)計，自2011年7月至起訴時，新百倫公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的總金額已經(jīng)超過10億元，獲益巨大。原告起訴要求被告新百倫公司立即停止侵權(quán)、消除影響，并且還要賠償損失9800萬元及支付維權(quán)的合理費用。

被告辯稱：善意使用"新百倫"，且使用其銷售商品時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于原告

被告新百倫公司答辯稱， “新百倫”用作"NEW BALANCE"商品的中文名稱，而沒有將“新百倫”作為企業(yè)字號在商品上突出使用，屬于善意使用。并主張其使用“新百倫”銷售商品時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于原告使用“新百倫”商標(biāo)銷售商品的時間，且其使用方式?jīng)]有使消費者或相關(guān)公眾產(chǎn)生任何混淆，沒有構(gòu)成侵權(quán)。

廣州中院：被告早已明知原告獲得"新百倫"商標(biāo)注冊

廣州中院審查認(rèn)為，原告“百倫”商標(biāo)早已于1996年獲得注冊，可以很容易通過公開渠道查知這一信息。不僅如此，被告的關(guān)聯(lián)公司（新平衡公司）曾于2007年12月要求商標(biāo)局駁回原告對“新百倫”商標(biāo)的注冊申請，但是沒有被采納。這說明被告新百倫公司是明知“百倫”及“新百倫”商標(biāo)的注冊情況，但其仍選擇使用 “新百倫”來標(biāo)識及宣傳其產(chǎn)品。

廣州中院審理認(rèn)為，在明知原告獲得“新百倫”商標(biāo)注冊后，被告仍繼續(xù)在銷售及宣傳中廣泛地使用“新百倫”標(biāo)識，因此不能認(rèn)定被告對“新百倫”字樣的使用屬于善意的使用。被告主張對“新百倫”享有在先權(quán)利的意見無法成立。

被告："新百倫"只是其產(chǎn)品名稱的翻譯

被告還主張“新百倫”是其產(chǎn)品名稱的"NEW BALANCE"翻譯，但"NEW BALANCE"的中文意譯為“新平衡”，且被告新百倫公司亦稱其關(guān)聯(lián)公司“New Balance Athletic Shoe,Inc.”為“新平衡運動鞋公司”，也稱其產(chǎn)品之前名稱為“紐巴倫”，所以被告新百倫公司以其所使用“新百倫”是其產(chǎn)品名稱“NEW BALANCE”的翻譯為由主張其未侵犯原告“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)權(quán)的意見不能成立。

廣州中院：被告未善意地主動避免使用與已注冊商標(biāo)相同或相近的標(biāo)識

廣州中院認(rèn)為，被告的運動鞋產(chǎn)品與原告“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)核準(zhǔn)范圍的“鞋（腳上的穿著物）”商品屬于類似產(chǎn)品。被告未規(guī)范地使用其企業(yè)名稱，且未善意地主動避免使用與他人的注冊商標(biāo)相同或相近似的標(biāo)識，以避免相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)和市場無序，其對“新百倫”字樣的使用行為，構(gòu)成對原告“百倫”及“新百倫”注冊商標(biāo)的侵權(quán)，其關(guān)于合理使用及在先使用的抗辯意見均依據(jù)不足。從法院所保全的被告財務(wù)證據(jù)來看，被告新百倫公司在侵權(quán)期間的經(jīng)營獲利高達(dá)約1.958億元，且從其使用“新百倫”標(biāo)識的方式和范圍來看，被告通過其侵權(quán)行為獲利巨大，其應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。

一審判決：被告立即停止將"新百倫"用于標(biāo)識及宣傳，賠償原告9800萬元

廣州中院一審判決：被告新百倫貿(mào)易（中國）有限公司立即停止將“新百倫”用于標(biāo)識及宣傳其商品的行為；賠償原告人民幣9800萬元；在 “新百倫（中國）官方網(wǎng)站”首頁及其在“天貓商城”開設(shè)的“New Balance旗艦店” 、“newbalance童鞋旗艦店”的首頁刊登聲明消除影響等。

此案一審判決作出后，目前，新百倫公司尚未宣布是否上訴。

來源：IPRdaily整理自公眾平臺changchuntm及南方日報劉冠南報道資料編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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