【以案說(shuō)法】專利權(quán)屬糾紛中應(yīng)審查委托開(kāi)發(fā)合同是否得到真實(shí)履行

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——鴻聯(lián)公司訴張某、李某專利權(quán)屬糾紛案

編者按：

《中華人民共和國(guó)合同法》第三百三十九條規(guī)定：“委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當(dāng)事人另有約定的以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開(kāi)發(fā)人。研究開(kāi)發(fā)人取得專利權(quán)的，委托人可以免費(fèi)實(shí)施該專利”，該法條適用的前提是，委托開(kāi)發(fā)合同有效，且合同得到雙方的實(shí)際履行。

關(guān)于鴻聯(lián)公司訴張某、李某專利權(quán)屬糾紛一案。該案審理的難點(diǎn)在于，存在兩份委托主體不同、簽署日期僅相差兩天而合同內(nèi)容基本一致的委托開(kāi)發(fā)合同。原告鴻聯(lián)公司以其為在先合同中的委托人，主張按照合同約定其應(yīng)為享有涉案專利50%份額的專利權(quán)人；而兩被告則抗辯稱，在后合同已經(jīng)對(duì)前一合同的委托主體作出變更，依照在后合同約定，兩被告應(yīng)為享有涉案專利50%份額的專利權(quán)人。一審法院認(rèn)定，在后合同屬于以合法形式掩蓋非法目的的無(wú)效合同，兩被告主張其為專利權(quán)人，缺乏法律依據(jù)。二審法院對(duì)裁判理由進(jìn)行了調(diào)整，認(rèn)定在后合同并未得到實(shí)際履行，而訴爭(zhēng)專利是在先合同履行的結(jié)果，故認(rèn)定在先合同委托人鴻聯(lián)公司是共同專利權(quán)人。

本案糾紛產(chǎn)生的原因是，公司對(duì)原法定代表人生前處分涉案專利權(quán)屬的行為提出異議，具體而言，涉案兩份委托開(kāi)發(fā)合同的委托方，前一份合同為公司，而后一份合同則變?yōu)楣驹ǘù砣思氨景竷杀桓妗?/span>該案所涉專利權(quán)屬爭(zhēng)議，亦涉及公司法問(wèn)題，最終法院的審理思路是，當(dāng)存在多份專利權(quán)歸屬相斥的委托開(kāi)發(fā)合同時(shí)，可以從委托開(kāi)發(fā)合同的實(shí)際履行情況來(lái)判斷專利權(quán)歸屬，同時(shí)亦有利于降低真正專利權(quán)人的舉證難度。因?yàn)橐话闱闆r下，真正專利權(quán)人必然是掌握著有利于己方合同履行的證據(jù)，由其舉證證明相應(yīng)合同得到實(shí)際履行不存在太大困難。

需要說(shuō)明的是，該案涉及付款等合同履行的事實(shí)認(rèn)定比較復(fù)雜，為便于閱讀，對(duì)案情進(jìn)行了適當(dāng)簡(jiǎn)化。

【裁判要旨】

依據(jù)合同法第339條確定專利權(quán)歸屬時(shí)，應(yīng)審查委托開(kāi)發(fā)合同是否得到真實(shí)履行。當(dāng)事人以未履行的合同抗辯其為專利權(quán)人的，法院不予支持。

【案件信息】

一審：常州中院（2013）常知民初字第26號(hào)民事判決書(shū)；

二審：江蘇高院（2014）蘇知民終字第0048號(hào)民事判決書(shū)。

【案情摘要】

2005年8月28日，鴻聯(lián)公司（甲方）與G大學(xué)（乙方）簽訂關(guān)于“系列復(fù)合材料芯鋁絞線及金具研制”的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同一份（第一份合同），張某、李某分別為該委托開(kāi)發(fā)合同的鴻聯(lián)公司的委托代理人和聯(lián)系人。上述合同共涉及十一個(gè)方面的內(nèi)容，其中主要的權(quán)利義務(wù)約定為：鴻聯(lián)公司應(yīng)向受托方分期支付合同總價(jià)款128萬(wàn)元；受托方應(yīng)當(dāng)按期研究開(kāi)發(fā)系列復(fù)合材料芯鋁絞線及金具研制的成套技術(shù)；研究過(guò)程中及最終產(chǎn)生的技術(shù)成果及由此申請(qǐng)的專利權(quán)屬甲乙雙方共有，雙方各占技術(shù)成果和專利的50%份額。

在第一份合同簽訂之后，查某（鴻聯(lián)公司的法定代表人，已故）、張某、李某共同作為委托方（甲方）又與G大學(xué)作為受托方（乙方）簽訂一份關(guān)于“系列復(fù)合材料芯鋁絞線及金具研制”的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同（第二份合同），上述合同首頁(yè)顯示簽訂日期為2005年8月30日。

上述兩份合同約定的合同標(biāo)的及權(quán)利義務(wù)內(nèi)容大致相同，但存在如下差異：1、第一份合同委托方系鴻聯(lián)公司，第二份合同委托方系查某、李某、張某； 2、第一份合同約定完成開(kāi)發(fā)時(shí)間早于第二份合同；3、第一份合同約定總價(jià)款為128萬(wàn)元，第二份合同約定總價(jià)款為168萬(wàn)元；4、第一份合同約定驗(yàn)收時(shí)間為2006年3月31日前，第二份合同約定驗(yàn)收時(shí)間為2007年12月31日前。

2007年4月6日，G大學(xué)、查某、李某、張某依據(jù)第二份合同共同向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名稱為“耐熱、低膨脹倍容量復(fù)合材料芯鋁絞線及制備方法”的發(fā)明專利，并于2009年4月22日獲得專利授權(quán)，專利權(quán)人為G大學(xué)、查某、李某、張某，發(fā)明人包括查某、李某、張某。

鴻聯(lián)公司認(rèn)為第二份合同的簽訂日期系倒簽形成，且該合同并未實(shí)際履行，故主張根據(jù)第一份合同，其應(yīng)與G大學(xué)為涉案專利的共同專利權(quán)人。

在法院審理過(guò)程中，就查某、李某、張某如何成為共同專利權(quán)人的問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)查。張某認(rèn)為其對(duì)專利技術(shù)方案的形成具有貢獻(xiàn)：“在涉案專利的研發(fā)過(guò)程中，主要是大家參與，不懂的地方再跟李某、查某溝通，大家共同努力，邊工作邊學(xué)習(xí)”。而李某陳述其為涉案專利技術(shù)提供了研發(fā)思路，目標(biāo)以及技術(shù)參數(shù)，并經(jīng)其牽線找到G大學(xué)，G大學(xué)是按照其提出的要求進(jìn)行了具體研究工作。涉案專利授權(quán)后，查某為了生產(chǎn)涉案專利產(chǎn)品，專門(mén)成立了鴻澤瀾公司。專利產(chǎn)品是特種電纜，必須有國(guó)家電網(wǎng)的入網(wǎng)證才能參加供電系統(tǒng)產(chǎn)品的招投標(biāo)，鴻澤瀾公司的入網(wǎng)證還是其托關(guān)系辦到的，否則沒(méi)辦法領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)涉案專利產(chǎn)品。

2010年6月2日，查某、李某、張某共同作為轉(zhuǎn)讓方，與受讓方鴻澤瀾公司簽訂專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份，約定查某、李某、張某自愿將涉案專利作價(jià)750萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給鴻澤瀾公司。張某以鴻澤瀾公司未完全支付上述專利轉(zhuǎn)讓款為由提起訴訟。后經(jīng)法院調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，鴻澤瀾公司向張某支付專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)175萬(wàn)元及違約金6萬(wàn)元。但在調(diào)解協(xié)議履行過(guò)程中，因查某病故，鴻澤瀾公司以張某并非涉案專利權(quán)人申請(qǐng)中止執(zhí)行。隨后，鴻聯(lián)公司提起了本案訴訟。

查某原系鴻聯(lián)公司和鴻澤瀾公司的法定代表人，其已病故。查某生前與李某是朋友關(guān)系，李某原系供電公司工作人員，而查某的業(yè)務(wù)是給供電系統(tǒng)供貨。

鴻聯(lián)公司一審訴請(qǐng)：請(qǐng)求確認(rèn)涉案專利的專利權(quán)人為鴻聯(lián)公司和G大學(xué)。

【法院認(rèn)為】

一審法院認(rèn)為：

第二份合同屬于以合法形式掩蓋非法目的的無(wú)效合同。李某原系供電公司工作人員，鴻聯(lián)公司及案外人鴻澤瀾公司的產(chǎn)品均主要銷往供電系統(tǒng)，基于鴻聯(lián)公司及案外人鴻澤瀾公司產(chǎn)品的銷售渠道、李某原本的工作崗位等因素，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定查某行為的目的在于通過(guò)給予李某及其周邊人員物質(zhì)上的“利益”以獲得李某日后給予查某所在公司產(chǎn)品銷售方面的“便利”。結(jié)合第二份合同的實(shí)際形成過(guò)程，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同系以合法形式掩蓋上述“利益”及“便利”的不法結(jié)合。張某、李某不得依據(jù)無(wú)效合同成為涉案專利權(quán)利人。

二審法院認(rèn)為：

本案中實(shí)際履行的是第一份合同，第二份合同并未實(shí)際履行。而根據(jù)第一份合同關(guān)于技術(shù)成果歸屬和分享的約定，涉案專利權(quán)應(yīng)歸鴻聯(lián)公司和G大學(xué)共同所有，雙方各占50%。主要理由是：涉案專利技術(shù)系履行第一份合同的結(jié)果。在第一份合同簽訂后，鴻聯(lián)公司按照上述合同約定向G大學(xué)支付了上述合同項(xiàng)下的研發(fā)費(fèi)用，并提交了相關(guān)支付憑證，而G大學(xué)亦按照第一份合同約定的期限和目標(biāo)完成了“系列復(fù)合材料芯鋁絞線及金具研制”技術(shù)成果，因此鴻聯(lián)公司是G大學(xué)合同履行的相對(duì)方，涉案實(shí)際履行的是第一份合同。即便查某、李某、張某與G大學(xué)簽訂第一份合同后又形成新的合意，即由查某、李某和張某三人共同委托G大學(xué)開(kāi)發(fā)涉案專利技術(shù)，但鑒于沒(méi)有證據(jù)證明查某、李某、張某已根據(jù)第二份合同履行了支付科研經(jīng)費(fèi)的義務(wù)，故李某、張某依據(jù)第二份合同主張涉案專利權(quán)沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。

一審判決：涉案專利權(quán)人為鴻聯(lián)公司及G大學(xué)。

二審判決：駁回上訴，維持原判決。

來(lái)源：江蘇高院

作者：張曉陽(yáng)

編輯：IPR daily 王夢(mèng)婷