馳名商標反淡化構成要件的分析與檢討（以歐美相關理論為借鑒）

IPR Daily，全球視野的知識產(chǎn)權新銳媒體

國內(nèi)從理論界到司法實務界都還存在著較大的爭議。由于適用標準的不統(tǒng)一，導致了司法實踐中同案不同處，法院與商評委之間沖突加劇的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。為避免該種沖突，進一步豐富相關的司法理論，使馳名商標的保護制度不斷趨于科學，本文將圍繞馳名商標的反淡化是否要以“商標近似”為前提，淡化與“間接混淆”的關系如何，以及反淡化的標準究竟是“實際的淡化”還是“淡化的可能”這幾個最具爭議的問題展開探討。希望通過論證，在對美國、歐盟相關理論進行批判借鑒的基礎上，為澄清我國商標法傳統(tǒng)理論上的觀念誤區(qū)和相關司法理論的豐富提供條件，為下一步《商標法》的修改提供理論支持和學理支撐。

一、是否需要商標近似的質辨

馳名商標的反淡化保護是否需要商標近似為前提，是馳名商標保護中的一個難點問題。該問題包括兩個相關的命題：一是商標淡化的構成是否需要訴爭商標之間的相似；二是訴爭商標間的相似性如何判斷，即這種相似應達到何種程度才能適用“反淡化”。對于這兩個問題，我國法律并沒有作出詳細的規(guī)定，相反，我國關于商標淡化的相似性問題僅有《商標法》第13條第3款“復制、模仿、翻譯”的規(guī)定，這些略顯簡單的表述顯然帶來了司法適用中的不少問題。對于第一個問題，有人認為，“商標淡化”的成立并不一定以商標間的相似為前提，因為法律規(guī)定的“復制、模仿、翻譯”與商標近似有所區(qū)別，“復制應指商標相同，模仿應指商標近似，翻譯僅僅指不同語言文字具有對應關系，但這種對應關系并不要求是唯一的，并不一定導致商標近似”。①

對此，本文倒是認為，商標“就像一張臉，其他人只能像面具一樣使用它。除非借用人的使用與商標權人的使用是如此的不同，以至于能將兩者區(qū)分，否則就是違法”。②況且，在商標混淆保護中尚且要以“商標近似”為構成要件，而商標的“反淡化”保護作為一種比“商標混淆”保護更接近物權的保護方式，如果不考慮商標間的近似，無疑將商標權無條件地擴大，最終將可能導致符號“暴政”的現(xiàn)象。因此根據(jù)舉輕以明重的法理，商標淡化更應該將“商標近似”作為其構成要件之一。具體理由如下：

第一，它是自由競爭的基本要求。自由競爭是市場經(jīng)濟的源動力，市場主體可根據(jù)市場情形自由選擇自己的經(jīng)營范圍，并選擇自己形象的代言符號，這是自由競爭的基本要求。只有這種選擇自由導致了對他人權利的侵犯時，才會受到限制。因此在商標的“反淡化”訴訟中，正如美國學者簡·安·列維奇所言，如果“不考慮涉嫌侵權的商標與馳名商標之間的相似性，就必將迫使其他人創(chuàng)造一個與其商標完全不同的商標，或者是限制自己的自由表達權，且以高于法律規(guī)定的標準去反復檢查自己的產(chǎn)品，以避免淡化之訴”③，這會使得第三人因馳名商標權利的過度存在，而使自己合法的商業(yè)活動受到影響。比如“蘋果”是手機領域內(nèi)的馳名商標，如果其他經(jīng)營者使用“蘋果”或者“萍果”等相同或近似商標，就會妨礙權利人對其商標的正常使用，但如果競爭者使用的是“梨子”或者“櫻桃”等無關商標，顯然于“蘋果”商標權人無礙，應屬于合法，自無反淡化適用的前提。

第二，反淡化保護要求商標近似是商標的“符號”本質使然。商標的本質是一種符號，起著溝通產(chǎn)品的供者與受眾的作用。符號皆有“任意性”和“強制性”，市場主體選擇什么樣的符號作為自己的代言形象具有任意性。但“符號”一經(jīng)長期使用就具有了強制性的意義，它將指示自己提供的商品或服務，并與其它市場主體相區(qū)別。因此，使用產(chǎn)品的商標而非使用對產(chǎn)品的描述來指代某個產(chǎn)品，其好處就在于有效節(jié)省了交流的成本，降低了消費者的搜尋成本，即消費者在重復購物時，能根據(jù)商標這個指代符號，告訴自己這樣的信息：“我不需要再去調查我即將購買的品牌的特征，因為該商標是一個簡略的方式，告訴我這個商品的特征與我在先前所享用的品牌的特質相同?！雹芤虼?，只有商標相同或近似時，才會滋擾商標所有人與消費者之間的信息溝通渠道，從而破壞商標的信息傳遞功能和結構。反之，在商標不相似，沒有破壞其信息傳遞功能的情況下，自無啟動“反淡化”之訴的必要。否則“淡化”之訴就將畸變?yōu)閷λ说姆柹套u的野蠻干擾。

第三，該做法也與國際立法的經(jīng)驗一致。要求商標的近似是國際上實行商標“反淡化”國家的通行做法。美國作為世界上唯一實行反淡化立法的國家，其《聯(lián)邦商標淡化法修正案》(TDRA)第1125(c)(2)(B)條就明確表明了“弱化的成立要考慮商標近似的因素”，并將弱化定義為“由于商標標志與馳名商標相似而引起的聯(lián)想，損害了馳名商標的顯著性”。在淡化制度如此發(fā)達的美國尚且以商標間的相似作為其成立的要件之一，這是值得我國參考的。此外，與美國如出一轍，印度《商標法》第10條第(10)項也規(guī)定，“在處理商標注冊申請和對其的異議時，商標局局長應當針對相同或近似商標，保護馳名商標”。商標權人既然已經(jīng)在符號的公共領域里選定了自己的一個符號，當然不能再吃著碗里的瞧著鍋里的，除非其他人選擇商標時是照葫蘆畫瓢，并導致商標相似，否則，完全沒有提起“淡化”之訴的必要。

但是，商標“相似性”究竟如何判斷？“相似性”達到何種程度才會被法律禁止？我國并沒有獨立的“淡化相似性”的判斷規(guī)則，實踐中通常是借鑒“混淆相似性”的判斷方法，“在判斷模仿或者翻譯時，往往將其與‘誤導公眾’的判斷混合在一起”，⑤并且要求較高程度的相似性。⑥雖有學者認為“在馳名商標的情況下，認定是否構成‘誤導’和‘損害’所需的‘復制、摹仿或者翻譯’的近似程度與混淆侵權近似商標判斷中標志近似的判定存在程度上的區(qū)別”，⑦但并沒有指出這種區(qū)別究竟何在？本文認為，對于“相似性”的判斷宜采取一種客觀判斷標準，且在量的取舍上宜采取“就低不就高”的原則，即只要商標標識間的近似達到足以削弱馳名商標的顯著性即可。這是因為，首先，“相似性判斷”是一種客觀判斷，而且僅是商標淡化成立的要件之一。商標淡化判斷中的“近似因素”與“淡化結果”等其他因素⑧，應是相互牽制但也相互獨立的要素，就像混淆判斷中“近似本身不是判定的標準，關鍵在于近似是否有可能導致混淆”。⑨同樣，淡化中的“近似”本身也不是最重要的，重要的是這種近似產(chǎn)生了損害馳名商標“區(qū)分顯著性”的可能。

在美國，對淡化“相似性程度”的判定，也經(jīng)歷了從高到低要求的轉變。在著名的Victoria's Secret案中，美國曾采納“實質性相同”標準，認為當商標達到相同或實質性相同時，就推定淡化成立。但在第九巡回上訴法院最近審理的“Levi’s案”和第二巡回上訴法院審理的“星巴克案”中，兩法院皆否定了實質性相同標準。法院首先對法律條文進行了文意解釋，認為在TDRA下，國會使用了“a”而不是“the”，“the”表明在后商標須與在先商標相同，而“a”則表明任何一個非確定性的在后使用商標，都有淡化在先商標的可能。同時法院認為“相同或實質性相同”的術語并沒有出現(xiàn)在任何法律條文中，“國會將商標相似度僅作為其中一個參考因素，表明國會并不希望將相似度作為一個占絕對主導地位的判斷因素”。⑩相反，較低程度的相似性也并不意味著淡化一定不成立，只不過較低程度的相似性需要得到其他因素的補強罷了。(11)可見美國的成文法要求法院全面考慮案件的情形，而僅將“相似性”作為馳名商標反淡化保護的一個要件加以考量。

實際上，商標越相似越容易建立聯(lián)系，這是一個基本規(guī)律。當然，問題也并非絕對如此。歐共體法院(CJEU)就認為，即使商標相同或實質性相同也不必然會產(chǎn)生淡化(12)。如美國著名商標法專家麥卡錫教授舉的一個經(jīng)典例子是，如果某個登山靴公司使用與“福特汽車”公司相同的“福特”作為自己登山靴產(chǎn)品的商標，并對外宣稱商標是由著名登山人“約翰·福特”設計，雖然兩商標相同，但“福特牌登山靴的潛在購買者很可能根本不會聯(lián)想到福特汽車”(13)，在此情況下，登山靴上的“福特”商標自然沒有淡化汽車上的“福特”商標。反之，雖然也有觀點認為，“當馳名商標和在后商標不具有實質性相似的情況下構成淡化具有很低的可能性”(14)，但不能因為實際發(fā)生的概率低，就否認“淡化”的存在。本文認為，“相似性”程度的高低只會影響消費者產(chǎn)生聯(lián)系的速度，卻不會對聯(lián)系結果產(chǎn)生影響。總之，商標的“相似性”是且僅是馳名商標反淡化的構成要件之一，其起獨立的作用但非單獨起作用。

這就要求對“相似性”應采取一種客觀判斷標準，并且承認較低程度的“相似性”就可能導致淡化的成立，但“淡化”最終成立與否還應結合其他要件來進行綜合判斷。結合我國的立法可以看到，由于我國《商標法》第13條實際上是將“復制、模仿、翻譯”與“誤導公眾”作為兩個獨立要件來加以規(guī)定的，因此適用與“解釋法律時，應該盡可能地使每個句子與詞語都有效，并避免法律解釋使法律規(guī)則變得無效”(15)。即司法不應當參照將“混淆”要素內(nèi)置于“相似性”要素判斷的做法，而是應當將“淡化”損害的結果要件與“相似性”要件等量齊觀，還原各自的獨立地位，對“相似性”采取客觀的判斷標準。也就是說，“商標構成上的近似不再是認定一般商標近似意義上的那種混淆性近似，而更多的是考慮音、形、義之類構成要素上的相近性”(16)。同時只要有其中一個要素構成近似，訴爭商標間就構成相似，對相似性程度采取低要求。只不過當只有一個商標要素相似時，商標間的相似性程度較低，因此還應該綜合其他因素認定“淡化”的成立。比如在商標屬于“翻譯”的情形下，雖然“譯語商標”與“源語商標”構成音近或義近，但由于只有一個商標要素構成近似，近似性較低，此時就應該綜合“譯語商標”的使用情況，認定譯語商標的“獨特性”是否遭受損害，否則將會過分偏重自由競爭而忽視公平競爭。

比如擬注冊于餐館類的“CROCO-COLA”商標與非酒精飲料界馳名的“COCA-COLA”商標相比，客觀上兩者的音、形非常相似，但商評委卻認為兩者不構成近似商標，因此準予“CROCO-COLA”商標注冊，這對權利人而言過于苛刻。在“COCA-COLA”商標具有很大顯著性，且為臆造詞匯的情形下，商評委完全應當認定兩者構成近似，而非過分強調細微差別而忽視整體相似。(17)否則，未免對權利人的保護過于嚴苛，使反淡化制度形同虛設。因此，如何科學界定反淡化制度中的“商標近似”，既關系到對“淡化”行為的有效打擊，又攸關后來者公平地參與市場競爭，有效平衡二者的關系尤為重要。

二、是否以間接混淆為前提的考量

馳名商標的反淡化保護是否要以“間接混淆”為前提，是馳名商標反淡化中另一個頗具爭議的問題?！伴g接混淆”作為混淆侵權的一種形態(tài)，是指當事人間的商品沒有直接的競爭關系，消費者雖沒有產(chǎn)生誤認，但認為兩個權利人之間是一種“贊助、隸屬或關聯(lián)”的關系。那么，反淡化保護究竟是否需要以“間接混淆”為前提，本文認為，答案應當是否定的。“淡化侵權”與“間接混淆”侵權應當是兩種相互獨立的侵權形態(tài)，理論上，完全有必要把二者嚴格區(qū)分開來。具體來說，這種區(qū)別體現(xiàn)在以下方面：

首先，二者損害的是商標顯著性的不同側面。“間接混淆”損害的是商標的出處顯著性，而“淡化”損害的是商標的區(qū)分顯著性?！俺鎏庯@著性”是表明商品來源的特性，而“區(qū)分顯著性”是一個商標與其他商標相區(qū)分的特性。在混淆情形下，消費者對產(chǎn)品或服務的來源發(fā)生誤認，以為產(chǎn)品來源于此經(jīng)營者，但事實上卻來源于另一經(jīng)營者?；蛘唠m然知道來源于不同的經(jīng)營者，但以為兩者存在經(jīng)濟上的聯(lián)系，此時在消費者的意識中是“多個商標指向同一經(jīng)營者的對應關系”。但在“淡化”的情形下，消費者對產(chǎn)品來源于不同經(jīng)營者有著清醒的認識，只是相同或近似商標使用于其他商品，造成了消費者意識中“同一商標與多個經(jīng)營者的多重指向關系”，破壞了商標的“獨特”指向性。

其次，二者保護的是商標權人不同的擴張利益。“間接混淆”是混淆概念在混淆內(nèi)容上的擴張，保護的是企業(yè)的一種自然擴張利益，即使在先商標權利人沒有實際的擴張意圖，法律也會為其保留該自然擴張領域。(18)這種擴張雖然超出了直接競爭產(chǎn)品的范圍，但仍然止步于關聯(lián)商品的范圍之內(nèi)。即從商品本身客觀屬性角度看，訴爭商品間具有相同或類似的技術特征，或者具有相同或重疊的相關公眾。因此“間接混淆”中商標權人的權利擴張是基于產(chǎn)品關聯(lián)的擴張，并導致相關公眾認為訴爭商標間具有同一來源或者來源間具有間接的經(jīng)濟聯(lián)系。

但“淡化”之訴，更多是保護商標權人品牌文化的擴張。由于馳名商標具有很高的廣告價值，而“廣告不僅可以將馳名或者知名商標的聲譽擴展到實際銷售商品的地域之外，而且可以擴展到該商標實際使用的商品之外”(19)，因此反淡化為權利人保留了將具有特定精神的馳名品牌延伸到與之最為匹配的商品或服務上的權利，“比如沃爾沃汽車品牌傳達安全的形象，這使得該品牌能成功地用于門鎖、保險箱、登山設備以及降落傘和保安服務之上”(20)，并禁止其他人在跨類商品上盜用該商標，使得不同產(chǎn)品間產(chǎn)生聯(lián)想，并最終損害企業(yè)馳名商標特有的文化特征。

第三，適用的產(chǎn)品范圍不同。“間接混淆”保護的是商標權人的產(chǎn)品擴張利益，以經(jīng)濟聯(lián)想為限定條件，因此適用的商品范圍止步于關聯(lián)商品的范圍內(nèi)。雖然在某些個案中，“間接混淆”的類似產(chǎn)品認定突破了商品本身的客觀屬性，以消費者認為“兩商品具有同一來源或者來源間具有經(jīng)濟聯(lián)系”為視角，但突破本身的目的仍然是為認定類似商品。比如“洗衣機”與“電冰箱”的生產(chǎn)部門、生產(chǎn)工藝、功能、用途等客觀屬性并不相同，但是基于兩者的消費群體基本相同，且海爾集團在家電領域以多元化發(fā)展戰(zhàn)略為特色，因此法院雖然突破了商品的客觀屬性，并從消費者認知的角度考慮兩商品的關系，但其目的是將洗衣機與電冰箱認定為關聯(lián)商品，并給予海爾“間接混淆”保護。(21)但“淡化”保護的是商標權人的文化擴張，并以純粹的“精神聯(lián)想”為條件，而產(chǎn)品間的該種精神聯(lián)想與產(chǎn)品是否類似并無必然聯(lián)系。因此“淡化”并不以產(chǎn)品類似為前提。

比如“膠卷”與“電梯”不僅客觀屬性不同，而且消費者也不會認為兩商品具有同一來源或者來源間具有經(jīng)濟聯(lián)系，但是法院依然禁止電梯領域內(nèi)的“科達”商標注冊，就是因為注冊會帶來膠卷領域的馳名商標“柯達”的品牌價值被稀釋。(22)正如美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院所說，“被控侵權人的商品與商標所有人的商品在銷售上產(chǎn)生競爭時，如果商標非常近似足以產(chǎn)生混淆，通常認定侵權成立。如果商品相關而不具有競爭性，在認定侵權時還要考慮其他因素。如果商品全然無關，因不可能混淆而不存在侵權”，(23)但這時如果商標足夠馳名的話，完全可以適用反淡化法加以保護。

第四，二者保護的側重點有所不同。商標“混淆理論”將商標視為一種交流的工具，而“淡化理論”則將商標作為“準財產(chǎn)權”(24)，這導致了二者保護的側重點完全不相同。交流是信息的雙向流動，因此必然將交流雙方置于平等的地位。而“財產(chǎn)權”理念強調對權利人的保護，注重權利人對財產(chǎn)的支配關系，義務人有絕對的容忍義務，是一種單向關系?！皬幕煜碚摰铰?lián)想理論的最大變化，在于商標保護的宗旨從保護一般公眾免受欺騙、混淆之苦，轉移到保護商標所有人的‘商譽’免受寄生行為的損害”。(25)因此傳統(tǒng)的“混淆”保護理論，將商標視為消費者與經(jīng)營者溝通的媒介，將保護消費者與保護商標權人并重。但“淡化”理論則是源于現(xiàn)代品牌延伸的經(jīng)濟基礎，將商標視為一種財產(chǎn)權，因此商標“淡化”側重于保護商標權人。

但在我國，無論是理論界還是實務界，對“商標淡化”與“間接混淆”的關系從來都沒有給予一個明確的說明，這源于理論界與實務界對我國法律的“保守主義”與“激進主義”解釋的沖突。我國2014年實施的新《商標法》第13條第3款規(guī)定，馳名商標在“不相同或者不類似”商品上的保護需以“誤導公眾”為前提。同時，2009年的《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第9條將純粹的“聯(lián)想”，即“淡化”，納入“誤導”的范圍。對此，保守主義者基于對邏輯的堅持，認為由于我國《商標法》第13條源于《TRIPS協(xié)定》，仍然是基于“間接混淆”理論對馳名商標提供保護，因此我國實際上并沒有反淡化因子。(26)并且“誤導”的文意解釋本質上為“錯誤的引導”，《商標法》以“誤導”為條件表明商標跨類保護的認定仍以“混淆誤認”為前提，司法通過擴大解釋將“淡化制度”引入實踐于法無據(jù)。激進主義者則主張“馳名商標跨類保護具有天然的反淡化色彩，既然已經(jīng)在非相同類似商品上進行保護，當然不能再囿于相同類似商品上的市場混淆標準，必然是對于混淆性的突破，否則無法達成馳名商標保護的目的”(27)。

這兩種立場在實踐中的反映：一是“保守主義者”對于馳名商標權人的反淡化主張基本不予支持，且堅持以“誤導公眾”為馳名商標跨類保護的要件之一。如在“強生”案(28)中，一審法院認為被異議商標指定使用的“酵母”、“食用香料”等商品與引證商標核定使用的“嬰兒護膚油”、“嬰幼兒用潤膚霜”區(qū)別較大，相關公眾一般不致發(fā)生混淆，即使將引證商標認定為馳名商標，亦不應給予跨類保護。二是“激進主義者”對不構成“淡化”案例的則采取全盤否定的態(tài)度，(29)某些法院甚至徑直動用美國的“反淡化”理論進行裁判。

本文認為，上述兩種做法都有其自身無法克服的障礙。保守主義堅持以“誤導”或者說“間接混淆”為商標跨類保護的前提，“將淡化等同于誤導，又將誤導等同于混淆”(30)，表現(xiàn)出了對傳統(tǒng)混淆理論的過度依賴，使原本相互獨立的“商標淡化”與商標“間接混淆”理論糾葛不清。而激進主義者則徑直運用美國的“反淡化”理論進行裁判，雖然在這樣做時剔除了“混淆”的因素，但由于學術理論并非我國正式的法律淵源，直接運用法律理論來裁判，會導致裁判文書中理由與法律依據(jù)之間的不對應?？梢?，無論是對《商標法》進行“保守主義”的解釋，還是“激進主義”的解釋，都無法自圓其說。

本文認為，司法的這種尷尬狀態(tài)完全歸結于法律規(guī)定的“誤導”一詞?！渡虡朔ā返?3條的適用對象是“不相同或不類似商品”，這明顯與傳統(tǒng)“混淆保護”的對象“相同或類似商品”有區(qū)別，應屬于“淡化”保護的對象。此外，“誤導”的文意解釋為“錯誤地引導”，《商標法》第13條以“誤導公眾”為要件表明法律要求跨類商品的保護仍以“消費者對侵權人與商標權人的關系產(chǎn)生混淆、誤認”為前提，這與商標淡化理論完全不相符合，故司法解釋第9條將純粹的“聯(lián)想”納入誤導并無根據(jù)。況且，即使從體系上結合《商標法》第57條，將第13條的“誤導”解釋為與“混淆”不同義，仍然不符合法律解釋的原理。

總之，為了避免法官“雖然認可商標反淡化保護，卻在構成要件上后退，不放棄混淆要素”(31)的尷尬，應該對法律進行適時修改，即打破《商標法》13條所設定的限制，刪除“誤導公眾”這一要件。如前所述，“商標淡化”與“間接混淆”存在諸多理論上的區(qū)別，將兩者不恰當?shù)佤酆?，會產(chǎn)生適用上的兩難。況且，國外的立法也從不將“誤導誤認”、“混淆”作為商標淡化的構成要件。美國的《聯(lián)邦商標淡化法》雖歷經(jīng)修改，但關于淡化與混淆間關系的認識則一直不變，不管是1995年的《聯(lián)邦商標淡化法》(FTDA)還是2006年《聯(lián)邦商標淡化法修正案》(TDRA)都認為，“淡化”是一個完全獨立于“混淆”侵權的訴因，淡化的保護不以造成消費者的混淆誤認為前提，也不管當事人間是否存在競爭關系。(32)

同樣，《歐洲共同體商標條例》第9條(33)將商標淡化保護條款與商標侵權保護條款并列，明確將商標淡化作為一種獨立于商標混淆的行為類型。我國同樣應該堅持商標淡化不以“間接混淆”為前提的理念，從源頭上改變淡化對商標“混淆理論”的路徑依賴，還“淡化”以獨立的地位。

三、淡化可能性還是實際淡化的辯證

馳名商標反淡化保護中，還有一個值得探討的要件是淡化的“可能性”問題。其同樣涉及兩個基本的命題：淡化的對象及淡化的證明標準。對于第一個問題，因淡化損害的是商標的區(qū)分顯著性，其表現(xiàn)為區(qū)分不同產(chǎn)源的獨特性，即“標志與產(chǎn)源的唯一對應”關系。而且，由于商標皆具有顯著性，所以本文認為，在商標本身具有“其他含義”的場合，都可以成為淡化的對象。然而，我國有學者卻認為，“那些由常用詞匯或其他常用標志構成的商標，可以說自其作為商標之始即已被淡化，其在后續(xù)的使用中已經(jīng)沒有了可以被進一步淡化的顯著性，對這樣的商標提供反淡化保護無異于賦予商標所有人對一些常用符號的壟斷權。”(34)以“杏花村”案(35)為例，法院的判決就是反映了這種立場。原告的“杏花村”商標使用在酒類商品上，并且具有較高的知名度，被告的“杏花村”商標使用在植物類商品上。法院認為，雖然兩個標志實質性相同，但是由于在中國人的思維中，“杏花村”早就與杜牧的詩句“牧童遙指杏花村”產(chǎn)生了較強的聯(lián)系，導致了“杏花村”商標的指向性不再獨特唯一，因此被告的使用不會淡化原告的商標。

然而，以馳名商標的顯著性為淡化對象，卻是世界上范式國家“反淡化”制度的共識。美國就以商標的“顯著性”為反淡化的保護事由。但美國并不排斥“獲得顯著性”的商標也能獲得反淡化保護。對此，美國不僅以聯(lián)邦淡化立法的形式予以了肯定，司法實踐中也采取同樣的立場。比如，在俄勒岡州最高法院審理的“Wedgwood Homes，Inc.V.Lund”案中，法院就認為單單“臆造一個商標可能一點商業(yè)價值都沒有，而一個商標完全可以通過使用取得‘第二含義’，例如‘Tiffany’雖然不是一個臆造詞，但并不妨礙它是一個著名的珠寶商標，至于是通過先天還是后天取得的顯著性并不重要”(36)，因此法院給予了原告商標反淡化保護。

另外，從商標理論上看，根據(jù)商標顯著性強弱的不同，商標可以分為臆造商標、任意商標、暗示商標、敘述商標四類。除了“臆造商標”本身不具有其他含義外，后三者皆是來自現(xiàn)有文化，具備指示商品來源和原本文化含義的雙重意義。比如“Lotus”不僅作為商標，也表示一種植物。當且僅當其“第二含義”超越了固有的“文化含義”，使消費者在商業(yè)交流中首先認識到“第二含義”時，商標才獲得了顯著性。此時，若反過來因為商標本身具有“其他含義”，不對其進行保護，明顯不符合商標法的法理。

這點與混淆保護類似?；煜Ｗo就允許本身具有“其他含義”的商標禁止任何“混淆可能性”的使用行為。雖然“商標淡化”與“商標混淆”損害的是商標顯著性的不同側面，然而在商標具有“其他含義”的場合，基于“其他含義”與商標顯著性的含義完全不同，以致只要商標在顯著性這個意義上具有“獨特性”，就可以基于其他人的使用而推定商標存在被“混淆的可能”或者被“淡化的可能”。比如在“伊利案”(37)中，盡管國家商標評審委員會認為由于美國“伊利運河”的存在，“伊利”并未與伊利公司之間建立起唯一對應的關系，但法院最終認為“對于中國消費者而言，知曉‘伊利’牌奶制品的消費者數(shù)量遠遠高于知曉美國‘伊利’運河的人數(shù)，對伊利的使用已產(chǎn)生并具有唯一對應‘伊利’公司產(chǎn)源的標識性效果”，并據(jù)此支持了伊利公司的“反淡化”訴求。(38)

當然，如果商標在區(qū)分顯著性意義上已經(jīng)喪失了其獨特性的話，就不應再給予反淡化保護。比如“長城”除了本身的含義外，更是作為商標已在多種商品上注冊，因此“長城”作為指示產(chǎn)品來源的含義已經(jīng)失去了其唯一性，即使“長城”牌葡萄酒、“長城”牌汽車再馳名，由于“長城”商標的多重指向關系，恐怕也很難獲得“反淡化”保護。

但是，馳名商標反淡化保護究竟應當采取“淡化的可能性”還是“實際淡化”的標準？理論界也還存在著不同觀點的激烈博弈。作為“反淡化”保護實踐豐富的美國，就經(jīng)歷了從“實際淡化”到“淡化可能性”的歷史轉變。美國1995年的FTDA并沒有規(guī)定淡化的證明標準是“實際淡化”還是“淡化的可能性”。因此司法實踐中，不同的法院亦采取了不同的做法。美國聯(lián)邦最高法院曾為了統(tǒng)一司法適用標準，在“Mosley”一案(39)中，從法條使用“淡化”而非“淡化的可能性”的術語中，推出淡化的證明標準是“實際淡化”。然而這一做法立刻遭到了理論界和實務界的嚴厲批評，并且美國的商標審查與上訴委員會在之后的“Nasdaq案”(40)中，仍然堅持了“淡化可能性”標準。美國聯(lián)邦最高法院的這一標準更是直接催生了TDRA的誕生。在TDRA中，法條明確表示只要存在淡化的“可能性”即可。本文認為，淡化的“可能性”標準比“實際淡化”標準更為科學，我國無論理論還是實踐都應當貫徹“淡化可能性”標準，而不是相反。理由如下：

第一，它符合商標的顯著性原理。商標顯著性的獲得并非天生，而是通過商標權人在市場中的實際使用和持續(xù)的廣告行為不斷累積起來的。因此商標顯著性的取得是一個長期而緩慢的過程。相應地，馳名商標的淡化也是個長期的過程，其顯著性喪失的過程是馳名商標商譽負無窮的過程，就像有學者所說的，“品牌在幫助麥當勞、可口可樂、微軟這樣的公司建立起了全球性帝國后，形象就開始決定一切?！?41)如果允許他人將“著名商標使用于風馬牛不相及之營業(yè)部門，影射商標權人努力開拓之商譽，免費搭乘其知名度之便車”(42)，無疑是放任“淡化像癌癥一樣擴散，并將逐步摧毀權利人商標的廣告價值”。(43)所以，法律必須在量變的階段就對“淡化”進行遏制，否則等到實際發(fā)生淡化時，權利人才能主張反淡化之訴，馳名商標所有人的品牌價值將喪失殆盡?！胺吹睂㈦y以扶馳名商標大廈于將傾。

況且，“實際淡化”只會影響商標權人的損害賠償請求權，在有“淡化的可能性”但還沒有實際淡化時，權利人即可以開始主張侵權，要求相關主體停止侵權行為。否則，我們就無法解釋，為何工商行政部門在涉嫌侵權的馳名商標產(chǎn)品出廠銷售前，就可以責令相關主體就地銷毀或封存侵權產(chǎn)品，權利人也可以適用訴前禁令，要求相關主體停止銷售等相關侵權行為。總之，采取“淡化可能性”標準，才能使反淡化制度如同一座堤壩，在“淡化”的洪水到來之前，得以有效遏制它的泛濫成災。當然，采用“淡化可能性”標準并非意味著“實際淡化”標準就毫無用處了，就像“實際混淆”是“混淆可能性”的證據(jù)一樣，(44)“實際淡化”也是“淡化可能性”的直接證據(jù)，依據(jù)實際淡化這一事實，就足以推定“淡化可能性”的存在。

第二，“淡化可能性”標準符合商標法的經(jīng)濟學原理。因為，“諸如商標權的授予及其范圍的確定此類行為，它屬于對自由市場的介入。因此，只有在它使得至少有一個人更好，且沒有人變得更糟的情況下，才是合理的”。(45)采用“淡化可能性”標準才能滿足這樣的要求。首先，從消費者的角度來說，正如美國著名大法官理查德·A·波斯納教授所說的，“諸如‘勞斯萊斯’這種出類拔萃的品牌名稱，如被那些不能生產(chǎn)同等優(yōu)良產(chǎn)品的生產(chǎn)商所占用。該商標作為勞斯萊斯公司所銷售產(chǎn)品識別標志的顯著性將被減少，為把該商標與勞斯萊斯這一特定的商品聯(lián)系起來，公眾將需要投入更多的腦力和時間上的精力，這增加了消費者購物時的搜尋成本，使其處境因此變得更壞了?！?46)而采用“淡化可能性”標準將有利于防止消費者的處境變得更壞，使其在商標“實際淡化”發(fā)生前，避免不必要“想象成本”的支出。另外，從商標權人的角度看，若采用“實際淡化”標準，“只有相關商標投入使用，且其他企業(yè)因此而受到實際損害時，該企業(yè)才可以起訴，新商標的使用者要么極盡小心謹慎之能事，要么甘冒巨額營銷廣告費用打水漂的風險”(47)?！皩嶋H淡化”標準不僅增加了商標權人的維權成本，還將帶來司法實踐中淡化之訴泛濫成災的狀況，最終造成司法資源的無端浪費。

總之，從制度效益的視角來看，采用“淡化可能性”標準，將商標淡化引入商標授權審查階段，在訴爭商標尚未進入市場時，就賦予商標權人以“反淡化”為由禁止注冊的權利，將有利于從源頭上打擊各種不正當競爭行為，為預防侵權行為的發(fā)生提供條件。就像有學者說的，完全“沒有必要在已經(jīng)可以證明存在淡化可能性的情況下，仍然核準被爭議、被異議商標注冊，從而任由其發(fā)生實際淡化的后果”(48)?？傊挥袑⒌贫鹊於ㄔ凇暗赡苄浴边@一標準上，“反淡化”制度才能如同一座堤壩，在“淡化”的洪水泛濫之前，得以有效遏制其波濤洶涌之勢的急速襲來。我國目前在商標的授權確權程序中，商標局、商評委對于當事人基于“淡化”提起的異議、復審請求基本不予支持，即明顯采取了抵觸適用商標淡化的立場，這不能不說是我國馳名商標反淡化保護的嚴重缺陷。

當然，需要注意的是，盡管“反淡化”應采用“可能性”的標準，但此種“可能”不能限于法院或者行政機構的主觀猜想，而應該具有高度的“蓋然”，并需要客觀的證據(jù)加以證明。即在先商標的所有人需證明“現(xiàn)在存在的損害將會發(fā)生的重大風險”(49)，“存在損害的重大風險，允許用邏輯推理。但此種推理應當考建立在概率分析而非想當然的假定上，同時應當慮相關商業(yè)領域的正常慣例和案件中的其他所有因素”。(50)本文認為，為慎重起見，我國宜參照美國的多因素測試法，綜合商標的相似性、商標的馳名度、商標的顯著性、商標權人排他性使用的情況等，綜合認定是否存在淡化的“可能性”，以維持馳名商標保護問題上市場主體的自由競爭與公平競爭的平衡。

總之，由于馳名商標“反淡化”保護是一種類似于“財產(chǎn)權”性質的保護，因此，其必須符合特定的構成要件。我國現(xiàn)階段關于馳名商標“反淡化”保護既表現(xiàn)出法律規(guī)定的矛盾，也表現(xiàn)出理論探討的不足。但“法治實際上只是處于一種‘語境’中的治理方式，它不可能也不應該成為對文本無限崇拜的一種遁詞”(51)，因此在立法未做改變的情況下，完全可以充分發(fā)揮司法的能動性，通過嚴格的法理分析，并借鑒歐美發(fā)達國家“反淡化”保護的理論和實踐，通過個案推動的方式，不斷發(fā)展司法理論，以促進我國馳名商標反淡化的立法和司法實踐走向科學與完善。

①北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權庭編：《商標確權行政審判疑難問題研究》，知識產(chǎn)權出版社2008年版，第51頁。

②Yale Electric Corporation v.Robertson(C.C.A.)26F、(2nd)972，974(2nd Cir.,1928).轉引自李小武著：《商標反淡化研究》，浙江大學出版社2011年版，第14頁。

③簡·安·列維奇：《聯(lián)邦商標淡化法歧義猶存》，楊雨星、鄔亦菁譯，載萬勇、劉永沛主編：《伯克利科技與法律評論：美國知識產(chǎn)權經(jīng)典案例年度評論(2012)》，知識產(chǎn)權出版社2013年版，第185頁。

④[美]威廉·M.蘭德斯、理查德·A.波斯納著：《知識產(chǎn)權法的經(jīng)濟結構》，金海軍譯，北京大學出版社2005年版，第216頁。

⑤周云川著：《商標授權確權訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社2014年版，第214頁。

⑥參見廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第163號判決書。

⑦北京市高級人民法院(2010)高行終字第390號判決書。

⑧美國在判斷是否構成淡化時綜合考量以下因素：商標相似的程度；商標的顯著性程度；馳名商標的市場獨占程度；在后商標使用人與馳名商標建立聯(lián)系的主觀意愿；存在實際聯(lián)系的情況。參見：15 U.S.C.§1125(c)(2)(B).

⑨彭學龍著：《商標法的符號學分析》，法律出版社2007年版，第230頁。

⑩Levi Strauss & Company,v.Abercrombie & Fitch Trading Company,633 F.3d 1158(2th Cir.2011).

(11)Starbucks Corporation v.Wolfes Borough Coffee，Inc.,736 F.3d 198(2d Cir.2013).

(12)Intel v.Intelmark,Case C-252/07 p45,[2008]ECR I-08823(CJEU,Nov.27,2009).

(13)J.Thomas McCarthy,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24：117(4th ed.2010).

(14)阮開欣：《美國商標法新發(fā)展：相似程度在判斷商標淡化中的地位——評Levi′s訴Abercrombie案》，載《中華商標》2013年第3期，第75頁。

(15)United States v.Al Kassar,660 F.3d 108,124-25(2d Cir.2011).

(16)孔祥俊著：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年版，第488頁。

(17)參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第943號判決書。

(18)Elvis Presley Enters.v.Capece,141 F.3d 188,196(5th Cir.1998).

(19)Peter K,Yu,Praeger,Intellectual Property and Information Wealth,Trademark and Unfair Competition,Vol.3,ed.2007,p 268.

(20)[英]杰里米·菲利普斯著：《商標法實證性分析》，馬強譯，中國人民大學出版社2014年版，第565頁。

(21)參見曹中強主編：《中國商標報告(第12卷)》，法律出版社2013年版，第256-288頁。

(22)參見江蘇省蘇州市中級人民法院(2005)蘇中民三初字第0213號判決書。

(23)參見劉維：《商標識別功能損害判定研究》，載《知識產(chǎn)權》2014年第9期，第21頁。

(24)參見鄧宏光：《我國馳名商標反淡化制度應當緩行》，載《法學》2010年第2期，第101頁。

(25)鄭瑞琨：《馳名商標淡化與反淡化問題研究——以聯(lián)想理論為視角》，載《電子知識產(chǎn)權》2006年第12期，第17頁。

(26)鄧宏光：《我國馳名商標反淡化制度應當緩行》，載《法學》2010年第2期，第100頁。

(27)孔祥俊著：《商標法適用的基本問題》，中國法制出版社2012版，第23頁。

(28)參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2170號判決書。

(29)前述強生案中，二審法院認為，此種跨類使用將減弱馳名商標的顯著性，并撤銷了一審判決。參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第2403號判決書。

(30)李友根：《“淡化理論”在商標案件裁判中的影響分析——對100份馳名商標案件判決書的整理與研究》，載《法商研究》2008年第3期，第143頁。

(31)杜穎：《商標淡化理論及其應用》，載《法學研究》2007年第2期，第53頁。

(32)無論是1995年的FTDA還是2006年TDRA都規(guī)定，只要使用可能導致商標權人馳名商標的弱化或丑化，權利人都可主張淡化侵權，而不管消費者是否存在實際或者可能的混淆。

(33)《歐洲共同體商標條例》第9條(a)項是假冒侵權規(guī)定，(b)項是以混淆可能性為前提的仿冒侵權規(guī)定，(c)項則是不以混淆可能性為前提的淡化侵權規(guī)定。

(34)魏森：《商標淡化法保護對象的適格性》，載《中華商標》2007年第8期，第43頁。

(35)參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第1118號判決書。

(36)Wedgwood Homes,Inc.v.Lund,294 F 2d 377(1983).

(37)楊強：《以顯著性為核心的商標反淡化問題探析》，載《中國知識產(chǎn)權報》2010年4月23日。

(38)劉貴增：《商標行政案件中馳名商標反淡化保護之法律解讀》，載《電子知識產(chǎn)權》2011年第4期，第94頁。

(39)Moseley v.Vitoria Secret Catalogue,Inc.,537 U.S.418(2003).

(40)Nasdaq Stock Market Inc.v.Antartica,S.R.L.,Opposition No.91121204 to Application Serial No.75/546,122,2003 WL 22021943,p19.(TTAB June 30,2003).轉引自李曉武著：《商標反淡化研究》，浙江大學出版社2011年版，第66頁。

(41)[英]馬特·黑格著：《品牌失敗：經(jīng)典100例》，戰(zhàn)鳳梅譯，機械工業(yè)出版社2004年版，緒論部分。

(42)曾陳明汝著：《商標法原理》，中國人民大學出版社2003年版，第128頁。

(43)See Rudolf Callman,Louis Altman,The Law of Unfair Competition,Trademarks and Monopolies,Clark,Boardman,Callaghan,1984.

(44)李明德著：《美國知識產(chǎn)權法》，法律出版社2014年版，第577頁。

(45)孫敏潔：《商標授權的經(jīng)濟學分析》，載《中華商標》2012年第4期，第77頁。

(46)[美]威廉·M.蘭德斯、理查德·A.波斯納著：《知識產(chǎn)權法的經(jīng)濟結構》，金海軍譯，北京大學出版社2005年版，第266頁。

(47)Merges,Menell,Lemley:Intellectual Property in the New Technological Age，third edition(2003),pp .637-638.轉引自彭學龍：《商標淡化的證明標準——美國“維多利亞的秘密訴訟莫里斯”案述評》，載《法學》2007年第2期，第38頁。

(48)陳文煊：《反淡化理論司法適用的新發(fā)展——評“伊利”商標異議復審行政糾紛案》，載《知識產(chǎn)權》2010年第6期，第51頁。

(49)Intel v.Intelmark,Case C-252/07 p42 & 68,[2008]ECR I-08823(CJEU,Nov.27,2009).

(50)Environmental Manufacturing v.OHIM,Case C-383/12 p42-43.(CJEU,Nov.14,2013).

(51)田成有、周力：《法治中的文本與語境分析》，載《法制與社會發(fā)展》2005年第1期，第62頁。

來源：《知識產(chǎn)權》(京)2015年第20158期第10-18頁

作者：黃匯/劉麗飛

編輯：IPRdaily王夢婷