未經(jīng)備案的商標被許可人仍有權(quán)起訴他人商標侵權(quán)

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2016年2月4日，歐盟法院針對德國杜塞爾多夫地區(qū)高等法院提請的第C-163/15號商標案件作出初裁，認為即使商標許可合同未在商標注冊簿備案，被許可人仍可就侵犯被許可商標的行為提起訴訟。

本案原告Breiding公司是共同體文字商標“ARKTIS”的被許可人，該商標使用的商品包括寢具、毛毯等。根據(jù)許可合同，Breiding公司可以用自己的名義對侵犯該商標的行為主張權(quán)利。但是，這份許可合同并沒有在商標注冊簿備案。

被告Hassan在網(wǎng)上許諾銷售的羽絨被上使用“Arktis 90”、“Arktis 90 HS”等標記。原告對此提起商標侵權(quán)之訴。

一審法院判決原告勝訴。Hassan遂上訴到杜塞爾多夫地區(qū)高等法院。高等法院認為，本案關(guān)鍵在于Breiding公司在許可合同未備案的情況下，是不是可以用自己名義起訴。針對由此引發(fā)的法律適用問題，高等法院提請歐盟法院對兩個問題作出初裁：1、《共同體商標條例》第23條（1）是否不允許沒有備案的許可合同的被許可人對商標侵權(quán)行為提起訴訟？2、如果不備案就不能訴，23條（1）是不是排斥被許可人針對侵權(quán)行為采取國內(nèi)法律行動？

歐盟法院審理后，在初裁中認為，雖然23條（1）從字面理解是“不備案不能對第三方產(chǎn)生效力”，但這主要是為了保護第三方享有或可能享有的權(quán)利。第三方的侵權(quán)行為，不屬于這種情況，不能適用這一規(guī)定。同時，根據(jù)22條（3），在不影響許可合同規(guī)定的前提下，被許可人能不能起訴只取決于商標所有人是否同意。本案被許可人在許可合同中已經(jīng)得到商標所有人的同意，可以用自己的名義對侵犯該商標的行為主張權(quán)利，因此，雖然許可合同沒有備案，被許可人仍然可以提起訴訟。這樣以來，也就沒有必要回答高等法院請示的第二個問題了。

短評：

《共同體商標條例》第17條（關(guān)于轉(zhuǎn)讓）、19條（關(guān)于物權(quán)）、22條（關(guān)于許可）規(guī)定了多種商標權(quán)利發(fā)生法律變化，從而導(dǎo)致權(quán)利行使主體產(chǎn)生變化的情況。23條（1）原則性地規(guī)定了這些變化要在注冊簿備案才能對第三方有效。本案涉及的是許可合同沒有備案的情況下，被許可人是不是能直接起訴的問題。對此，歐盟法院從該規(guī)定所保護的法益出發(fā)做了解讀，認為對于上述商標權(quán)利行使主體發(fā)生變化的情形，之所以要求備案，要求公示，是為了保護“權(quán)利”可能受到影響的第三方，讓他們有更公開、正式的途徑了解這些變化，從而方便他們權(quán)利的行使?！扒謾?quán)”不是“權(quán)利”，起訴侵權(quán)不應(yīng)受到是否備案的影響，正如法院在判決中明確的，在不影響許可合同規(guī)定的前提下，被許可人能否起訴只取決于商標所有人是否對此表示同意。

對于商標被許可人的訴權(quán)行使是否以許可合同備案為前提，中國沒有直接的明確規(guī)定。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2002〕32號）第四條：“在發(fā)生注冊商標專用權(quán)被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟?！笨梢?，被許可人訴權(quán)的行使，基本上遵循了“不與許可人意志相沖突”的原則。不過，對于起訴是否以備案為前提，并未提及。

2013年《商標法》第四十三條雖然將“備案”作為許可人的義務(wù)，規(guī)定“許可他人使用其注冊商標的，許可人應(yīng)當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告”，對于不備案的后果，規(guī)定“商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”。從法理上解釋，“善意第三人”不應(yīng)包括侵權(quán)人。但該款規(guī)定畢竟只是針對“許可人”，“不備案”也只是針對許可合同效力本身而言，對被許可人的訴權(quán)還是沒有明確。歐盟法院在本案初裁中的明確，可以作為我們在此問題上的實踐參考。

來源：萬慧達知識產(chǎn)權(quán)

作者：秦慧敏

編輯：IPRdaily王夢婷