【日本專利周刊5】看點(diǎn)：介紹《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書(shū)》

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此文由日本深泉知財(cái)研究所提供

首發(fā)：IPRdaily

日本專利新聞速報(bào)（周刊） 第五期

(文末有前期周刊鏈接，可點(diǎn)擊查看）

一、【申請(qǐng)實(shí)務(wù)】

A.JPO于2016年6月公布了《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書(shū)》 [ 報(bào)告書(shū)全文：http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_amendment_ja.pdf]。該報(bào)告中記載37個(gè)案例，本研究所選擇其中一些和申請(qǐng)實(shí)務(wù)比較相關(guān)的案例做一些介紹，以便讀者了解日本專利制度的特點(diǎn)和答復(fù)OA時(shí)的某些注意事項(xiàng)。詳情請(qǐng)參閱下面的“深泉觀察”欄目。

B.據(jù)JPO官網(wǎng)[ JPO的通知:  https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm]和《日刊工業(yè)新聞》的消息[ 日刊工業(yè)新聞的報(bào)道：https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00394208?isReadConfirmed=true]，從8月1日開(kāi)始，JPO和USPTO進(jìn)一步加強(qiáng)針對(duì)發(fā)明專利的審查合作，將申請(qǐng)“共同審查”的對(duì)象擴(kuò)大至公開(kāi)前的申請(qǐng)。上述兩專利局的“共同審查合作項(xiàng)目”啟動(dòng)于2015年，旨在共享兩局的審查成果，以加快審查速度。隨著本次合作的強(qiáng)化，發(fā)出第一次OA的時(shí)間實(shí)質(zhì)上可以進(jìn)一步縮短至少6個(gè)月（公開(kāi)18個(gè)月-主張優(yōu)先權(quán)12個(gè)月＝6個(gè)月）。下圖顯示了該“共同審查”的流程，其他具體的申請(qǐng)手續(xù)、注意事項(xiàng)等信息可參考注2。另外，中國(guó)申請(qǐng)人也有機(jī)會(huì)利用該制度，前提是在美國(guó)和日本申請(qǐng)了發(fā)明專利并且主張了同樣的優(yōu)先權(quán)（或者說(shuō)，屬于同族專利）。順便說(shuō)一下，目前JPO、USPTO的從請(qǐng)求實(shí)審到發(fā)出第一次OA的時(shí)間（2014年平均值）分別為9.3個(gè)月、18.1個(gè)月。

C.日本和越南的PPH試行項(xiàng)目已經(jīng)于2016年4月1日開(kāi)始實(shí)施 [ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_vietnam_highway.htm]。目前，日本已經(jīng)和35個(gè)國(guó)家/地區(qū)的專利局展開(kāi)了PPH合作，其中包括了大多數(shù)東盟國(guó)家，這35局具體如下[ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm]：

①五大局中的其他四局：中國(guó)(M)、美國(guó)(M)、歐洲(M)、韓國(guó)(M) 

②亞洲8局：新加坡(M)、菲律賓(M)、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、臺(tái)灣(M)、以色列(M)

③非洲1局：埃及

④歐洲18局：英國(guó)(M)、德國(guó)(M)、俄羅斯(M)、歐亞專利局(M)、北歐專利局、芬蘭(M)、瑞典(M)、挪威(M)、冰島(M)、西班牙(M)、葡萄牙(M)、 奧地利(M)、匈牙利(M)、波蘭(M)、丹麥(M)、捷克(M)、羅馬尼亞(M)、愛(ài)沙尼亞(M)

⑤美洲3局：加拿大(M)、墨西哥(M)、哥倫比亞(M) ⑥大洋洲1局：澳大利亞(M)
  上述“(M)”表示同時(shí)還可以利用“PPH  MOTTAINAI ”（意思是“不浪費(fèi)的PPH”），主要針對(duì)通過(guò)普通PPH途徑無(wú)法進(jìn)行加快的如下2種情形[ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_mottainai.htm]：

對(duì)于中國(guó)申請(qǐng)人和代理人來(lái)說(shuō)，熟知在哪些國(guó)家可以利用PPH和“PPH  MOTTAINAI ”，有利于在申請(qǐng)之前制定出申請(qǐng)戰(zhàn)略，以便在相關(guān)國(guó)家獲得加快審查和較好的結(jié)果。

D.近日，JPO更新了關(guān)于提公眾意見(jiàn)時(shí)，在記載格式等手續(xù)方面需要注意的事項(xiàng)[ http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_02.htm]：在形式上要遵照“特許法實(shí)施規(guī)則中的模板20”；對(duì)于所提供的外文參考文獻(xiàn)中的相關(guān)記載，JPO期望最好能同時(shí)提供日文翻譯（深泉注：提交翻譯文雖然不是義務(wù)，但有助于提高審查員參考的可能性）；必要的文字部分，可以加下劃線。

向JPO提公眾意見(jiàn)不發(fā)生官費(fèi)。另外，筆者從相關(guān)人士處得知，日本審查員很重視公眾意見(jiàn)，參考率較高。

二、【新聞速遞】

A.據(jù)《讀賣(mài)新聞》報(bào)道 [ http://www.yomiuri.co.jp/science/20160725-OYT1T50128.html]，日本政府于7月27日設(shè)立了由日本經(jīng)濟(jì)界和大學(xué)等一把手組成的“促進(jìn)創(chuàng)新的產(chǎn)學(xué)官對(duì)話會(huì)議”，旨在從根本上加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)合作研究。日本政府期望在今后10年內(nèi)由企業(yè)向大學(xué)投資2000-3000億日元（約120-180億人民幣），以促進(jìn)人工智能、尖端材料等領(lǐng)域的創(chuàng)新。據(jù)文部科學(xué)省的數(shù)據(jù)顯示，目前日本的產(chǎn)學(xué)共同研究中，企業(yè)投資額度平均每件為220萬(wàn)日元（約13萬(wàn)人民幣），但是很多研究成果即使獲得了發(fā)明專利也未能產(chǎn)業(yè)化或促進(jìn)營(yíng)業(yè)額增加。

B.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會(huì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)分委會(huì)第15次專利制度小委員會(huì)于8月3日舉行了會(huì)議 [ 第15次專利制度小委員會(huì)會(huì)議：http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou15.htm ]，日立制作所的戶田裕二介紹了日立近年來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)由制造產(chǎn)品、申請(qǐng)專利為主的方式向保護(hù)商業(yè)模式、利用大數(shù)據(jù)、參與制定標(biāo)準(zhǔn)等模式演變，戶田對(duì)于“處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛系統(tǒng)的修改”持謹(jǐn)慎的態(tài)度，認(rèn)為這將誘發(fā)專利主張實(shí)體的訴訟、阻礙創(chuàng)新，建議對(duì)“證據(jù)收集手續(xù)（特別是制造方法的發(fā)明的證據(jù)收集）”的法改進(jìn)行探討。

法政大學(xué)的西岡靖之介紹了即將到來(lái)的第四次產(chǎn)業(yè)革命中，IoT(物聯(lián)網(wǎng))商業(yè)模式的意義。西岡認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)模式對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)是一次機(jī)遇，因?yàn)閱渭兊闹圃飚a(chǎn)品僅能獲得一次性利益，而企業(yè)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)向客戶提供服務(wù)則可以持續(xù)穩(wěn)定的獲得利潤(rùn)。
 

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)目前被日本社會(huì)廣泛關(guān)注，常常成為討論的熱點(diǎn) 。另外，上文提到的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會(huì)”是根據(jù)《經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省設(shè)置法》第6條設(shè)立的行政機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相關(guān)的、以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的重要事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和審議，例如，2015法改時(shí)增加的特許法第35條第6款中規(guī)定了：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣在制定涉及職務(wù)發(fā)明的某種指南時(shí)，需要聽(tīng)取產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會(huì)的意見(jiàn)。

C.“2016年審判實(shí)務(wù)者研究會(huì)第一次會(huì)議”于7月25日舉行，參會(huì)者除了JPO的審判官之外，還有來(lái)自產(chǎn)業(yè)界、專利代理師、律師的實(shí)務(wù)派專家[ 2016年審判實(shí)務(wù)者研究會(huì)： http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm]。日文的“審判”一詞除了包括復(fù)審和無(wú)效宣告程序，還包括中國(guó)所沒(méi)有的“訂正審判”、“補(bǔ)正卻下不服審判”、“延長(zhǎng)登記審判無(wú)效審判”等程序。上述研究會(huì)開(kāi)始于2016年，最初被稱為“創(chuàng)造性討論會(huì)”，后更名為現(xiàn)在的名稱。在本次會(huì)議之后，將不定期舉行分小組分會(huì)，并在每年年末總結(jié)出報(bào)告書(shū)，公布于JPO官網(wǎng)，感興趣的可到下面網(wǎng)頁(yè)查看、下載往年的報(bào)告，該報(bào)告書(shū)的內(nèi)容豐富、討論深入，具有很高的參考價(jià)值。

三【判例】

就“X訴興和株式會(huì)社等發(fā)明專利權(quán)糾紛案”二審，日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院于7月28日做出判決，認(rèn)可一審判決中關(guān)于“興和株式會(huì)社等的產(chǎn)品未落入涉案專利保護(hù)范圍內(nèi)”的判斷，駁回上訴人（即X）的全部請(qǐng)求。本案的涉案發(fā)明（日本專利號(hào)：特4778108號(hào)）涉及的是藥物的投藥劑量的用途發(fā)明，該授權(quán)專利只有1個(gè)權(quán)利要求項(xiàng)， 如下：

【1. 一種梅尼埃病的治療藥物，其特征在于，對(duì)成人1天以0.15?0.75g/kg體重的異山梨醇經(jīng)口服給藥使用（但同時(shí)使用相當(dāng)于異山梨醇1?30質(zhì)量％的多糖的情形除外）】
 

本案的主要爭(zhēng)議點(diǎn)在于，這種限定投藥劑量的用途發(fā)明，其權(quán)利范圍是是指：僅使用權(quán)利要求中所限定的相關(guān)用量的用法（限定性理解）； 還是在整個(gè)的治療過(guò)程中的某一步驟，只要用到該限定性用量，即落入其保護(hù)范圍（非限定性理解）？
  

對(duì)于這一點(diǎn)，二審法院所認(rèn)可了一審判法院的判斷，一審法官的判斷標(biāo)準(zhǔn)如下：

① 權(quán)利要求中并未就這個(gè)問(wèn)題有明確的記載。

② 詳細(xì)參考說(shuō)明書(shū)的相關(guān)記載（包括相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的效果部分），從而確定權(quán)利要求中“對(duì)成人1天以0.15?0.75g/kg體重的異山梨醇經(jīng)口服給藥使用”所指的用量是治療的最初階段的給藥量，是一個(gè)恒定值，與之后醫(yī)生根據(jù)病人的病情、反應(yīng)等作出的增減劑量無(wú)關(guān)。
③ 被告制造了涉案發(fā)明的藥品，但其使用說(shuō)明書(shū)中記載的“標(biāo)準(zhǔn)用量”是1天使用1.5～2.0mL/kg，因此該用量未落入權(quán)利要求的范圍。 ④被告產(chǎn)品的分包裝的用量可以被認(rèn)為是“標(biāo)準(zhǔn)用量”，因此即使是分包裝產(chǎn)品也未落入權(quán)利要求的范圍。
 

本案對(duì)于實(shí)務(wù)上的啟示是： 藥品生產(chǎn)商對(duì)于藥品使用說(shuō)明書(shū)或藥品申報(bào)的資料等中，關(guān)于用法、用量的記載要謹(jǐn)慎，即使有更好的用法，也不要隨便記載或推薦使用，除非很有自信不會(huì)侵犯他人的專利權(quán)。

四 、【深泉觀察】----- 介紹《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書(shū)》

A.內(nèi)容介紹

△ 案例1： 發(fā)明名稱為“臨時(shí)固定用粘合劑”。原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求中均未記載數(shù)值范圍，僅記載如下非連續(xù)的數(shù)值點(diǎn)表格，權(quán)利要求中是否允許修改為數(shù)值范圍？

【結(jié)論】
JPO允許；
KIPO允許，因?yàn)榫捅景咐男薷亩裕瑢?duì)本連續(xù)技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是自明的；
SIPO不允許，參見(jiàn)《審查指南 第二部分第8章5.2.2.1》。

△ 案例2： 發(fā)明名稱為“臨時(shí)固定用粘合劑”。說(shuō)明書(shū)的原始記載為“該粘合劑合中含有50-80wt%高密度聚乙烯以及可選擇性添加的可塑劑”。 將劃線部分修改為“0-5wt%的可塑劑”的話，是否允許？

【結(jié)論】
JPO不允許，但如果可塑劑及其添加濃度屬于公知常識(shí)且為慣用手段的話，則允許；
KIPO允許，因?yàn)榫捅景咐男薷亩?，?duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是自明的；
SIPO不允許，修改超范圍，未在原文中直接且明確的記載。

△ 案例3：說(shuō)明書(shū)的實(shí)施例1、實(shí)施例2中分別記載為“脂類(lèi)和甘油的比例為100:10”、“脂類(lèi)和甘油的比例為100:15”。 以此為根據(jù)，在權(quán)利要求中加入“脂類(lèi)和甘油的比例為100:10～15”，是否允許？

【結(jié)論】
JPO允許，從原始說(shuō)明書(shū)的整體來(lái)看（例如課題、效果等），如果100:10 和100:15可以被認(rèn)為是連續(xù)數(shù)值范圍的端點(diǎn)的話，則該修改可以被評(píng)價(jià)為“記載于原始說(shuō)明書(shū)中”，未導(dǎo)入new matter。

KIPO允許，因?yàn)榫捅景咐男薷亩?，?duì)本連續(xù)技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是自明的； 但如果有打破該自明性的理由存在的話（例如在該數(shù)值范圍內(nèi)存在特定比例不能達(dá)到發(fā)明目的），則該修改不被允許。

SIPO不允許，修改超范圍，未在原文中直接且明確的記載。

【深泉評(píng)論： SIPO的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于嚴(yán)格，這種嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于不熟悉審查指南的一般發(fā)明人甚至代理師新人而言，非常不利；僅有利于熟知“撰寫(xiě)游戲規(guī)則”的人，他們?cè)趯?shí)質(zhì)上并未給社會(huì)提供更多技術(shù)信息的情況下，僅通過(guò)“玩文字游戲”，即可獲得成百上千倍的保護(hù)范圍，這是明顯的不公平。
 

專利法的終極目的是鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，還是鼓勵(lì)發(fā)明人等去咬文嚼字“玩文字游戲”，例如“回字有幾種寫(xiě)法”？如果是在鼓勵(lì)后者，那將是一個(gè)明顯的錯(cuò)誤。例如，根據(jù)7月1日SIPO公布的《2015年中國(guó)專利調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)告》，當(dāng)申請(qǐng)人被問(wèn)及“企業(yè)保護(hù)創(chuàng)新成果方面的局限”時(shí)，調(diào)查結(jié)果如下圖所示（這是一道多選題），高達(dá)58%的申請(qǐng)人認(rèn)為“權(quán)利要求保護(hù)范圍過(guò)于局限，容易被人合法繞過(guò)”，排在首位。筆者認(rèn)為這樣的調(diào)查結(jié)果和目前《審查指南》的規(guī)定及SIPO對(duì)指南的解釋和運(yùn)用并非全無(wú)關(guān)系。《審查指南》中有關(guān)修改超范圍的具體規(guī)定好像是從EPO學(xué)來(lái)的，而這個(gè)舶來(lái)品并不適合我國(guó)當(dāng)前的國(guó)情；由上文中的幾個(gè)例子可推知，日本和韓國(guó)人也認(rèn)為這類(lèi)嚴(yán)格的規(guī)定不適合他們的國(guó)情】       

△ 案例4：
案情如下： 

三局對(duì)于第2次修改的判斷如下：

【深泉評(píng)論：①上述日本特許法17 條之2 第5 款的規(guī)定，和其他國(guó)家相比是比較特異的，對(duì)于針對(duì)Final OA的修改非?？量蹋皇煜み@一點(diǎn)的中國(guó)申請(qǐng)人因此吃大虧的不在少數(shù)。 ② 該法條是在JPO積壓了大量待審查的案件的時(shí)代出臺(tái)的，為了加快審查速度，JPO選擇了放棄聽(tīng)證原則，不惜犧牲申請(qǐng)人的利益 ③ 但就結(jié)果來(lái)看，這個(gè)法條對(duì)于加快日本審查速度貢獻(xiàn)很大。JPO將在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間里，穩(wěn)座“審查速度第一局”的位置。 ④另一方面，日本對(duì)于針對(duì)非Final OA的修改，給予了極大的自由度，從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人的利益在某種程度上得到了補(bǔ)償；但不熟悉日本專利制度的中國(guó)申請(qǐng)人可能并沒(méi)有意識(shí)到第一次修改對(duì)于授權(quán)的來(lái)說(shuō)是是多么的重要！

限于篇幅，本期僅介紹上述幾點(diǎn)，我們下周見(jiàn)。

前期回顧：

第一期：【日本專利新聞速報(bào)】這周日本IP界都發(fā)生了啥？

第二期：【日本專利新聞速報(bào)】這周日本IP界都發(fā)生了啥？

第三期：【日本專利周刊】看點(diǎn)： 介紹JPO公布的《JPO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告2016》 連載之一

第四期：【日本專利周刊4】看點(diǎn)：介紹JPO公布的《JPO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告2016》連載之二

日本深泉知財(cái)研究所介紹

一般社團(tuán)法人 深泉知財(cái)研究所創(chuàng)立于2015年，由工作于日本的中國(guó)專利代理師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。為促進(jìn)中國(guó)-日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的深入相互理解，本研究所目前主要進(jìn)行中日知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域相關(guān)信息的搜集、整理、研究、翻譯、出版等工作。

1、 每周發(fā)行一期【日本專利新聞速報(bào)（周刊）】。
2、 每周六晚北京時(shí)間7點(diǎn)，以qq群的群視頻功能舉行【日本專利法學(xué)習(xí)會(huì)】，感興趣的朋友請(qǐng)參考本研究所的新浪博客，按其中記載的方式進(jìn)行報(bào)名。
3、 承接有關(guān)日本、中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的信息搜集、研究報(bào)告、調(diào)查報(bào)告等業(yè)務(wù)。
4 、將中文的知識(shí)產(chǎn)權(quán)書(shū)籍翻譯成日文出版

來(lái)源：IPRdaily

供稿：日本深泉知財(cái)研究所

編輯：IPRdaily 彭瑩

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