單個毛筆字可以構成作品！注冊商標不得侵犯他人著作權

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作者：姜向陽 張艷冰  北京市安理律師事務所

原標題：單個毛筆字可以構成作品！注冊商標不得侵犯他人著作權

案件要旨

“勁”商標是勁牌公司的馳名商標。銀濤公司于2003年10月21日向商標局申請注冊“勁濤”商標（被異議商標），經(jīng)商標局初步審定并予公告。勁牌公司在法定異議期內(nèi)向商標局提出異議申請，商標局于2009年7月15日作出異議裁定，對被異議商標予以核準注冊。

勁牌公司不服，向商標評審委員會申請復審，認為銀濤公司未經(jīng)其許可將與勁牌公司擁有在先著作權的“勁”字注冊為商標，侵犯了勁牌公司的著作權，被異議商標應該不予核準注冊。商評委最終裁定對被異議商標予以核準注冊。

勁牌公司不服，提起行政訴訟。北京市一中院經(jīng)審理判決撤銷商評委的裁定并責令商評委重新作出裁定。商評委不服，向北京市高院提起上訴，北京市高院作出終審判決駁回上訴，維持原判。   

我國《商標法》規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。其中“現(xiàn)有的在先權利”指的是除商標專用權以外的受法律保護的合法權益，包括著作權等。單個字的毛筆字，若其具有獨創(chuàng)性可以構成單獨作品，則享有著作權，注冊商標不得侵犯他人著作權。

律師點評

我國《商標法》第三十二條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。其中所指的“在先權利”是指除了商標專用權以外的受法律保護的合法權益。最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中規(guī)定，要正確理解和適用商標法第三十二條關于“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”的概括性規(guī)定。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現(xiàn)有的在先權利時，對于商標法已有特別規(guī)定的在先權利，按照商標法的特別規(guī)定予以保護；商標法雖無特別規(guī)定，但根據(jù)民法通則和其他法律的規(guī)定屬于應予保護的合法權益的，應當根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現(xiàn)有的在先權利，一般以訴爭商標申請日為準。如果在先權利在訴爭商標核準注冊時已不存在的，則不影響訴爭商標的注冊。

著作權是知識產(chǎn)權體系中重要的一部分，其保護對象針對作品，即文學、藝術和科學領域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復制的智力成果。著作權的取得與商標專用權不同，創(chuàng)作行為是事實行為，創(chuàng)作完成之時則自動取得著作權；商標專用權的取得需要向商標管理部門提出申請，經(jīng)其核準才可以取得注冊商標專用權。判斷構成侵犯著作權的標準一般為近似加接觸，即被訴侵權人有接觸權利人作品的機會且二者作品構成近似。著作權是受法律保護的民事權利，構成《商標法》第三十二條中的在先權利，若該著作權在訴爭商標申請日仍然合法存續(xù)，則訴爭商標不得未經(jīng)著作權人允許將其作品作為商標注冊。

具體到本案中，勁牌公司曾委托松永生設計中國勁酒產(chǎn)品標識，并約定設計成果的著作權歸屬勁牌公司。松永生設計的一系列作品中，“勁”字為毛筆書法的表現(xiàn)形式，最具獨創(chuàng)性。法院認定，“勁”字單獨一字也能構成獨立的作品，勁牌公司對其享有著作權。且勁牌公司在訴爭商標申請日前曾使用該字申請商標，因此商標申請人有機會接觸作品，其申請注冊的商標與與書法作品“勁”字構成實質(zhì)性相似，滿足接觸加相似的要件，因此法院認定訴爭商標的申請注冊侵犯了勁牌公司的著作權。

從本案中可以看出，著作權是《商標法》第三十二條中所述的“現(xiàn)有的在先權利”的一種，侵犯著作權要滿足接觸加相似的要件，即被訴侵權人有機會接觸到涉案作品作品；兩作品相似。將作品作為商標注冊，商標注冊的公告程序相當于將其面對全社會公開，被訴侵權人則被視為有機會接觸涉案作品。

案情簡介

被異議商標由銀濤公司于2003年10月21日向商標局申請注冊，申請?zhí)枮榈?762979號，指定使用在人用藥、針劑、片劑、酊劑、水劑、醫(yī)用浴劑、防腐劑（醫(yī)用）、消毒劑、去頭皮屑的藥物制劑、護膚藥劑商品上。經(jīng)商標局初步審定并予公告。

勁牌公司在法定異議期內(nèi)向商標局提出異議申請，商標局于2009年7月15日作出（2009）商標異字第11593號“勁濤”商標異議裁定，對被異議商標予以核準注冊。勁牌公司不服商標局的上述裁定，于2009年8月20日向商標評審委員會申請復審，主要理由為：一、勁牌公司是我國最大的保健酒生產(chǎn)企業(yè)，其“勁”商標是馳名商標。被異議商標指定使用的商品與勁牌公司的商標核定使用的商品具有很大關聯(lián)性。二、被異議商標缺乏自身的顯著性，是對勁牌公司商標的馳名商標的復制和摹仿，很可能使勁牌公司的權益受到損害，其注冊違反了《商標法》第十三條第二款的規(guī)定。三、勁牌公司對書法作品“勁”字享有在先著作權，并通過使用宣傳具有較高知名度。被異議商標中顯著部分“勁”字的寫法與之完全相同，銀濤公司未經(jīng)勁牌公司許可將其注冊為商標，侵犯了勁牌公司的著作權，違反了《商標法》第三十二條的規(guī)定。綜上，被異議商標應不予核準注冊。勁牌公司向商標評審委員會提交了以下主要證據(jù)：1、勁牌公司資格證明及獲得的榮譽證明復印件；2、勁牌公司的商標注冊證復印件；3、廣告宣傳資料復印件；4、勁牌公司“勁”商標為馳名商標的證明資料復印件：武漢市中級人民法院（2003）武知初字第45號民事判決書，該判決認定第1211693號商標為馳名商標，該判決作出日期為2003年12月31日、商標局《全國重點商標保護名錄（2000年6月調(diào)整）》，該名錄中將使用在酒上的“勁JING”商標列入其中；5、《中國勁酒標識設計合同書》及相關材料復印件，該合同于1997年11月27日簽訂，約定甲方湖北勁酒廠（勁牌公司曾用企業(yè)名稱）委托乙方松永生設計中國勁酒產(chǎn)品標識，設計成果的著作權歸屬甲方，該合同書后附有松永生于1998年1月簽章的設計成果圖樣（見附件），該圖樣與第1599515號商標圖樣基本相同，其中“勁”字部分與被異議商標“勁”字的表現(xiàn)形式無明顯差別，該字為毛筆書法表現(xiàn)形式；6、“勁”商標產(chǎn)品廣告宣傳資料復印件；7、勁牌公司主張著作權“勁”字的第1968195號、第1599515號商標檔案復印件。

銀濤公司答辯的主要理由為：一、被異議商標與勁牌公司商標指定使用的商品不屬于同一種或類似商品，兩商標構成要素不同，雙方商標不近似。二、勁牌公司“中國勁酒”圖案在整個標簽中占有很大部分，不屬于注冊商標范疇，其著作權也是圖案，不只是單獨一個“勁”字。因此，被異議商標的注冊未侵犯勁牌公司的著作權。被異議商標應予核準注冊。

商標評審委員會經(jīng)審理查明勁牌公司向其提交的申請書中未明確列明引證商標，但在證據(jù)材料中明確列明了第1599515、1211693、944332、1054952、1968195號商標，商標評審委員會將上述商標作為引證商標進行比對和評述。

2011年3月28日商標評審委員會作出第3847號裁定。認為：被異議商標指定使用的商品與勁牌公司引證商標核定使用的商品不屬于同一種或類似商品。依據(jù)勁牌公司提交的證據(jù)材料，尚不足以證明在被異議商標申請注冊之時，其引證商標經(jīng)過使用宣傳，已為相關公眾所熟知，成為《商標法》第十三條所指的馳名商標。此外，被異議商標指定使用的人用藥、消毒劑等商品與引證商標核定使用的酒等商品在原材料、制作工藝、功能用途、銷售途徑、消費對象等方面差異較大、雙方商標分別在指定商品上并存，不致導致消費者的混淆、誤認，不致?lián)p害勁牌公司的合法商標權益。因此，本案不屬于《商標法》第十三條第二款規(guī)定的情形。勁牌公司提交的證據(jù)證明其最早于1998年擁有“中國勁酒及圖”商標標識的著作權，并于1999年將其申請注冊為商標。該標識整體設計具有一定獨創(chuàng)性和美感，屬于《著作權法》所指的作品。但該作品應為文字、圖形及設計風格、表現(xiàn)形式的整體組合。但勁牌公司主張著作權的“勁”字系以常見的中國傳統(tǒng)書法形式表現(xiàn)的文字，獨創(chuàng)性較弱。勁牌公司稱被異議商標的注冊損害了其著作權，違反了《商標法》第三十二條中“不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”的主張證據(jù)不足，商標評審委員會不予支持。商標評審委員會依據(jù)《商標法》第三十三條、第三十四條的規(guī)定，裁定：被異議商標予以核準注冊。

勁牌有限公司（簡稱勁牌公司）不服該裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

法院判決

北京市第一中級人民法院認為：勁牌公司主張其第1211693、1599515號商標在被異議商標申請日前已經(jīng)馳名，被異議商標構成對該二馳名商標的復制摹仿。根據(jù)本案查明的事實，勁牌公司在商標異議復審程序提交的證據(jù)中，武漢市中級人民法院（2003）武知初字第45號民事判決書作出日期為2003年12月31日，晚于被異議商標申請日期，國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）《全國重點商標保護名錄（2000年6月調(diào)整）》雖將使用在酒上的“勁JING”商標列入其中，但僅能證明該商標具有較高知名度，并不能證明該商標已經(jīng)達到馳名的程度，勁牌公司提交的其他證據(jù)亦不足以證明第1211693、1599515號商標在被異議商標申請日前已經(jīng)構成馳名。因此，商標評審委員會在第3847號裁定中認定本案不屬于《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第十三條第二款規(guī)定的情形并無不當。

《商標法》第三十二條規(guī)定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標權以外的其他權利，包括著作權。勁牌公司與松永生于1997年11月27日簽訂《中國勁酒標識設計合同書》約定甲方湖北勁酒廠（勁牌公司曾用企業(yè)名稱）委托乙方松永生設計中國勁酒產(chǎn)品標識，設計成果的著作權歸屬甲方。而松永生于1998年1月簽章的設計成果圖樣與勁牌公司第1599515號商標圖樣基本相同，且該圖樣具有獨創(chuàng)性，屬于受《中華人民共和國著作權法》（簡稱《著作權法》）保護的作品。據(jù)此，可以認定勁牌公司對松永生于1998年1月簽章的設計成果圖樣享有著作權。商標評審委員會在第3847號裁定中認定該標識整體設計具有一定獨創(chuàng)性和美感，屬于《著作權法》所指作品并無不當。在勁牌公司享有著作權的上述作品中，“勁”字部分為毛筆書法的表現(xiàn)形式，是該作品中最具獨創(chuàng)性的部分，其本身亦能夠獨立構成作品，在無相反證據(jù)的情況下，可以認定對標識整體享有著作權的勁牌公司對該標識中的獨創(chuàng)性部分所構成的作品亦享有著作權。而被異議商標圖樣中的“勁”字與勁牌公司享有著作權的“勁”字在表現(xiàn)形式上無明顯差別，實質(zhì)性相似。勁牌公司對第1599515號商標的注冊使用早于被異議商標申請日，江西銀濤藥業(yè)有限公司（簡稱銀濤公司）具有接觸到勁牌公司該商標標識作品的可能性。銀濤公司未經(jīng)勁牌公司許可，將含有與勁牌公司享有在先著作權作品實質(zhì)相似的“勁”字的被異議商標申請注冊，已損害了勁牌公司的在先著作權。商標評審委員會認為勁牌公司主張著作權的“勁”字系以常見的中國傳統(tǒng)書法形式表現(xiàn)的文字，獨創(chuàng)性較弱的認定意見缺乏證據(jù)支持，不能成立，其據(jù)此作出的第3847號裁定缺乏根據(jù)，不具合法性。

綜上，北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項第1目之規(guī)定，判決：一、撤銷第3847號裁定；二、責令商標評審委員會重新作出裁定。

商標評審委員會不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決、維持第3847號裁定。其主要上訴理由為，勁牌公司對于其“中國勁酒”設計中的“勁”字不享有著作權，被異議商標的注冊未違反《商標法》第三十二條的規(guī)定，原審判決認定錯誤。

北京市高級人民法院認為，《商標法》第三十二條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。該條所規(guī)定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標權以外的其他權利，包括著作權?！吨腥A人民共和國著作權法實施條例》第二條規(guī)定，著作權法所稱作品，是指文學、藝術和科學領域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復制的智力成果。根據(jù)已查明的事實，勁牌公司曾委托松永生設計中國勁酒產(chǎn)品標識，并約定設計成果的著作權歸屬勁牌公司。在上述作品中，“勁”字部分為毛筆書法的表現(xiàn)形式，是該作品中最具獨創(chuàng)性的部分，其本身能夠獨立構成作品，在無相反證據(jù)的情況下，可以認定勁牌公司同時對書法作品“勁”字享有著作權。鑒于勁牌公司在申請注冊第1599515號商標時已經(jīng)使用了該作品，時間早于被異議商標申請日，因此銀濤公司具有接觸到涉案的“勁”字書法作品的可能性。將被異議商標中的“勁”字與書法作品“勁”字相比較，實質(zhì)性相似。原審判決認定，銀濤公司未經(jīng)勁牌公司許可，將含有與勁牌公司享有在先著作權作品實質(zhì)相似的“勁”字的被異議商標申請注冊，損害了勁牌公司的在先著作權，結論正確。商標評審委員會關于涉案的“勁”字系傳統(tǒng)書法表現(xiàn)形式，并不構成作品，勁牌公司對此不享有著作權的主張，缺乏事實和法律依據(jù)，不能成立。

綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，程序合法，應予維持。商標評審委員會的上訴理由不成立，北京市高級人民法院判決駁回上訴，維持原判。

案件來源

勁牌有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會第三人江西銀濤藥業(yè)有限公司第3762979號“勁濤”商標異議復審行政糾紛案[北京市高級人民法院（2011）高行終字第1537號]。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：姜向陽 張艷冰  北京市安理律師事務所

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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