專利申請之前的「產(chǎn)品銷售」對美國專利權(quán)有什么影響？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：殷慎敏  北京品源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：專利申請之前的產(chǎn)品銷售對美國專利權(quán)的影響

在美國，如果專利權(quán)人在專利申請之前銷售或許諾銷售產(chǎn)品，他有一年的寬限期提交相關(guān)的專利申請，這就是眾所周知的銷售門檻（on-sale bar）。雖然在美國銷售有一年的寬限期，但在其他國家并沒有類似規(guī)定，因而這種銷售行為會直接導(dǎo)致專利權(quán)的喪失。

1、美國新舊專利法對銷售門檻（on-sale bar）的定義

2011年實施的美國新專利法（AIA）對銷售門檻的定義做了修改。下面的表格列出了新舊專利法對銷售門檻定義的不同。

由于AIA對銷售門檻定義的修改，產(chǎn)生了很多懸而未決的疑問：

• 比如AIA中的銷售是另外公眾可獲知的（otherwise available to the public），如何解讀？
  

• AIA的銷售門檻是指公開銷售還是秘密銷售？還是兩者都包括？
  

• AIA的銷售門檻是否包括哪些沒有公開具體細(xì)節(jié)的發(fā)明？
  

2017年5月1日聯(lián)邦巡回法院對Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc 案件的判決，第一次明確了美國新專利法中對銷售門檻的解釋，解答了一些相關(guān)問題，因而也賦予該案件一些特殊意義。

2、案件背景

涉案原告Helsinn擁有四項涉及鹽酸帕洛諾司瓊（鎮(zhèn)吐藥）的美國專利。帕洛諾司瓊作為第二代5-HT3抑制劑，主要用于防止和控制急性化療所引起的惡心、嘔吐癥狀。Helsinn起訴 Teva Pharmaceuticals專利侵權(quán)，而Teva 則抗辯認(rèn)為專利權(quán)因為觸發(fā)銷售門檻而無效。

涉案原告Helsinn的四項專利是在2003年1月提交的想專利申請，但在2001年4月Helsinn和MGI Pharma簽署了供給和購買合同。該合同明確了產(chǎn)品價格，付款方式，運輸方法。同時規(guī)定：如果獲得FDA的批準(zhǔn)，MGI同意購買由專利覆蓋的某一劑量的產(chǎn)品。該合同沒有披露專利保護(hù)的所有細(xì)節(jié)，比如藥物的劑量。由于美國證劵交易委員會(SEC)要求公司提供階段性歸檔的財務(wù)報表 ：諸如10 – K（年度報表 ），10 – Q （季度報表 ）和 8 – K當(dāng)期報表/當(dāng)前報表(重大事件)。MGI在簽署和Helsinn的合同后，向美國證劵交易委員會（SEC）提交8-K報表而公開了該合同。

3、美國巡回聯(lián)邦法院的判決

由于涉案原告Helsinn專利申請的提交是在合同簽署21個月之后，已過了12個月的寬限期，所以案件爭論的焦點在與：沒有公開發(fā)明細(xì)節(jié)的銷售是否觸發(fā)銷售門檻？

五月份聯(lián)邦巡回法院對Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc 案件的判決，推翻了新澤西地方法院的判決，認(rèn)為如果發(fā)明的銷售是公開的， 不管相關(guān)的發(fā)明細(xì)節(jié)是否公開，銷售門檻在這種情況下將被觸發(fā)，涉及的發(fā)明也將因此喪失可專利性。

4、案件啟示

案件發(fā)展至此，涉案原告Helsinn會要求聯(lián)邦巡回法院全庭復(fù)審還是上訴至美國最高法院還不得而知。通過此案我們可以得到以下啟示：

1）聯(lián)邦巡回法院的判決證實了美國新專利法(AIA)沒有改變pre-AIA中有關(guān)銷售的法律含義。

2）美國專利局認(rèn)為銷售涉及的發(fā)明是可以讓公眾獲知的發(fā)明，即只有公開發(fā)明細(xì)節(jié)的銷售才會觸發(fā)銷售門檻。美國專利局的觀點顯

然不同于巡回聯(lián)邦法院的判決，而這種不同將會影響到未來的專利訴訟和專利無效案件。

3）除美國以外的其他國家沒有銷售門檻的規(guī)定，因此專利申請之前的銷售行為會直接導(dǎo)致專利權(quán)的喪失。

4）美國申請人不應(yīng)過度依賴銷售門檻的寬限期，而要平衡好專利保護(hù)和商業(yè)盈利兩者之間的關(guān)系。

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作者：殷慎敏  北京品源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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