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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:高玉光
原標題:知識產(chǎn)權(quán)“競合”維權(quán)試析--以玩具行業(yè)為視覺
知識產(chǎn)權(quán)是智力勞動成果。當出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時,攻防雙方進行的是一場人力、財力及智力上的角逐。權(quán)利人在智力創(chuàng)造時,應該構(gòu)造多種知識產(chǎn)權(quán)作為武器,構(gòu)建全方位立體攻防體系,這樣才能最大程度維護其合法權(quán)益。
案例簡析
日前,筆者代理了一個玩具著作權(quán)侵權(quán)糾紛,案情為:廣州A公司生產(chǎn)銷售了一款“長頸鹿”玩具(如下圖所示,以下簡稱“涉案玩具”),該涉案玩具為彈性橡膠材質(zhì),適合兒童玩耍。
該款涉案玩具原被法國B公司在中國申請了外觀設計專利(以下簡稱“C專利”),C專利因為未繳納年費已經(jīng)失效。該C專利失效之后,A公司依據(jù)該失效的C專利開始生產(chǎn)并銷售款式相同的玩具。之后,B公司給A公司發(fā)來《律師函》,表示A公司生產(chǎn)銷售的涉案玩具涉嫌侵犯了B公司對涉案玩具享有的著作權(quán)。隨同上述《律師函》一同發(fā)來的還有一份《著作權(quán)登記證書》,該證書顯示著作權(quán)人是B公司。中國和法國都是《伯爾尼公約》的成員國。
本案屬于外觀設計專利與著作權(quán)“競合”的典型案例。實踐當中,國內(nèi)外已經(jīng)發(fā)生過多起類似權(quán)利競合侵權(quán)案例,而各地法院的裁判及觀點不盡相同。
浙江地區(qū)和廣東地區(qū)法院認為外觀設計專利權(quán)終止后就進入了公有領(lǐng)域,任何人都可以實施,故他人對該外觀設計的實施不構(gòu)成對著作權(quán)的侵犯。而江蘇地區(qū)法院認為權(quán)利人同時擁有專利權(quán)和著作權(quán),在外觀設計專利權(quán)終止后,他人實施該外觀設計的行為仍會構(gòu)成對著作權(quán)的侵害。但所有法院包括最高法院都一致認為:“在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi),一種客體可能同時屬于多種知識產(chǎn)權(quán)的保護對象,其中一種權(quán)利的終止并不當然導致其他權(quán)利同時也失去效力?!钡趯τ谥鳈?quán)是否因外觀設計專利權(quán)的無效而有所限制這個問題上有所不同,浙江地區(qū)的法院認為著作權(quán)中屬于和專利權(quán)重合的那部分,會因為專利權(quán)的終止而不受保護,而江蘇地區(qū)法院的判決體現(xiàn)了著作權(quán)的保護范圍是完整的,不因外觀設計專利權(quán)的無效而受有任何影響。
筆者認為
一、一種權(quán)利客體可以包含多種知識產(chǎn)權(quán),多種知識產(chǎn)權(quán)可以并行不悖。以本案“長頸鹿”玩具為例,可以同時存在相關(guān)權(quán)利人的商標權(quán)、著作權(quán)、外觀設計專利權(quán)、實用新型專利權(quán)、發(fā)明專利權(quán)、商業(yè)秘密、(如果構(gòu)成知名商品)特有名稱權(quán)及包裝及裝潢權(quán)等諸多項權(quán)利。其中,商標權(quán)、各項專利權(quán)、商業(yè)秘密等相互之間是相對“界限分明”性權(quán)利,可以同時行使,一般不存在競合的問題。但是著作權(quán)與外觀設計專利權(quán)容易出現(xiàn)某種程度上的競合,而現(xiàn)有法律并沒有作出統(tǒng)一的區(qū)分與規(guī)定,造成各地區(qū)法院執(zhí)法上的差異。
二、根據(jù)我國《專利法》對外觀設計的定義,外觀設計保護的是對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。外觀設計專利權(quán)保護的客體是作為整體的外觀設計,其設計要素包括產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩。外觀設計必須依附于工業(yè)產(chǎn)品而不能獨立存在。著作權(quán)保護的客體包括美術(shù)作品與攝影作品等,這兩類作品一般具有美感,同時也有一些美術(shù)作品或者攝影作品能夠被應用于外觀設計中,作為設計的組成部分或整體而使用,從而導致外觀設計專利權(quán)保護的客體與著作權(quán)保護的客體在客觀上存在交叉,即確實存在一些能受著作權(quán)保護的美術(shù)作品或攝影作品,能被應用于外觀設計中。著作權(quán)保護的客體與外觀設計專利權(quán)保護的客體重疊的范圍,該范圍首先應當是美術(shù)作品或者攝影作品; 其次,其能夠應用于外觀設計中,以圖案的形式或者作為產(chǎn)品的形狀、亦或兩者的結(jié)合在外觀設計中展現(xiàn)。但需要明確的是,該類作品在其所應用的外觀設計中,只是作為該設計的設計要素,外觀設計專利保護的是依附于產(chǎn)品之上的外觀設計,而不是該類作品本身。[1] 因此,外觀設計專利權(quán)保護客體與著作權(quán)保護客體的“重疊”是指,存在一部分美術(shù)作品或者攝影作品,富有美感,并能夠作為設計要素依附于外觀設計產(chǎn)品之上。著作權(quán)作品獨立存在,可以依附在產(chǎn)品之上,也可以不以任何產(chǎn)品為依托。
三、拋開其他權(quán)利暫且不提。涉案玩具具有外觀設計專利權(quán)(已經(jīng)失效)及美術(shù)作品著作權(quán)是沒有爭議的。有爭議的是,根據(jù)《專利法》及相關(guān)規(guī)定,該項外觀設計因為失效而進入公共領(lǐng)域,屬于現(xiàn)有設計,任何人均可以自由使用該現(xiàn)有設計而不構(gòu)成專利侵權(quán)。因為專利權(quán)具有公示作用,社會公眾因而產(chǎn)生信賴利益,他人基于該信賴利益使用該現(xiàn)有設計不構(gòu)成專利法意義上的侵權(quán)。但是,如上文分析,該涉案玩具上還存在另一項知識產(chǎn)權(quán):美術(shù)作品著作權(quán)。根據(jù)《伯爾尼公約》及我國《著作權(quán)法》等相關(guān)規(guī)定,著作權(quán)自作品完成之日起自動產(chǎn)生,不以是否登記為條件。即著作權(quán)不同于專利權(quán),前者可以登記,也可以不登記,因而不具有公示作用。當外觀設計專利權(quán)與著作權(quán)集于一個客體上時,其中一個因公示作用產(chǎn)生的信賴利益與另一個不具有公示作用的個體利益便容易產(chǎn)生沖突。
四、筆者依據(jù)外觀設計產(chǎn)品與作為設計要素的作品的相互“依附”程度,認為大體可以分為兩種外觀設計。一是前述設計要素完全或主要“依附”于外觀設計產(chǎn)品之上,該外觀設計的形狀、圖案與色彩完全或主要依賴于該作品設計要素所表現(xiàn)出來的形狀、圖案及色彩而存在,如果“去除”上述作品設計要素,則整個外觀設計也將不復存在。在這種情況下,外觀設計專利權(quán)對著作權(quán)屬于“完全依附型”,二者不可分離,涉案玩具就屬于這種情況。二是前述設計要素部分“依附”于外觀設計產(chǎn)品之上,該外觀設計的形狀、圖案與色彩不完全依賴于該作品設計要素所表現(xiàn)出來的形狀、圖案及色彩而存在,即如果“去除”上述作品設計要素,整個外觀設計仍然存在。在這種情況下,外觀設計專利權(quán)對著作權(quán)屬于“部分依附型”,二者可相互分離,如水杯上面印一個涉案玩具圖案,涉案玩具圖案去除之后,該水杯仍然存在,甚至仍然可能具有外觀設計專利權(quán)。
針對上述第一種情況,對于“完全依附型”權(quán)利競合,當其中的外觀設計專利權(quán)無效之后,外觀設計專利變成了現(xiàn)有設計,該現(xiàn)有設計上尚存著作權(quán)。由于該現(xiàn)有設計不能脫離于著作權(quán)獨立存在,當公眾使用該現(xiàn)有設計時,將不可避免會使用到該著作權(quán)。如上文分析,專利權(quán)的無效產(chǎn)生公示作用,并因而產(chǎn)生公眾信賴利益,而著作權(quán)不具有公示作用,其保護的是個體利益;當公眾信賴利益與個體利益發(fā)生沖突時,應該優(yōu)先保護社會公眾利益。即他人在原外觀設計專利產(chǎn)品上繼續(xù)使用該失效外觀設計的,不構(gòu)成侵犯著作權(quán)。
所以,本案A公司生產(chǎn)涉案玩具不應該構(gòu)成侵犯B公司的著作權(quán)。針對上述第二種情況,對于“部分依附型”權(quán)利競合,當其中的外觀設計專利權(quán)無效之后變成現(xiàn)有設計,由于該現(xiàn)有設計與尚存的著作權(quán)可以分離,當公眾使用該現(xiàn)有設計時,理論上可以避免使用尚存的著作權(quán)。此時公眾信賴利益與個體利益不必然會發(fā)生沖突,即他人在原外觀設計專利產(chǎn)品上繼續(xù)使用現(xiàn)有設計的,可能構(gòu)成侵犯著作權(quán)。
五、上述分析還只是停留在理論層面,實踐當中,公眾往往很難判斷外觀設計專利上面是否附有相關(guān)著作權(quán),更難以去甄別屬于“完全依附型”亦或“部分依附型”權(quán)利競合。
對此,筆者建議可從司法裁判和行政授權(quán)兩個程序予以規(guī)制。
(一)當發(fā)生類似于本案的著作權(quán)侵權(quán)糾紛時。
法官首先核實原告是否有《外觀設計專利權(quán)評價報告》及《著作權(quán)登記證書》,如果都具備并且評價報告是積極的,且登記證書顯示的作品完成時間是在先的;則法官根據(jù)外觀設計專利與著作權(quán)作品的相互“依附”程度,判斷是“完全依附型”亦或“部分依附型”權(quán)利競合;對于“完全依附型”權(quán)利競合,在外觀設計已經(jīng)失效的情況下,可以直接判決駁回原告的訴訟請求,對于“部分依附型”權(quán)利競合,可以根據(jù)原外觀設計專利上的作品與被訴產(chǎn)品上的作品的相似程度,相應作出支持或駁回原告訴求的判決。
如果原告沒有《外觀設計專利權(quán)評價報告》或者《著作權(quán)登記證書》,則原告勢必要提交作品的設計底稿及作品完成時間證據(jù),經(jīng)查證著作權(quán)成立的,法官再依據(jù)上述判斷程序作出相應裁決。
(二)當專利申請人向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出外觀設計專利申請時。
申請人應首先書面申明申請中的外觀設計專利同時存在著作權(quán),并披露或提交相應著作權(quán)憑證,經(jīng)查證著作權(quán)成立的,審查員再判斷申請中的外觀設計專利與著作權(quán)作品是“完全依附型”亦或“部分依附型”權(quán)利競合,當該外觀設計專利經(jīng)審查獲得授權(quán)公告時,知識產(chǎn)權(quán)局將在授權(quán)公告中標記“完全依附型著作權(quán)競合”或“部分依附型著作權(quán)競合”,則該著作權(quán)也同時具有了公示作用。當外觀設計專利終止或失效之后,權(quán)利人要求繼續(xù)保護該外觀設計產(chǎn)品的著作權(quán)也就不存在爭議了。
維權(quán)小啟示
以涉案玩具為例,申請人除了申請外觀設計專利權(quán)保護之外,如果是自主銷售,還應在該玩具上注冊商標權(quán);對于玩具的設計底稿或者美術(shù)作品進行著作權(quán)登記;對于玩具創(chuàng)新性功能或結(jié)構(gòu),則可以申請實用新型或發(fā)明專利權(quán);對于玩具的生產(chǎn)方法符合一定條件可以申請發(fā)明專利權(quán);對于玩具的材質(zhì),例如權(quán)利人經(jīng)過研發(fā)添加了秘密配方,使得該玩具具有防火功能,則可以商業(yè)秘密予以保護,等。如是,涉案玩具將獲得全方位立體保護,在保護空間和時間上將獲得極大延展。
仍以涉案玩具為例,權(quán)利人在設計該玩具時,應圍繞“長頸鹿”這一主題作出一系列變化設計作為周邊專利,包括對長頸鹿的整體神態(tài)、身體動作、花紋圖案、面部表情等作出種種變化設計。這些周邊專利與涉案玩具一起構(gòu)成了一道專利保護“屏障”,即圍繞核心專利技術(shù)構(gòu)建起周邊專利技術(shù),組成專利“籬笆陣”,讓侵權(quán)者無縫隙可鉆,無法規(guī)避。
小結(jié):知識產(chǎn)權(quán)是智力勞動成果。當出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時,攻防雙方進行的是一場人力、財力及智力上的角逐。權(quán)利人在智力創(chuàng)造時,應該構(gòu)造多種知識產(chǎn)權(quán)作為武器,構(gòu)建全方位立體攻防體系,這樣才能最大程度維護其合法權(quán)益。
參考文獻
[1]李慧婷,失效外觀設計專利所涉著作權(quán)保護研究,法學研究,2016.01( 上).
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:高玉光
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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