美國(guó)最高法或重新定義專利法中的「on-sale bar」

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作者：Leo_Yan

原標(biāo)題：美國(guó)最高法或重新定義專利法中的on-sale bar

6月25日，美國(guó)聯(lián)邦最高法院同意了Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms. USA, Inc. 一案的上訴請(qǐng)求。LexisNexis旗下媒體說，“整個(gè)專利界都將密切關(guān)注這一案件的進(jìn)展”。這一決定不僅備受科技企業(yè)和律師們的關(guān)注，連美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）的代表都出來發(fā)聲，“USPTO和國(guó)會(huì)對(duì)于目前的判決有著不同的看法，而他們的異見一定程度上也促使了最高法重審該案”。最高法對(duì)該案的裁決將成為美國(guó)發(fā)明法案（American Invents Act, AIA）實(shí)施后，首次為“on-sale bar”的范圍劃清界限的判例。

美國(guó)最高法或重新定義專利法中的「on-sale bar」

法條概述

美國(guó)專利法中所謂的“on-sale bar”是指在專利申請(qǐng)之前的銷售行為可能使發(fā)明內(nèi)容成為現(xiàn)有技術(shù)從而不能被授予專利權(quán)。美國(guó)于2011年9月16日頒布了AIA，新法對(duì)2013年3月16日之后（也稱Post-AIA）的專利申請(qǐng)適用。此處需要了解一下新法與舊法對(duì)“on-sale bar”的不同規(guī)定：

舊專利法（Pre-AIA）：

“A person shall be entitled to a patent unless—the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or…”

--35U.S.C.§?102(b)

如果在專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)，所要求保護(hù)的發(fā)明已經(jīng)被公開使用或被銷售，且超過12個(gè)月的，該發(fā)明不能被授予專利權(quán)。

新專利法（Post-AIA）：

“A person shall be entitled to a patent unless—the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention…”

--35U.S.C.§?102(a)(1)

如果在專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)，所要求保護(hù)的發(fā)明已經(jīng)通過公開使用、銷售或其它的方式被公眾所知，且超過12個(gè)月的，則發(fā)明不能被授予專利權(quán)。

對(duì)比法條來看，新法表面上強(qiáng)調(diào)了“otherwise”和“available”兩點(diǎn)，其中otherwise增加了破壞可專利性的其他可能方式，available則要求公眾可知。然而，新法中otherwise是被available所限定的，即“其他可獲得的”方式，歸根結(jié)底強(qiáng)調(diào)的是“公眾可知性”。如果申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)前一年以上已經(jīng)開始銷售產(chǎn)品，但其專利申請(qǐng)所要保護(hù)的發(fā)明內(nèi)容（claimed invention），在銷售的時(shí)候并不為公眾所知，那么這種“on-sale”的行為是否破壞該申請(qǐng)的可專利性呢？本案所要討論的就是這種Post-AIA才會(huì)出現(xiàn)的特殊情況。

案件背景

瑞士的制藥公司Helsinn在美國(guó)地方法院起訴美國(guó)制藥公司Teva侵犯其4項(xiàng)專利權(quán)（US 7,947,724; 7,947,725; 7,960,424; and 8,598,219, 其中只有’219申請(qǐng)日在AIA生效之后），Teva遂基于美國(guó)專利法102條所規(guī)定的“on-sale bar”主張Helsinn的專利權(quán)無效。地方法院認(rèn)為：

1）關(guān)于’724, ’725 和’424 專利，在銷售行為發(fā)生時(shí)Helsinn并沒有做好申請(qǐng)專利的準(zhǔn)備；

2）關(guān)于’219專利，Helsinn的銷售行為屬于confidential sale（保密銷售），而AIA改變了原有專利法關(guān)于“on-sale bar”的定義，要求銷售行為使得技術(shù)細(xì)節(jié)“available to the public”(為公眾所知)；

基于上述理由，地方法院于2015年11月13日裁定Helsinn的全部專利權(quán)有效且Teva侵犯其4項(xiàng)專利權(quán)罪名成立。

Teva上訴至聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuits, CAFC）使得案情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。CAFC認(rèn)為：

1）Helsinn早于申請(qǐng)日前12個(gè)月的行為構(gòu)成銷售行為；

2）AIA并沒有改變“on-sale bar”的定義，發(fā)明細(xì)節(jié)為公眾所知不是“on-sale bar”觸發(fā)的前提，否則會(huì)給予專利權(quán)人過多的權(quán)利（文末討論）；

3）案件中的多個(gè)證據(jù)證明Helsinn此前已經(jīng)做好了申請(qǐng)專利的準(zhǔn)備。

基于上述理由，CAFC于2017年5月1日推翻了地方法院的判決，裁定Helsinn的涉案權(quán)利要求基于“on-sale bar”全部無效。

再次反轉(zhuǎn)

最高法的重審決定給該案件增加了更多的不確定性，該案也將成為美國(guó)專利法未來走向的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。

到目前為止，該案件的討論都是圍繞著“otherwise available to the public”展開，最高法的判決也會(huì)著重分析這句話在專利法中的具體含義。

關(guān)于“on-sale bar”的討論

CAFC在2017年的判決中指出，如果“on-sale bar”的適用需要以發(fā)明細(xì)節(jié)的公開為前提，會(huì)賦予發(fā)明人太多的權(quán)利。有觀點(diǎn)指出，發(fā)明人可以先銷售其產(chǎn)品，待其產(chǎn)品被市場(chǎng)所接受之后，再將專利技術(shù)的細(xì)節(jié)申請(qǐng)專利，從而達(dá)到延長(zhǎng)保護(hù)期限等效果。

筆者認(rèn)為，這種假設(shè)與專利法的立法宗旨并不沖突。其一，發(fā)明人有權(quán)選擇是否公開其發(fā)明成果，如果其在市場(chǎng)上長(zhǎng)期銷售還能保證技術(shù)細(xì)節(jié)不被公眾所知，說明其將該技術(shù)作為商業(yè)秘密保護(hù)得非常完善。其二，商業(yè)秘密在為公眾所知之前，依然可以選擇公開來換取專利保護(hù)。其三，“on-sale bar”被放在§?102法條下，說明其宗旨是為了避免將喪失新穎性的技術(shù)授予專利權(quán)，而是否為公眾所知即新穎性的判斷核心。

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作者：Leo_Yan

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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