專(zhuān)利優(yōu)先權(quán)，帶給申請(qǐng)人的是機(jī)遇還是困惑？

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作者：方格

原標(biāo)題：專(zhuān)利優(yōu)先權(quán)，帶給申請(qǐng)人的是機(jī)遇還是困惑？

專(zhuān)利優(yōu)先權(quán)制度允許申請(qǐng)人在一定期限內(nèi)，對(duì)于已經(jīng)提出的專(zhuān)利申請(qǐng)，完善后提出后續(xù)申請(qǐng)，并要求第一次申請(qǐng)的申請(qǐng)日作為本次遞交的優(yōu)先權(quán)日。這種設(shè)置，使得專(zhuān)利申請(qǐng)人有較為充足的時(shí)間完善申請(qǐng)方案，更有利于保護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益，但由于對(duì)優(yōu)先權(quán)制度的不同理解，乃至實(shí)踐中認(rèn)定時(shí)的不同規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)人的合法利益構(gòu)成了一定的沖擊和影響，亟待司法實(shí)踐中予以關(guān)注，本文以一件案例為例進(jìn)行說(shuō)明。

一、案情回顧

2012年12月，申請(qǐng)人厚德食品股份有限公司（下稱(chēng)“厚德公司”）首次提出名稱(chēng)為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”（下稱(chēng)“在先申請(qǐng)”）專(zhuān)利申請(qǐng)；2013年6月19日，厚德公司再次提出名稱(chēng)相同、優(yōu)化后的新申請(qǐng)（下稱(chēng)“本專(zhuān)利”），并要求了在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。專(zhuān)利局經(jīng)實(shí)質(zhì)審查后，在認(rèn)定優(yōu)先權(quán)成立的情況下，于2014年8月27日授于本專(zhuān)利發(fā)明專(zhuān)利權(quán)，在先申請(qǐng)被視為撤回。

專(zhuān)利授權(quán)后，因厚德公司發(fā)現(xiàn)大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“綠雪公司”）涉嫌侵權(quán)，厚德公司提起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，長(zhǎng)春中院和吉林高院分別認(rèn)定專(zhuān)利侵權(quán)成立。在侵權(quán)訴訟處理過(guò)程中，綠雪公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，復(fù)審委員維持專(zhuān)利有效。綠雪公司進(jìn)而向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院做出（2015）京知行初字第2004號(hào)一審判決，認(rèn)為“本專(zhuān)利權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)文件并未構(gòu)成相同主題的發(fā)明，不能享有優(yōu)先權(quán)”，判決撤銷(xiāo)復(fù)審委員會(huì)第24841號(hào)無(wú)效審查決定書(shū)。厚德公司上訴后，北京市高院以（2016）京行終5664號(hào)判決維持原一審行政判決。

至此，專(zhuān)利權(quán)的訴訟峰回路轉(zhuǎn)，更為曲折。其后專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)綠雪公司的第二、三次無(wú)效請(qǐng)求，依據(jù)北京市高院的二審判決，做出三件案件的合并審查決定，宣告本專(zhuān)利權(quán)全部無(wú)效。而針對(duì)吉林高院判決的侵權(quán)訴訟與北京市高院的行政判決，二方當(dāng)事人均分別向最高院申請(qǐng)了再審。

二、案情分析

三次無(wú)效宣告請(qǐng)求、兩次行政訴訟前后關(guān)聯(lián)，則能夠左右專(zhuān)利權(quán)能否存續(xù)。因此，統(tǒng)觀整個(gè)無(wú)效程序、行政訴訟程序乃至侵權(quán)訴訟程序，核心問(wèn)題集中在一點(diǎn)：本案專(zhuān)利能否享有優(yōu)先權(quán)，如成立則專(zhuān)利權(quán)穩(wěn)固，專(zhuān)利侵權(quán)訴訟也有了基礎(chǔ)。因此，本文討論集中在專(zhuān)利優(yōu)先權(quán)問(wèn)題。

（一）兩件申請(qǐng)的主要異同

比較前后兩件專(zhuān)利申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)，兩件申請(qǐng)的加工方法幾乎完全一致，區(qū)別在于在先申請(qǐng)中的加工原料之一“雞蛋粉”調(diào)整為本專(zhuān)利的“蛋粉或蛋液干物質(zhì)”，除上述的個(gè)別字眼調(diào)整外，兩件申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)文字相似度接近完全一致。

（二）各方觀點(diǎn)

綠雪公司認(rèn)為：不能享有優(yōu)先權(quán)，因?yàn)樵跈?quán)利要求1中，在先提出的方案中原料之一使用的雞蛋粉，在后申請(qǐng)中使用的是蛋粉，僅比較雞蛋粉和蛋粉，蛋粉包含的范圍更大。對(duì)于此，復(fù)審委認(rèn)為本專(zhuān)利技術(shù)方案與在先申請(qǐng)基本相同，認(rèn)定了優(yōu)先權(quán)成立；但北京市高院認(rèn)為“上述修改不能從原申請(qǐng)中直接地或毫無(wú)疑義的得出，本專(zhuān)利相關(guān)申請(qǐng)所限定的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)文件并未構(gòu)成相同主題的發(fā)明，因此不能享受優(yōu)先權(quán)。”由此，北京高院所持的觀點(diǎn)：這種修改是否能從原申請(qǐng)中得出，二者是否構(gòu)成了相同主題的發(fā)明，成為爭(zhēng)議焦點(diǎn)和關(guān)鍵。

對(duì)此，厚德公司認(rèn)為：1、從前后發(fā)明名稱(chēng)、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、分類(lèi)號(hào)、技術(shù)方案和效果等內(nèi)容看，在先申請(qǐng)均已經(jīng)公開(kāi)了任一種蛋制品的加工方法，并未限定為雞蛋粉；2、申請(qǐng)人提出的是一種蛋制品加工方法的專(zhuān)利申請(qǐng)，發(fā)明重點(diǎn)在于加工方法，申請(qǐng)人是整個(gè)技術(shù)方案的首次貢獻(xiàn)者，至于其中加工雞蛋或鴨蛋，對(duì)于整個(gè)加工方法都是適用的，待加工的原料之一并不是發(fā)明點(diǎn)；3、在背景技術(shù)部分已經(jīng)公開(kāi)了，現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)任何一種蛋品的加工均是常規(guī)技術(shù)，而本專(zhuān)利改進(jìn)是對(duì)于加工方法的改進(jìn)，普通技術(shù)人員均能了解。由此，在先申請(qǐng)已經(jīng)公開(kāi)了整個(gè)技術(shù)方案，二者是相同的技術(shù)主題，在后申請(qǐng)是基于對(duì)優(yōu)先權(quán)制度的信任而提出的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)依法享有優(yōu)先權(quán)。

三、相同主題的理解與優(yōu)先權(quán)能否成立

《專(zhuān)利法》第二十九條第二款賦予申請(qǐng)人優(yōu)先權(quán)的權(quán)利后，國(guó)知局《審查指南》規(guī)定：“對(duì)于相同主題的發(fā)明是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。”

由此，從《審查指南》角度出發(fā)，本案中兩件申請(qǐng)的同技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題和預(yù)期的技術(shù)效果，完全相同是明確的，爭(zhēng)論點(diǎn)在于包含“雞蛋粉”的技術(shù)方案，和包含“蛋粉”的技術(shù)方案是否一致，而回答該問(wèn)題有必要回到權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)全文上來(lái)。

首先，對(duì)比在先申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)全文，僅僅從發(fā)明名稱(chēng)上看（發(fā)明名稱(chēng)也是說(shuō)明書(shū)全文的一部分），即公開(kāi)了一種蛋制品的加工方法，結(jié)合技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)部分，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠了解本發(fā)明的加工方法可以加工雞蛋或鴨蛋任何一種蛋，也了解加工雞蛋粉的方案，能夠加工鴨蛋或別的蛋粉，也即，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)即可了解本專(zhuān)利的技術(shù)方案。

其次，結(jié)合說(shuō)明書(shū)的背景技術(shù)來(lái)看，本專(zhuān)利解決的是蛋制品的加熱不均勻的問(wèn)題的加工方法，而站在背景技術(shù)的時(shí)間點(diǎn)上，此前的專(zhuān)利加工雞蛋或鴨蛋或任一種蛋，是無(wú)區(qū)別，也沒(méi)有異議的。

因此，對(duì)于可加工任何一種蛋的加工方法做出改進(jìn)時(shí)，自然改進(jìn)后的方法仍可加工任一種蛋，前后申請(qǐng)構(gòu)成了相同的主題，如果僅僅盯住部分字詞本身，而不考慮說(shuō)明書(shū)全文，極易得出錯(cuò)誤的結(jié)論。

針對(duì)優(yōu)先權(quán)能否成立的問(wèn)題，筆者同時(shí)向北京大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院張平、劉銀良等幾位法律專(zhuān)家咨詢(xún)意見(jiàn)。張平等教授認(rèn)為，“就本案而言，綜合在先申請(qǐng)的發(fā)明名稱(chēng)、技術(shù)領(lǐng)域等說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的內(nèi)容、公知技術(shù)等常識(shí)常理，以及背景技術(shù)部分介紹的現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員均能得在在先申請(qǐng)的基礎(chǔ)上，能夠從在先申請(qǐng)的文本中直接和毫無(wú)疑義地得出本專(zhuān)利申請(qǐng)的技術(shù)方案，在先申請(qǐng)已經(jīng)公開(kāi)了本專(zhuān)利的技術(shù)方案。因此，本專(zhuān)利與在先申請(qǐng)構(gòu)成了相同主題的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)享有優(yōu)先權(quán)”。這與筆者的判斷不謀而合。

四、本案引發(fā)的中外申請(qǐng)者的不公平待遇

在本案中，另有一種觀點(diǎn)認(rèn)為：對(duì)于方法中加工原料之一，雞蛋粉為下位概念，而蛋粉是上位概念，因此，不能擴(kuò)大要求。但是，僅從該角度出發(fā)，《PCT國(guó)際檢索與初步審查指南》第六章第6.09節(jié)規(guī)定，就以規(guī)定加舉例的方式，已經(jīng)明確規(guī)定了公開(kāi)下位概念，對(duì)于上位概念的優(yōu)先權(quán)要求應(yīng)當(dāng)成立，因此，國(guó)外申請(qǐng)人提出PCT申請(qǐng)時(shí)，既然可以享受這一待遇，國(guó)內(nèi)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)也享有這一待遇，否則就會(huì)出現(xiàn)國(guó)外申請(qǐng)人待遇優(yōu)于本國(guó)申請(qǐng)人的情況，與公平相悖。

五、結(jié)語(yǔ)

優(yōu)先權(quán)制度設(shè)置的目的在于，讓申請(qǐng)人有機(jī)會(huì)對(duì)原來(lái)的方案進(jìn)行完善，并提出新的申請(qǐng)取代舊的專(zhuān)利申請(qǐng)，因此，這本應(yīng)屬于專(zhuān)利申請(qǐng)人的福利。但本案的申請(qǐng)人，基于對(duì)專(zhuān)利優(yōu)先權(quán)制度的信任，提出實(shí)質(zhì)一致的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)，不料，卻前后經(jīng)歷了共計(jì)10余次司法程序，從中院到最高院，幾乎走完了專(zhuān)利法的所有司法程序。而司法機(jī)關(guān)對(duì)尚不夠明確的法律的理解，具體如何適用，尤其面對(duì)可能影響廣大國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的合法權(quán)益的問(wèn)題，需要慎之又慎。

筆者認(rèn)為，如果司法機(jī)關(guān)僅僅拘泥于一個(gè)字眼，而忽略在先申請(qǐng)的標(biāo)題、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)及說(shuō)明書(shū)全文，以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的基本知識(shí)，認(rèn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不能得到其他蛋的蛋粉或蛋液，從而使本應(yīng)至少獲得在先申請(qǐng)保護(hù)的專(zhuān)利權(quán)喪失，這既與事實(shí)不符，也是對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)人申請(qǐng)積極性的打擊，使申請(qǐng)人對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利信心喪失殆盡。尤其是，類(lèi)似的情況，碰到外國(guó)人在中國(guó)的PCT申請(qǐng)就可明文享受，而國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人則無(wú)法享有，這更讓申請(qǐng)人感到失望和喪氣。為了更好體現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)先權(quán)的設(shè)置價(jià)值，更好的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合法權(quán)利人的利益，更好的體現(xiàn)中外申請(qǐng)人權(quán)利平等。筆者建議相關(guān)機(jī)關(guān)可以重視下立法和司法實(shí)踐中關(guān)于優(yōu)先權(quán)制度的不合理之處，從而在當(dāng)前鼓勵(lì)創(chuàng)新的背景下，不至于使申請(qǐng)人進(jìn)退維谷，喪失信心。