注意！USPTO要求外國商標(biāo)申請者在美國指定代表

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

原標(biāo)題：USPTO要求外國商標(biāo)申請者在美國指定代表

美國專利商標(biāo)局（USPTO）一直致力于抵制不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)申請行為。該機構(gòu)目前正在考慮轉(zhuǎn)變其商標(biāo)申請政策，即要求美國境外的商標(biāo)申請者指定一位美國的法律顧問（或授權(quán)的從業(yè)人員）來協(xié)助其完成商標(biāo)注冊（此要求并不適用于根據(jù)《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》提交的申請）。

針對這一政策上的改變，華盛頓Gerben律師事務(wù)所的商標(biāo)和版權(quán)律師埃里克．佩羅特（Eric Perrott）認為此舉將會有助于完善美國的商標(biāo)注冊制度并維護美國商標(biāo)的價值。

該名律師的分析如下：

USPTO的官員目前正在對美國商標(biāo)注冊制度的政策變化進行審核，即“美國境外的商標(biāo)申請者將需要指定一位美國的法律顧問（或授權(quán)的從業(yè)人員）來協(xié)助其完成商標(biāo)注冊”。

一旦該政策實施，美國將與其他采用該政策的國家一樣，要求本國的法律顧問協(xié)助境外的申請者來進行商標(biāo)注冊。這些顧問不僅可以根據(jù)美國的商標(biāo)法律為申請者提供建議，同時還能夠充分意識到在USPTO申請注冊一個準確、真實商標(biāo)的嚴肅性和重要性。USPTO提出的這種要求能夠緩解欺詐性商標(biāo)申請泛濫的情況。這些不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)申請是由那些沒有打算在美國使用商標(biāo)卻提交不合理商標(biāo)申請的境外申請者所提出的，因而有損于美國商標(biāo)注冊制度的信譽。這將會對商標(biāo)所有人和申請者造成損害并會加重USPTO審查團隊處理此類問題的負擔(dān)。故意提交欺詐性的商標(biāo)申請不僅會損壞美國《聯(lián)邦公報》的誠信度，同時也會增加企業(yè)注冊商標(biāo)的成本以及在美國創(chuàng)建新品牌的風(fēng)險。

埃里克．佩羅特對USPTO的這種政策變化表示支持并希望該機構(gòu)能夠快速審核并實施該政策。

從表面上看，注冊一個商標(biāo)十分“容易”，但實際上其會涉及到不同層面的法律問題。商標(biāo)申請流程中的每一步（從申請問題到商標(biāo)所有權(quán)問題再到使用證明方面）都會對商標(biāo)申請尤其是最終的注冊結(jié)果產(chǎn)生極大的影響。盡管商標(biāo)申請者可能會相信網(wǎng)絡(luò)上所聲稱的“商標(biāo)申請?zhí)貎r99美元”，但實際上每一個申請都會面臨不同的挑戰(zhàn)。如果商標(biāo)所有人不了解或意識不到這些問題，那么從長遠來看，這會對其造成致命的損害。

對美國商標(biāo)注冊制度的具體內(nèi)容缺乏了解可對商標(biāo)申請造成致命的影響，同時還會嚴重阻礙企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。然而，即使一件商標(biāo)已經(jīng)注冊成功，注冊者在試圖通過執(zhí)行商標(biāo)權(quán)來打擊潛在的侵權(quán)行為的過程中仍會面臨一系列的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括自申請日起未使用商標(biāo)、缺乏真實的使用意圖、所有權(quán)問題以及商品和服務(wù)范圍方面的問題。

由于各國商標(biāo)法律之間存在著巨大差異，因此許多國際申請者對美國的商標(biāo)注冊制度無法做到了如指掌也在情理之中。

事實上，鑒于商標(biāo)申請涉及到“法律咨詢”方面的問題，因此美國不允許外國代理人代表客戶在USPTO申請商標(biāo)注冊（加拿大代理人除外）。

當(dāng)下，盡管美國境外的商標(biāo)申請者仍然可以親自提交商標(biāo)申請，但其經(jīng)常會犯一些常見的錯誤。例如這些申請者經(jīng)常會提交過多的、不同分類的商品和服務(wù)清單，而他們實際上并沒有打算在美國銷售這些商品和服務(wù)。這些商標(biāo)通常會注冊成功，因為它們滿足了USPTO關(guān)于商標(biāo)注冊的最低要求，但其仍然將會面臨諸多挑戰(zhàn)。

一方面，這會加重USPTO審查員的負擔(dān)，因為他們需要對每個分類的申請費用超過275美元的標(biāo)志進行審查和分析。

另一方面，這還會對企業(yè)的發(fā)展以及為自身的標(biāo)志進行注冊造成負擔(dān)。在商標(biāo)的盡職調(diào)查中，如果企業(yè)對一個有爭議的商標(biāo)注冊產(chǎn)生了質(zhì)疑，那么其將需要花費一筆重金來分析其中的風(fēng)險并申請開展雙方復(fù)議程序來挑戰(zhàn)這一商標(biāo)注冊。而對于一個力圖創(chuàng)建新品牌的企業(yè)來說，其可能會決定花費相同的時間和金錢來創(chuàng)建一個不同的品牌。因此，這些問題不僅會增加企業(yè)創(chuàng)建和拓展品牌的風(fēng)險，同時還會增加企業(yè)的成本。

除了美國正在計劃實施上文所述的政策（要求外國申請者任命一位美國法律顧問來進行商標(biāo)注冊）之外，全球許多國家已經(jīng)采用了這項政策。

例如日本《專利法》第8條的規(guī)定，未在日本居住或定居的申請者不能在日本專利局（JPO）直接進行商標(biāo)申請，其必須在日本指定一名代表來協(xié)助其進行商標(biāo)注冊。

在歐盟，盡管外國申請者可以親自提交商標(biāo)申請，但是一旦提交了歐盟商標(biāo)申請，這些申請者在收到關(guān)于商標(biāo)申請的繳費通知前后必須指定一名代表來處理相關(guān)申請事宜。

許多其他國家也要求外國申請者指定當(dāng)?shù)氐囊幻砣嘶蚵蓭熥鳛榇?，而美國目前還并未采用這項政策。

美國對這項政策最擔(dān)憂的地方在于：在美國成功創(chuàng)建品牌的外國商標(biāo)所有人在促進全球經(jīng)濟健康發(fā)展方面發(fā)揮著重要的作用，這項政策是否會對其造成阻礙。然而針對外國商標(biāo)申請者提出的限制性要求對于全球市場而言并不是貿(mào)易保護主義的表現(xiàn)。

雖然這種要求可能會導(dǎo)致合法的品牌所有人花費相對較高的成本來注冊其商標(biāo)，但商標(biāo)顧問能夠為商標(biāo)申請者帶來的好處會遠遠超過指定這種顧問來進行商標(biāo)申請所帶來的負擔(dān)。事實上，許多美國境外的品牌所有人都了解美國商標(biāo)的重要性和價值。但是，鑒于在美國注冊商標(biāo)可能會涉及到種種復(fù)雜的問題和風(fēng)險，因此他們無論如何都將會選擇指定一名美國的法律顧問來進行商標(biāo)申請。

此外，如果USPTO《聯(lián)邦公報》的信譽度遭到欺詐性或不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)申請的破壞，那么無論對于外國還是美國的商標(biāo)所有人而言，美國商標(biāo)注冊的價值和重要性都會大打折扣。

因此，為了維護美國商標(biāo)注冊制度的權(quán)威以及美國商標(biāo)的價值，USPTO的上述提議應(yīng)該得到大眾的支持。

來源：中國保護知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)

編譯自www.worldtrademarkreview.com

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自中國保護知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://islanderfriend.com/”