日本專利局《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的指南》及啟示

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原標(biāo)題：試析日本專利局《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的指南》及啟示

近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)（Internet ofThings，IoT）的普及，越來越多行業(yè)的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施通過互聯(lián)網(wǎng)連接起來，例如醫(yī)療健康、生產(chǎn)制造和自動駕駛等，這一趨勢正在改變著專利許可的模式。

對于同處于信息和通信技術(shù)（Information and Communication Technology，ICT）領(lǐng)域的電信公司來說，通常可以通過交叉許可模式解決專利糾紛。交叉許可不僅可以快速解決專利糾紛，而且還能降低公司的訴訟成本，因此這種模式成為了電信公司解決專利糾紛時的首選。

然而，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，來自不同行業(yè)的公司都需要通過連接技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)。這些公司本身并不持有實(shí)現(xiàn)連接功能所必需的專利但卻需要使用它們，然而，這些公司卻無法通過上述交叉許可的模式獲得所需專利的使用權(quán)，從而導(dǎo)致了電信公司與其他行業(yè)公司之間的許可談判日益頻繁。

并且，由于許可費(fèi)的確定并沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這就使得許可談判變得困難重重。與此同時，產(chǎn)品生命周期的縮短以及產(chǎn)品專利數(shù)量的增長都增加了快速、高效地解決許可談判糾紛的需求。

日本專利局（Japan Patent Office，JPO）擔(dān)心，潛在的訴訟會阻礙產(chǎn)品開發(fā)甚至嚇退制造商。因此，為了促進(jìn)專利權(quán)人和專利實(shí)施者之間的談判、阻止或快速解決與SEP許可相關(guān)的糾紛，JPO制定了《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利（Standard EssentialPatent，SEP）許可的指南》（以下簡稱“指南”）。

在《指南》中，JPO主要對許可談判程序和許可費(fèi)計算方法兩個部分做出了指引。在許可談判程序部分，JPO列出了包括專利權(quán)人提出要約、專利實(shí)施者接受要約、專利權(quán)人出價、專利實(shí)施者還價以及糾紛解決等五個步驟的談判過程。

除此之外，JPO還確定了能夠促進(jìn)許可談判順利進(jìn)行的七個關(guān)鍵因素。在許可費(fèi)計算方法部分，JPO闡述了確定許可費(fèi)計算公式中的計算基數(shù)和許可費(fèi)率兩個因子時分別需要遵循的原則，同時提及了其他幾項(xiàng)需要考慮的因素。

在《指南》發(fā)布的同時，JPO面向公眾征集了對《指南》的評論。截至目前，已有多個專家和組織針對《指南》提出了各自的見解。

一、其他各方對《指南》的評論

1.Jorge L. Contreras教授的評論

猶他大學(xué)的Jorge L. Contreras教授就《指南》中的背景信息、保密性、自下而上（Bottom up）許可費(fèi)計算方法以及排他性等主題發(fā)表了他的看法。

關(guān)于背景信息，《指南》提到“特別是在美國，不參與商業(yè)運(yùn)作而是僅僅通過聲明專利獲取收益的專利聲明實(shí)體（Patent Assertion Entities, PAEs）也成為了SEP糾紛的參與者”，Jorge L.Contreras教授指出，他發(fā)現(xiàn)PAE在歐洲聲明SEP的頻率越來越高，因此他建議將前述的敘述改為“特別是在美國和歐洲”。

Jorge L. Contreras教授對《指南》規(guī)定的保密性范圍提出了疑問?！吨改稀方ㄗhSEP持有者的“權(quán)利要求對照表以及對權(quán)利要求的理解”也可以被認(rèn)定為保密信息。Jorge L. Contreras教授指出，專利的權(quán)利要求及其涉及的標(biāo)準(zhǔn)均屬于公開信息，因此沒有理由要求“權(quán)利要求對照表以及對權(quán)利要求的理解”被認(rèn)定為保密信息。他認(rèn)為，事實(shí)上，如果SEP持有者想要從專利實(shí)施者處獲得許可費(fèi)，SEP持有者就有義務(wù)向公眾公開其權(quán)利要求之于標(biāo)準(zhǔn)的必要性所在，這也有助于專利實(shí)施者評估SEP持有者的出價是否合理。除此之外，Jorge L. Contreras教授還建議SEP持有者應(yīng)將許可費(fèi)率向所有專利實(shí)施者公開，從而確保許可的非歧視性。

Jorge L.Contreras教授對《指南》提及的Bottom up許可費(fèi)計算方法的定義提出了修改意見?！吨改稀范xBottom up許可費(fèi)計算方法為“參考已有可比協(xié)議”的方法。Jorge L. Contreras教授認(rèn)為這種定義過于狹隘，他認(rèn)為Bottom up許可費(fèi)計算方法是一種“按專利確定許可費(fèi)”的方法。盡管可比協(xié)議經(jīng)常被用于Bottom up許可費(fèi)計算方法中，但其他數(shù)據(jù)也同樣經(jīng)常被使用。例如，在美國，法庭會根據(jù)Georgia-Pacific體系規(guī)定的十五個因素來確定合理的許可費(fèi)，可比協(xié)議只是其中一個參考因素。因此，Bottom up許可費(fèi)計算方法并不是指用于確定許可費(fèi)的特定證據(jù)，而是得到許可費(fèi)的整體方法。因此，他建議《指南》對Bottom up許可費(fèi)計算方法的定義改為“一種確定特定專利價值的方法，例如可通過可比協(xié)議來確定”。

《指南》認(rèn)為“許可協(xié)議是排他性的還是非排他性的”也是影響許可費(fèi)的因素之一。然而，Jorge L. Contreras教授認(rèn)為SEP許可不可能是排他性的。因此，他建議刪除“許可協(xié)議是排他性的還是非排他性的”也是影響許可費(fèi)的因素之一這種說法。

2. 全球反壟斷研究所、Antonin Scalla法學(xué)院和喬治梅森大學(xué)的評論

在反壟斷法、監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的全球反壟斷研究所、Antonin Scalla法學(xué)院和喬治梅森大學(xué)對《指南》發(fā)表了聯(lián)合評論，他們從標(biāo)準(zhǔn)制定組織（Standards Setting Organizations，SSO）的本質(zhì)和專利壟斷等角度闡述了其觀點(diǎn)。

他們認(rèn)為SSO從根本上來說是一個經(jīng)濟(jì)平臺，它的作用是聚集多個組織，以便組織之間可以進(jìn)行交互。平臺通過一定的政策協(xié)調(diào)組織之間的沖突，由這些政策產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)能夠降低產(chǎn)品的成本，最終增加消費(fèi)者的利益。因此，SSO成為了創(chuàng)新者和實(shí)施者之間的有效推動者。

為了建立一個成功的平臺，SSO必須制定能夠吸引創(chuàng)新者和實(shí)施者的政策。例如，通過將某個專利指定為SEP，可以減少采用特定技術(shù)時的不確定性。然而，假如SSO進(jìn)一步強(qiáng)制規(guī)定具體的許可條款，那么就很有可能降低組織的參與度，最終的結(jié)果就是交易水平以及貿(mào)易收益的下降。因此，他們并不支持SSO制定具體的許可條款。

《指南》提到，由于專利權(quán)賦予了技術(shù)壟斷性，因此它與旨在廣泛傳播技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)是相互沖突的。他們并不同意這種說法，而是指出根據(jù)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)分析，專利法與競爭法在本質(zhì)上是和諧的，它們的作用均是通過促進(jìn)競爭和創(chuàng)新來最大化經(jīng)濟(jì)效益。

3.  J. Gregory Sidak的評論[3]

Criterion Economics公司主席J. Gregory Sidak認(rèn)為：

首先，針對SEP持有者和專利實(shí)施者之間涉及FRAND條款的許可談判，沒有必要制定新的法律條例來解決潛在的糾紛。他的理由是，根據(jù)既定的合同法簡單地理解FRAND條款就可以促使雙方進(jìn)行善意的談判。意識到某些類型的談判行為可能導(dǎo)致（1）違反合同或（2）用盡第三方受益人執(zhí)行FRAND合同的權(quán)利就可以鼓勵雙方避免拖延、推進(jìn)談判以及進(jìn)行有利于迅速達(dá)成許可協(xié)議的行為；

其次，雙方可以依靠幾種經(jīng)濟(jì)手段解決他們關(guān)于FRAND條款的分歧并確定SEP的FRAND許可費(fèi)。然而，在談判中引入整個市場價值（Entire market value，EMV）、最小可出售專利實(shí)施單元（Smallestsalable patent practicing unit，SSPPU）或許可費(fèi)疊加等概念并沒有經(jīng)濟(jì)合理性，這樣做并不會促進(jìn)FRAND許可費(fèi)的確定，只會不必要地延長談判過程。

二、《指南》對我國標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判活動的參考價值

JPO發(fā)布的《指南》為專利權(quán)人和專利實(shí)施者之間的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判提供了參考依據(jù)。

值得注意的是，北京市高級人民法院2017年年4月對外公布了新修訂的《專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱“判定指南”），《判定指南》首次對我國專利司法實(shí)踐中標(biāo)準(zhǔn)必要專利問題做出裁判規(guī)定。2018年4月26日，廣東省高級人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》（以下簡稱“工作指引”），《工作指引》出臺的目的是妥善審理通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件。這些指導(dǎo)性文件相互補(bǔ)充，為許可談判貢獻(xiàn)了極大的參考價值。

日本專利局發(fā)布的《指南》對許可談判程序和許可費(fèi)計算方法兩個部分做了詳細(xì)的闡述。

在許可談判程序部分，《指南》不僅列出了許可談判過程應(yīng)包含的五個步驟，還指出了在每個步驟中避免哪些做法可以使得各方更有可能被認(rèn)為是“善意(Good Faith)”的，從而使得專利實(shí)施者可以避免禁令，專利權(quán)人也可以獲得適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。

同樣，在《工作指引》和《判定指南》中也有類似的規(guī)定。例如，《工作指引》的第2條就表明“審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件，要注意審查標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人和實(shí)施者從事與標(biāo)準(zhǔn)必要專利有關(guān)的活動時，是否遵循誠實(shí)信用原則”，并在第13條和第14條分別指出了專利權(quán)人和專利實(shí)施者可被認(rèn)定存在明顯過錯的行為。

由此可以看出，表達(dá)“善意”亦或遵循誠實(shí)信用原則已成為各國的共識。與《工作指引》和《判定指南》的不同之處在于，在許可談判程序部分，《指南》還明確提出了有利于提高許可談判效率的七個關(guān)鍵因素，包括告知時間安排、供應(yīng)鏈中的談判各方、保護(hù)機(jī)密信息、目標(biāo)專利的選擇、許可協(xié)議的地域范圍、專利池許可、提高SEP的透明度，這七個關(guān)鍵因素對我國的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判也存在指導(dǎo)意義。

在許可費(fèi)計算方法部分，《指南》闡述了確定許可費(fèi)計算公式中的計算基數(shù)和許可費(fèi)率兩個因子時分別需要遵循的原則。

對于計算基數(shù)，《指南》指出爭議主要集中在整個市場價值（Entire market value，EMV）和最小可出售專利實(shí)施單元（Smallest salable patent practicing unit，SSPPU），《指南》提供了兩種計算基數(shù)各自的支持理由，但并沒有得出最終結(jié)論。

對于許可費(fèi)率，《指南》總結(jié)了法院判決后，提出了“自下而上（Bottom Up）”方法和“自上而下（Top Down）”方法，前者著眼于參考現(xiàn)有可比許可協(xié)議，后者主要用于計算單個或部分標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費(fèi)。這與《工作指引》提出的確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)可參照的方法不謀而合，《工作指引》提出的方法包括參照具有可比性的許可協(xié)議、分析涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利的市場價值等。針對許可費(fèi)計算方法，兩國都在相應(yīng)的指導(dǎo)文件中給出了相似的建議。

三、 結(jié)論

JPO發(fā)布的《指南》主要涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判中的許可談判程序和許可費(fèi)計算方法兩個部分，旨在促進(jìn)專利權(quán)人和專利實(shí)施者之間的許可談判、阻止或快速解決與SEP許可相關(guān)的糾紛?！吨改稀返某雠_使得不熟悉此類談判的企業(yè)也能夠有信心在談判桌上占有一席之地，并且不僅是日本本土企業(yè)能夠從中受益，其他國家的企業(yè)也能夠?qū)⑵渥鳛閰⒖肌?br/>

對于中國企業(yè)來說，廣東高院和北京高院發(fā)布的《工作指引》和《判定指南》也有較強(qiáng)的指引作用。其他專家和組織對《指南》的評論也有一定的參考價值。綜上，處于標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判中的企業(yè)可以參照上述多個文件和評論來助力許可談判的順利進(jìn)行。  

來源：中國信息通信研究院知識產(chǎn)權(quán)中心

作者：趙麗彤

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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