老字號(hào)與注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利邊界

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原標(biāo)題：道方圖說｜老字號(hào)與注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利邊界

老字號(hào)是指歷史悠久、信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀、有獨(dú)特工藝或者傳人，在當(dāng)?shù)啬酥寥珖袕?qiáng)大的影響力的優(yōu)秀民族企業(yè)和品牌。

老字號(hào)企業(yè)在運(yùn)營過程中，也會(huì)遇到不少知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，其中比較典型的就是老字號(hào)與注冊(cè)商標(biāo)的沖突。

權(quán)利沖突的解決需要各方當(dāng)事人嚴(yán)格遵守各自的權(quán)利邊界，規(guī)范使用不同的商業(yè)符號(hào)。

本文對(duì)相關(guān)案例進(jìn)行了梳理，供讀者參考。

案例一：同德福案（最高人民法院指導(dǎo)案例58號(hào)）

爭議焦點(diǎn)：

老字號(hào)被他人注冊(cè)為商標(biāo)怎么辦？

老字號(hào)被他人注冊(cè)為商標(biāo)后，老字號(hào)的傳人可以使用老字號(hào)作為企業(yè)字號(hào)嗎？

01、“同德?！崩献痔?hào)的歷史淵源

合川桃片是著名的重慶特產(chǎn)。開業(yè)于1898年的同德福齋鋪，在1916年至1956年期間，先后由余鴻春、余復(fù)光、余永祚三代人經(jīng)營。

在20世紀(jì)20年代至50年代期間，“同德?！鄙烫?hào)出品的桃片享有較高知名度。1956年，由于公私合營，同德福齋鋪停止經(jīng)營。

02、原告持有“同德福TONGDEFU及圖”注冊(cè)商標(biāo)，嫁接老字號(hào)的知名度

由于各種原因，很可惜的是，“同德?！钡膫魅耍ū景钢械谋桓妫]有申請(qǐng)到“同德?！钡淖?cè)商標(biāo)，原告成都同德福合川桃片有限公司持有第1215206號(hào)“同德福TONGDEFU及圖”商標(biāo)，核定使用范圍為第30類，即糕點(diǎn)、桃片（糕點(diǎn)）等。

被告申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)，但是未能成功。原告多種產(chǎn)品外包裝使用了“老字號(hào)”“百年老牌”字樣、“‘同德福牌’桃片簡介：‘同德福牌’桃片創(chuàng)制于清乾隆年間（或1840年），有著悠久的歷史文化”等字樣。

事實(shí)上，原告和這些描述根本沒有任何關(guān)系。

03、被告沒有注冊(cè)到“同德?！鄙虡?biāo)，也未能撤銷掉原告注冊(cè)的商標(biāo)，但是基于“同德?！眰魅说纳矸?，注冊(cè)使用“同德?！弊鳛樽痔?hào)。

被告重慶同德福公司的法定代表人為余曉華（同德福第三代傳人余永祚之子），經(jīng)營范圍為糕點(diǎn)（烘烤類糕點(diǎn)、熟粉類糕點(diǎn)）生產(chǎn)，該公司是第6626473號(hào)“余復(fù)光1898”圖文商標(biāo)、第7587928號(hào)“余曉華”圖文商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人。

04、原告起訴禁止被告使用“重慶同德?！钡淖痔?hào)，被告反訴原告虛假宣傳，嫁接歷史。

原告成都同德福公司請(qǐng)求法院判令被告重慶同德福公司、余曉華停止使用并注銷含有“同德福”字號(hào)的企業(yè)名稱；停止侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)的行為。

被告重慶同德福提出反訴，成都同德福公司與老字號(hào)“同德?！辈]有直接的歷史淵源，但其將“同德?！鄙虡?biāo)與老字號(hào)“同德福”進(jìn)行關(guān)聯(lián)的宣傳，屬于虛假宣傳。請(qǐng)求法院判令成都同德福公司停止虛假宣傳。

05、法院判決理由：原告雖然已經(jīng)將“同德?！弊?cè)為商標(biāo)，但是被告作為“同德?！钡膫魅俗?cè)使用 “同德福”字號(hào)具有合理性。

? 成都同德福公司的證據(jù)不足以證明“同德福TONGDEFU及圖”商標(biāo)已經(jīng)具有相當(dāng)知名度，即便他人將“同德?！钡怯洖樽痔?hào)并規(guī)范使用，不會(huì)引起相關(guān)公眾誤認(rèn)，因而不能說明余曉華將個(gè)體工商戶字號(hào)注冊(cè)為“同德福”具有“搭便車”的惡意。

? 在二十世紀(jì)二十年代至五十年代期間，“同德福”商號(hào)享有較高商譽(yù)。

余曉華系余復(fù)光之孫、余永祚之子，基于同德福齋鋪的商號(hào)曾經(jīng)獲得的知名度及其與同德福齋鋪經(jīng)營者之間的直系親屬關(guān)系，將個(gè)體工商戶字號(hào)登記為“同德?！本哂泻侠硇浴?br/>

余曉華登記個(gè)體工商戶字號(hào)的行為是善意的，并未違反誠實(shí)信用原則，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

重慶同德福公司在產(chǎn)品外包裝上標(biāo)注企業(yè)名稱的行為系規(guī)范使用，不構(gòu)成突出使用字號(hào)，也不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)。

原告成都同德福公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭

? 成都同德福公司的網(wǎng)站上登載的部分“同德福牌”桃片的歷史及榮譽(yù)，與史料記載的同德福齋鋪的歷史及榮譽(yù)一致，且在其網(wǎng)站上標(biāo)注了史料來源，但并未舉證證明其與同德福齋鋪存在何種聯(lián)系。

? 成都同德福公司的前述行為與事實(shí)不符，容易使消費(fèi)者對(duì)于其品牌的起源、歷史及其與同德福齋鋪的關(guān)系產(chǎn)生誤解，進(jìn)而取得競爭上的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)成虛假宣傳，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

06、裁判要點(diǎn)歸納

? 與“老字號(hào)”無歷史淵源的個(gè)人或企業(yè)將“老字號(hào)”或與其近似的字號(hào)注冊(cè)為商標(biāo)后，以“老字號(hào)”的歷史進(jìn)行宣傳的，應(yīng)認(rèn)定為虛假宣傳，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

? 與“老字號(hào)”具有歷史淵源的個(gè)人或企業(yè)在未違反誠實(shí)信用原則的前提下，將“老字號(hào)”注冊(cè)為個(gè)體工商戶字號(hào)或企業(yè)名稱，未引人誤認(rèn)且未突出使用該字號(hào)的，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭或侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

案例二： 一正齋案（最高人民法院公報(bào)案例）

爭議焦點(diǎn)：

老字號(hào)企業(yè)可以禁止他人使用其字號(hào)嗎？

如果字號(hào)可以并存，如何各自規(guī)范使用？

01、“唐老一正齋”的歷史淵源

“唐老一正齋”始創(chuàng)于清康熙初年，其精制的主治跌打損傷等病癥的“一正膏”膏藥有神奇療效，中外馳名。

1992年，“唐老一正齋”的后人設(shè)立原告唐老一正齋公司，1994年恢復(fù)注冊(cè)“唐老一正齋”商標(biāo)，生產(chǎn)銷售“一正膏”膏藥。

02、被告企業(yè)字號(hào)及注冊(cè)商標(biāo)情況

被告一正集團(tuán)公司、一正科技公司主要生產(chǎn)適用于筋骨酸痛等病癥的“一正痛消”膏藥等產(chǎn)品，核定使用在商品第5類的膏劑中的“一正”商標(biāo)已被認(rèn)定為吉林省著名商標(biāo)和中國馳名商標(biāo)。

03、原告起訴被告，要求變更字號(hào)

原告唐老一正齋公司認(rèn)為，被告一正集團(tuán)公司、一正科技公司未經(jīng)其同意擅自在公司名稱中使用“一正”字號(hào)構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

故請(qǐng)求法院判令停止侵權(quán)、變更公司名稱、賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支等。

04、法院判決

? “唐老一正齋”及“一正膏”歷史悠久、中外馳名，時(shí)至今日，在相關(guān)消費(fèi)者中仍具有一定的知名度。

因此，“一正膏”享有的歷史商譽(yù)及其所具有的一定知名度應(yīng)當(dāng)?shù)玫娇隙ǎ⑶覒?yīng)當(dāng)獲得一定程度的保護(hù)。

? 但由于唐老一正齋公司的前身曾經(jīng)變更為其他主體，原純正的“一正膏”也曾經(jīng)中斷生產(chǎn)，而改稱“鎮(zhèn)江膏藥”，故“唐老一正齋”與“一正膏”自清朝起即積累的歷史商譽(yù)已經(jīng)中斷了近四十年。

同時(shí)，“一正膏”在藥材的原料選擇及生產(chǎn)工序方面的嚴(yán)格要求及其采用的坐堂問診、郵寄銷售等特殊的銷售渠道使得知曉“一正膏”商品的人群范圍相對(duì)有限，限制了其現(xiàn)有社會(huì)影響力的擴(kuò)展。

 ? 一正集團(tuán)公司、一正科技公司注冊(cè)使用在膏劑類商品上的“一正”商標(biāo)經(jīng)過多年廣泛使用，且在2008年被評(píng)定為馳名商標(biāo)，在全國市場(chǎng)上具有較高的知名度。

唐老一正齋公司目前提供的證據(jù)所認(rèn)定的“一正膏”的知名度，尚不足以支持其運(yùn)用反不正當(dāng)競爭法來禁止一正集團(tuán)公司、一正科技公司注冊(cè)使用其馳名商標(biāo)和企業(yè)字號(hào)。

“一正”，一正集團(tuán)公司、一正科技公司不構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

05、裁判要點(diǎn)歸納

? 在審查具有一定知名度的老字號(hào)企業(yè)依據(jù)反不正當(dāng)競爭法所規(guī)定的知名商品特有名稱權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)，主張禁止同業(yè)競爭者使用其注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)名稱時(shí)，需要綜合考量老字號(hào)企業(yè)的歷史沿革以及現(xiàn)有社會(huì)影響力的范圍、同業(yè)競爭者及其商品知名度的范圍以及其是否具有攀附老字號(hào)企業(yè)現(xiàn)有商譽(yù)的主觀故意等因素予以確定。

? 即使法院在考慮上述因素的基礎(chǔ)上，認(rèn)定同業(yè)競爭者不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

法院可以要求雙方當(dāng)事人各自誠實(shí)經(jīng)營，各自規(guī)范使用其商品名稱和商標(biāo)。

必要時(shí)可以附加標(biāo)識(shí)加以區(qū)別，以防止市場(chǎng)主體的混淆和沖突。

來源：道方圖說

作者：Funto Law

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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