專利新創(chuàng)性比對方式的再思考

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作者：陳明濤  蘭臺所知產團隊律師  北京外國語大學副教授

           郭潔  蘭臺所知產團隊律師

原標題：專利新創(chuàng)性比對方式的再思考

在專利授權、確權過程中，新穎性和創(chuàng)新性的比對是一個老問題，好像很難談出新花樣。然而，司法實踐中，對于比對方式的理解，仍然存在諸多偏差。比如，容易考慮對比文件中相對應技術特征其他技術效果；或是對涉案專利的技術特征過度解釋，也未能正確理解技術問題的作用，導致法律適用存在一些錯誤。

在此，筆者將上述一些新思考分享出來，以糾正這些錯誤的認識。

相對應技術特征的其他技術效果

在專利授權、確權的過程當中，新穎性和創(chuàng)新性的對比是老生常談的問題。經常有權利人認為，在專利無效審查中，需要從整體上比較涉案專利與對比文件的區(qū)別，將涉案專利技術方案與對比文件技術方案進行對比，并且要對涉案專利和對比文件的技術效果進行分析，進而得出無效或相反的結論。但實際上，在進行新創(chuàng)性比對時，只需要考慮對比文件中是否公開了權利要求中的技術特征，至于對比文件中是否還存在其他的技術特征，以及對比文件中相對應的技術特征是否還存在其他的功能和效果，不必予以考慮。

比如，在李世煌專利無效一案中，原告李世煌指出“對比文件1的高音部分由發(fā)聲孔18輸出，其共振腔的設計達到‘低頻回放效果好，增強聲音質感’”，隨后，其又指出：“由于涉案專利權利要求1的技術特征有‘所述音盆依次通過加載腔、扁平號筒和釋音口構成的完整氣流通路與自由空間連通’，因此，‘聲音的輸出僅有釋音孔，位于加載腔的橫向，在揚聲器音盆軸向上未有聲音輸出，而且從頻響曲線上反映具有明顯的增益，用于改善高音’”。

實際上，在進行新創(chuàng)性比對的時候，只需要考慮對比文件中是否公開了加載腔的技術效果，而共振腔的設計、改善高音的技術效果，均是不需要考慮的技術特征。

在比對中，上述原則，即不考慮是否還存在其他的技術特征，以及不考慮對比文件中相應的技術特征是否還存在其他的功能和效果的原則，與等同侵權比對的原理也是一致的。

比如，北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》48條就規(guī)定：“被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在各自技術方案中所達到的技術效果基本相當。被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征相比還有其他技術效果的，不予考慮?！?br/>

技術特征的有效解釋

在專利授權、確權的過程中，還經常存在這樣一種現(xiàn)象：權利人對自己的權利要求經常過度解釋，意在通過縮小保護范圍，從而獲得新穎性和創(chuàng)造性。

禁止反悔原則為這一現(xiàn)象提供了一種解決思路。禁止反悔是指，專利權人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權后的無效、訴訟、再審程序）過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權訴訟階段，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。該原則限制專利保護范圍不合理擴張，其實質在于防止專利權人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權階段對保護范圍進行限制，后又在侵權訴訟時“過河拆橋”，企圖恢復保護范圍，從而兩頭得利。

然而，禁止反悔原則僅能解決專利侵權過程產生的問題，對于專利授權、確權過程中產生的類似問題，就無能為力。此時，勢必要限制權利人的隨意解釋，避免其謀求不當利益。

當前，司法實踐對權利要求的解釋，采用了“語境論”的方式：即應當首先結合權利要求書、說明書、附圖等內部證據，必要的時候也應當結合所屬技術領域的教科書、技術詞典等外部證據，對權利要求作出合理的解釋。[1]

正如，在“墨盒”專利無效行政訴訟案中，最高人民法院在裁定中認為，專利權利要求的解釋方法在專利授權確權程序與專利民事侵權程序中既有根本的一致性，又在特殊場合下體現(xiàn)出一定的差異性，其差異突出體現(xiàn)在當事人意見陳述的作用上；在專利授權確權程序中，申請人在審查檔案中的意見陳述原則上只能作為理解說明書以及權利要求書含義的參考，而不是決定性依據。[2]

也就是說，在無效程序中，對權利要求不能隨意進行解釋，必須遵循一定的解釋順位關系，權利人的解釋不能成為司法機關裁判的依據。盡管近期美國司法實踐放棄了“最寬解釋原則”，但對權利要求的解釋，仍然是建立在專利權人不得隨意解釋，并且遵循解釋順位的前提之下進行的。

技術問題在比對中的影響

專利法的目的絕不是對任何細微的進步或任何思想的輕微進步都授予專利權。[3]因此，所有對于新穎性、創(chuàng)造性的思考都是圍繞解決技術問題來展開的，解決技術問題因此也成了判斷新穎性和創(chuàng)造性的邏輯起點。

如前所述，權利要求中技術特征的解釋要以說明書為依據。說明書對技術問題的記載，是理解技術特征是否還存在某種限定的重要因素。也就是說，說明書已記載了所要解決的技術問題。在這種情況下，即使權利要求書未對技術特征進行限定，也可以對通過說明書中記載的技術問題進行限定解釋。

問題在于，如果說明書中沒有就解決的技術問題進行記載，應如何理解？

在創(chuàng)造性判斷所遵循的“三步測試法”中，為在審查中客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術問題，首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比有哪些區(qū)別特征，然后根據該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。從這個意義上來說，發(fā)明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的技術任務。[4]

基于此，就會產生兩種情況：一是存在假區(qū)別技術特征。也就是說，即使存在相應的區(qū)別技術特征，但該區(qū)別技術特征并不解決技術問題，就不會使權利要求具備新穎性或創(chuàng)造性。

比如，在東莞匯美制罐公司與國家知識產權局復審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案中，權利人將卷邊描述為具備90度的技術特征，而實際上根據其他技術特征的描述，此處卷邊必然為90度。因此，該90度的描述實際上并未產生對權利要求的進一步限定。此種情況下，涉案專利并不能因為90度的描述而具備新穎性。

二是由于說明書中不以記載技術問題為強制要求，因此，即使說明書未記載該技術問題，如果存在區(qū)別技術特征，也不影響創(chuàng)造性的比對。此時，若存在實際解決的技術問題，已為對比文件相對應的技術特征所公開，則不具有創(chuàng)造性。反之，則具有創(chuàng)造性。

專利新創(chuàng)性比對方式，不是簡單地法條適用，而要結合背后法理依據，通過技術問題的理解、對比文件技術特征的分析、權利要求的解釋等一系列方法，才能掌握新創(chuàng)性比對的正確“鑰匙”。

注釋：

[1]劉慶輝：《專利授權程序中的權利要求解釋》，載微信公眾號《知產力》2017年7月1日。

[2] 再審申請人精工愛普生與被申請人專利復審委員會等發(fā)明專利權無效行政糾紛案，（2010）知行字第53-1號行政裁定書。

[3]石必勝：專利創(chuàng)造性判斷研究，知識產權出版社，2012年版，第121頁。

[4]參見《審查指南》第二部分第3章第3.2.1.1節(jié)。

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作者：陳明濤  蘭臺所知產團隊律師  北京外國語大學副教授

           郭潔  蘭臺所知產團隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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