商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)惡意搶注“歐尚”商標(biāo)被駁回！

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原標(biāo)題：果林微案丨刀槍劍戟共同打擊商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)惡意搶注

爭(zhēng)議商標(biāo)號(hào)：9611054號(hào)“歐尚”商標(biāo)

關(guān)鍵詞：商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、惡意搶注、45類

案情簡(jiǎn)介

山東省泰安財(cái)源商標(biāo)事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱財(cái)源事務(wù)所）于2003年11月10日登記成立，經(jīng)營(yíng)范圍為商標(biāo)代理。其于2011年6月17日，向商標(biāo)局提出爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在豆奶、豆腐制品等第29類商品上。2012年5月20日，商標(biāo)局對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以初步審定并公告。

法國(guó)歐尚集團(tuán)公司在爭(zhēng)議商標(biāo)的法定異議期內(nèi)向商標(biāo)局提出對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)的異議申請(qǐng)，主張爭(zhēng)議商標(biāo)與其在先注冊(cè)的“歐尚”商標(biāo)構(gòu)成近似，被異議人財(cái)源事務(wù)所惡意搶注其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，同時(shí)還侵犯了其在先字號(hào)。

2013年10月20日，商標(biāo)局作出異議裁定，認(rèn)為異議理由不成立，裁定對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

2013年11月15日，歐尚集團(tuán)向商評(píng)委提出復(fù)審。2015年1月30日，商評(píng)委復(fù)審裁定認(rèn)為：財(cái)源事務(wù)所的注冊(cè)行為違反了2014年施行的《商標(biāo)法》（以下稱現(xiàn)行商標(biāo)法）第十九條第四款，作為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)其代理服務(wù)以外類別的商標(biāo)，爭(zhēng)議商標(biāo)不應(yīng)予以注冊(cè)。

財(cái)源事務(wù)所向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，認(rèn)為商評(píng)委裁定違反了“法不溯及既往”的原則。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為財(cái)源事務(wù)所申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，惡意搶注他人商標(biāo)，破壞了商標(biāo)管理秩序，判決駁回財(cái)源事務(wù)所所有訴訟請(qǐng)求。

財(cái)源事務(wù)所向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，認(rèn)為其行為不違反第二次修正的商標(biāo)法的規(guī)定。北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為財(cái)源事務(wù)所屬于商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其申請(qǐng)注冊(cè)行為應(yīng)當(dāng)受現(xiàn)行商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定。其申請(qǐng)注冊(cè)類別超出類別，不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

裁判結(jié)果

商標(biāo)局：爭(zhēng)議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)；

商評(píng)委：違反現(xiàn)行商標(biāo)法第十九條第四款，爭(zhēng)議商標(biāo)不應(yīng)予以注冊(cè)；

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院：違反誠(chéng)實(shí)信用原則，爭(zhēng)議商標(biāo)不應(yīng)予以注冊(cè)；

北京市高級(jí)人民法院：違反現(xiàn)行商標(biāo)法第十九條第四款，爭(zhēng)議商標(biāo)不應(yīng)予以注冊(cè)。

法律評(píng)析

這個(gè)案子非常有趣，有趣的原因在于它的時(shí)間點(diǎn)，我們可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)案子恰巧遇上了2014年第三次修訂商標(biāo)法施行。如果把這個(gè)案子的時(shí)間點(diǎn)往后挪幾年，爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)間延至2015年，那這個(gè)案情簡(jiǎn)介應(yīng)該幾個(gè)字就結(jié)束，那就是商標(biāo)局駁回申請(qǐng)。如果把這個(gè)案子再往前挪幾年，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)不管案子走到哪一步程序，都不會(huì)出現(xiàn)“法不溯及既往”的文字表達(dá)。

原因非常簡(jiǎn)單，2014年施行的現(xiàn)行商標(biāo)法新增加了第十九條第四款“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。”如果本案爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間在現(xiàn)行商標(biāo)法施行期間，那么，商標(biāo)局會(huì)以該條規(guī)定駁回申請(qǐng)。但是可惜的是，舊商標(biāo)法并無(wú)該條規(guī)定。

本案爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人財(cái)源事務(wù)所是典型的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法的規(guī)定，其僅可在45類代理服務(wù)上進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，在其他類別上的申請(qǐng)均應(yīng)駁回。但是因其申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)新法尚未出臺(tái)，故而商標(biāo)局對(duì)其準(zhǔn)予注冊(cè)。

但是對(duì)于商評(píng)委及北京高院依據(jù)商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定作出裁判，我本人還是不予認(rèn)同的。首先，法不溯及既往原則是適用法律的重要原則，用新法規(guī)制舊行為一定是違反法律公平原則的。其次，本案中異議申請(qǐng)人在異議階段提出的異議理由中并無(wú)此項(xiàng)，那么商評(píng)委及北京高院越過(guò)申請(qǐng)人的理由，采用新理由作出裁判也是違反了行政訴訟基本原則的。其實(shí)，我本人更贊同北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的做法，適用誠(chéng)實(shí)信用原則。

律師點(diǎn)晴

選擇這樣一個(gè)案例與大家進(jìn)行分享，其實(shí)主要不是為了說(shuō)明法律適用或者行政訴訟程序中的問(wèn)題，這些問(wèn)題都屬于法理問(wèn)題，是由法官、律師等專業(yè)法律人員所應(yīng)探討的東西。分享這個(gè)案例，是為了告訴大家在遇到商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)搶注自身商標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)如何維權(quán)。維權(quán)手段應(yīng)現(xiàn)行商標(biāo)法施行時(shí)間點(diǎn)有所區(qū)別。

一、2014年5月1日現(xiàn)行商標(biāo)法施行之后，代理機(jī)構(gòu)在45類以外申請(qǐng)注冊(cè)

對(duì)于在現(xiàn)行商標(biāo)法施行之后，有商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)搶注商標(biāo)的，如果代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是在45類以外商品/服務(wù)類別上的，我相信憑借商標(biāo)局目前的審查水平，是不需要我們做什么，商標(biāo)局一定會(huì)將其駁回的。萬(wàn)一出現(xiàn)漏網(wǎng)之魚，我們也可以在三個(gè)月的異議期內(nèi)，僅以商標(biāo)法第十九條第四款提出異議申請(qǐng)，也是可以做到阻止該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)的。

二、2014年5月1日現(xiàn)行商標(biāo)法施行之后，代理機(jī)構(gòu)在45類上申請(qǐng)注冊(cè)以及現(xiàn)行商標(biāo)法施行之前在任意類別上的申請(qǐng)注冊(cè)

如果代理機(jī)構(gòu)就是選擇在45類上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的，而我們的商標(biāo)并未在45類上享有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利，無(wú)法直接適用商標(biāo)法第十九條第四款。以及現(xiàn)行商標(biāo)法施行之前，并無(wú)第十九條第四款可依時(shí)，我們可以根據(jù)具體情況提出異議：

1、如果自身商標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了馳名的程度，那么，我們可以通過(guò)商標(biāo)法第十三條的馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)阻止商標(biāo)的注冊(cè)。

2、如果自身商標(biāo)尚未達(dá)到馳名程度或者證明馳名難度較大，那么商標(biāo)法十五條是保護(hù)權(quán)利的利器，代理機(jī)構(gòu)意圖將被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)的，我們可以依據(jù)商標(biāo)法第十五條阻止其在其他不相同不類似商品/服務(wù)上的注冊(cè)。

3、如果自身注冊(cè)商標(biāo)與字號(hào)相同時(shí)，我們可以通過(guò)在先字號(hào)權(quán)阻止代理機(jī)構(gòu)在45類上搶注商標(biāo)。

4、依據(jù)商標(biāo)法第三十二條（舊商標(biāo)法第三十一條），可以提出代理機(jī)構(gòu)以不正當(dāng)手段搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)。

5、如果存在囤積商標(biāo)的情況或者囤積后不進(jìn)行使用而是高價(jià)轉(zhuǎn)讓等情況，我們也可以依據(jù)商標(biāo)法第四條及誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)商標(biāo)提出異議申請(qǐng)。

通過(guò)對(duì)案例進(jìn)行檢索，我發(fā)現(xiàn)本案當(dāng)事人財(cái)源事務(wù)所非常有趣，真是如其名一樣，渴望財(cái)源廣進(jìn)，其大量注冊(cè)知名企業(yè)商標(biāo)，除了本案的“歐尚”商標(biāo)外，還有“金龍魚”、“胡姬花”等等。我們檢索得出每個(gè)案子的不予注冊(cè)的依據(jù)均不大相同，但是殊途同歸，最終均不予注冊(cè)。

面對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的搶注行為，不論是適用新舊法，還是注冊(cè)在45類抑或是其他類別上，只要注冊(cè)行為不具有正當(dāng)性，那么都是可以通過(guò)多條理由，強(qiáng)而有力的阻止其注冊(cè)的。

來(lái)源：江蘇省專利信息服務(wù)中心
作者：尚雅瓊
編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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