日本專利實(shí)務(wù)中常見(jiàn)問(wèn)題解析

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作者：種星陽(yáng) 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：日本專利實(shí)務(wù)中常見(jiàn)問(wèn)題解析

近來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)更多地走出國(guó)門(mén)走向世界，中國(guó)制造風(fēng)潮也席卷全球。其中，日本作為我國(guó)的友好鄰邦，創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)，成為中國(guó)各企業(yè)所青睞的登陸點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)的專利也更多地需要在日本得到授權(quán)保護(hù)。

在這種背景下，更多的專利工作人員將接觸到日本特許業(yè)務(wù)。在實(shí)際接手日本特許申請(qǐng)案件時(shí)，面對(duì)著日本特許法的規(guī)定，由于語(yǔ)言等因素的制約，代理人們很難直觀地理解日本特許法中的各種“奇怪”的規(guī)定。

鑒于此，筆者選出了一些極具代表性的問(wèn)題，進(jìn)行回答。

日本特許法規(guī)定的“新規(guī)事項(xiàng)的追加”指的是什么？

“新規(guī)事項(xiàng)的追加”類似于中國(guó)專利法第33條規(guī)定的“超范圍”。

根據(jù)日本審查基準(zhǔn)第IV部第2章的規(guī)定，所謂被記載于原始申請(qǐng)文件中的事項(xiàng)，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)綜合原始文本中的全部記載內(nèi)容而能夠?qū)С龅氖马?xiàng)，即能夠從原始申請(qǐng)文件中明確得到的事項(xiàng)。

實(shí)際上，關(guān)于超范圍，日本曾經(jīng)也采用過(guò)與中國(guó)的“直接地、毫無(wú)疑義地確定”相類似的判定標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò)，日本通過(guò)2003的改法而修改為“能夠從原始申請(qǐng)文件中明確得到的事項(xiàng)”這一標(biāo)準(zhǔn)。由此可知，日本對(duì)于超范圍的判定標(biāo)準(zhǔn)較中國(guó)而言是相對(duì)寬松的。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第17條之2第3項(xiàng)及審查基準(zhǔn)第IV部第2章

日本特許法規(guī)定的“擴(kuò)大先愿”指的是什么？

在日本，將類似于中國(guó)抵觸申請(qǐng)的情形稱為“擴(kuò)大先愿”。對(duì)于某一申請(qǐng)日提出的專利申請(qǐng)而言，其新穎性會(huì)受到在該申請(qǐng)日以前提出且在該申請(qǐng)日以后公布的“擴(kuò)大先愿”的損害。然而，與中國(guó)不同的是，日本將自我沖突的兩種情形排除在外，也就是，相同的申請(qǐng)人或者相同的發(fā)明人的申請(qǐng)不構(gòu)成“擴(kuò)大先愿”。

而在中國(guó)，“抵觸申請(qǐng)”則不存在日本那樣的例外，包含由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型提出的申請(qǐng)。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第29條之2

在日本申請(qǐng)專利，對(duì)于語(yǔ)言文本有什么要求？

日本通過(guò)2016年的改法，將能夠以日語(yǔ)或英語(yǔ)進(jìn)行專利申請(qǐng)（基于巴黎公約）擴(kuò)大為能夠以包括日語(yǔ)和英語(yǔ)在內(nèi)的任何外語(yǔ)進(jìn)行申請(qǐng)。

當(dāng)申請(qǐng)人沒(méi)有足夠時(shí)間完成翻譯工作或者渴求獲取更早的申請(qǐng)日時(shí)，可以通過(guò)遞交日語(yǔ)的專利申請(qǐng)請(qǐng)求書(shū)，同時(shí)附上外語(yǔ)的申請(qǐng)文件（說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)、附圖等），來(lái)完成專利申請(qǐng)?jiān)谌毡镜倪f交。這種外語(yǔ)申請(qǐng)制度并不限于外國(guó)申請(qǐng)人，日本申請(qǐng)人自己也可以用外語(yǔ)來(lái)完成申請(qǐng)的提交。

不過(guò)，以外語(yǔ)提交的專利申請(qǐng)并非是一份完備的申請(qǐng)，提交之后尚不能啟動(dòng)具體的審查工作，審查流程只有在正式提交了申請(qǐng)文件的日語(yǔ)譯文之后才能啟動(dòng)。

按照日本專利制度的規(guī)定，從申請(qǐng)日（主張優(yōu)先權(quán)時(shí)，是指最早的優(yōu)先權(quán)日）起1年4個(gè)月以內(nèi)應(yīng)提交對(duì)應(yīng)的日語(yǔ)譯文。當(dāng)申請(qǐng)人未能在上述1年4個(gè)月以內(nèi)提交日語(yǔ)譯文的情況下，日本特許廳會(huì)通知申請(qǐng)人尚未提出譯文，此時(shí)，申請(qǐng)人從收到日本特許廳的通知起2個(gè)月內(nèi)仍然可以提交日語(yǔ)譯文。

此外，對(duì)于分案申請(qǐng)、申請(qǐng)的變更（發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)之間的相互變更）、基于授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)而進(jìn)行的發(fā)明申請(qǐng)等，即使上述1年4個(gè)月的期限已過(guò)，也可以通過(guò)外語(yǔ)來(lái)進(jìn)行申請(qǐng)的遞交，作為要求，要在這些申請(qǐng)的實(shí)際遞交日起2個(gè)月內(nèi)完成日語(yǔ)譯文的提交。

對(duì)于以外語(yǔ)提交的專利申請(qǐng)，在提交了日語(yǔ)譯文后，可以在外語(yǔ)申請(qǐng)文件記載的范圍內(nèi)對(duì)日語(yǔ)譯文的翻譯錯(cuò)誤進(jìn)行修改。

可見(jiàn)，日本的這種外語(yǔ)申請(qǐng)制度對(duì)申請(qǐng)人是十分友好的，能夠確保更早的申請(qǐng)日，避免了申請(qǐng)人無(wú)時(shí)間進(jìn)行翻譯或者因翻譯時(shí)間倉(cāng)促而導(dǎo)致出現(xiàn)大量翻譯錯(cuò)誤的狀況，而且即使出現(xiàn)翻譯錯(cuò)誤，也有進(jìn)行補(bǔ)救的機(jī)會(huì)。

與日本不同，在中國(guó)遞交申請(qǐng)（基于巴黎公約），目前只能夠采用中文進(jìn)行提交。而且在提交后，只能夠在不超出中文申請(qǐng)文件的范圍內(nèi)進(jìn)行修改。

上面提到的外語(yǔ)申請(qǐng)制度是對(duì)于基于巴黎公約的申請(qǐng)而言的，而對(duì)于PCT申請(qǐng)而言，中日是類似的，在日本允許用日語(yǔ)或英語(yǔ)、在中國(guó)允許用中文或英語(yǔ)進(jìn)行申請(qǐng)。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第36條之2

在日本實(shí)務(wù)中，主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)及要求是什么？

根據(jù)日本特許法第17條之2第1項(xiàng)的規(guī)定，在未發(fā)出過(guò)拒絕理由通知（相當(dāng)于中國(guó)的審查意見(jiàn)通知書(shū)）的情況下，從提交申請(qǐng)起直至授權(quán)決定的副本送達(dá)以前，均可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。

另一方面，在發(fā)出過(guò)拒絕理由通知的情況下，從提交申請(qǐng)起直至接收到第一次發(fā)出的拒絕理由通知為止，均可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。

可以看出，在日本進(jìn)行主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)也比中國(guó)寬松許多。在中國(guó)，只能夠在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)、以及收到進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的通知起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行主動(dòng)修改。

作為對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改的要求，中日是類似的，只要不超出原始申請(qǐng)文件記載的范圍即可。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第17條之2

日本拒絕理由通知有什么類型？

在日本，拒絕理由通知（對(duì)應(yīng)于中國(guó)的審查意見(jiàn)通知）分為兩種，即最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知，如下圖所示。

日本專利實(shí)務(wù)中常見(jiàn)問(wèn)題解析

最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知

在日本，針對(duì)應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問(wèn)題進(jìn)行通知，這樣的拒絕理由通知稱為最初的拒絕理由通知。

注意，最初的拒絕理由通知并非特指第一次的拒絕理由通知。

這樣因?yàn)?，雖然無(wú)論是中國(guó)還是日本，原則上都應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中將所有問(wèn)題都通知給申請(qǐng)人以節(jié)約程序，但是在實(shí)際的審查中，因遺漏而未在第一次的拒絕理由通知中指出所有問(wèn)題的情況并不少見(jiàn)。

因此，在第二次以及之后的拒絕理由通知中通知了應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問(wèn)題時(shí)，這樣的拒絕理由通知仍然稱為最初的拒絕理由通知。

總之，第一次的拒絕理由通知必然是最初的拒絕理由通知；第二次以后的拒絕理由通知是最初的拒絕理由通知還是最后的拒絕理由通知，不是根據(jù)通知的次數(shù)，而是要根據(jù)通知的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行判斷。另外，在判斷為屬于最后的拒絕理由通知時(shí)，審查員會(huì)在通知書(shū)中標(biāo)注“最后”兩字。

--相關(guān)法規(guī)：日本審查基準(zhǔn)之第I部審查總論第2章第3節(jié)

在日本實(shí)務(wù)中，對(duì)答復(fù)拒絕理由通知時(shí)的修改有何要求？

在日本，拒絕理由通知（對(duì)應(yīng)于中國(guó)的審查意見(jiàn)通知）分為兩種，即最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知，針對(duì)兩種拒絕理由通知答復(fù)時(shí)的修改要件自然也是不同的，其差異如下。

答復(fù)最初的拒絕理由通知時(shí)禁止的修改：新規(guī)事項(xiàng)的增加（法17條之2第3項(xiàng)，即超范圍要件）+shift（法17條之2第4項(xiàng)，即單一性要件）

答復(fù)最后的拒絕理由通知時(shí)禁止的修改：新規(guī)事項(xiàng)的增加（法17條之2第3項(xiàng)，即超范圍要件）+shift（法17條之2第4項(xiàng)，即單一性要件）+目的外修改（法17條之2第5項(xiàng)）

注：目的外修改是指除以下修改之外的修改：

（a）權(quán)利要求的刪除

（b）權(quán)利要求的范圍的縮減

（c）筆誤的修改

（d）對(duì)不清楚的記載內(nèi)容的解釋

可見(jiàn)，日本在答復(fù)最后的拒絕理由通知時(shí)，與答復(fù)最初的拒絕理由通知相比，增加了禁止“目的外修改”這一嚴(yán)格的要求。實(shí)際上，正是多了這個(gè)要求，在日本答復(fù)最后的拒絕理由通知時(shí)的限制基本上類似于中國(guó)答復(fù)任何一次審查意見(jiàn)通知時(shí)的限制。

另一方面，在答復(fù)最初的拒絕理由通知時(shí)，只要滿足了超范圍要件及單一性要件，則即使進(jìn)行了類似擴(kuò)大保護(hù)范圍、增加權(quán)利要求等修改也是允許的，而這是在中國(guó)答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)所不允許的。所以，在日本會(huì)格外珍惜答復(fù)最初的拒絕理由通知這個(gè)機(jī)會(huì)。

最后說(shuō)明一點(diǎn)，無(wú)論是答復(fù)最初的拒絕理由通知還是最后的拒絕理由通知，即使申請(qǐng)人進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的修改，只要沒(méi)有能夠完全克服審查員指出的問(wèn)題，審查員都是可以直接駁回的，這體現(xiàn)了日本審查制度“快”但不盡人意的地方。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第17條之2

在日本申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)，可以省略六視圖中的部分視圖嗎？

在正投影圖法做圖的情況下，可以省略六視圖中的部分視圖，主要情形如下：

·若主視圖與后視圖為同一形狀或?qū)ΨQ形狀，則可省略后視圖。

·若左視圖與右視圖為同一形狀或?qū)ΨQ形狀，則可省略其中一側(cè)視圖。

·若俯視圖與仰視圖為同一形狀或?qū)ΨQ形狀，則可省略仰視圖。

·若主視圖、后視圖、左視圖、右視圖為同一形狀，則可省略后視圖、左視圖、右視圖。

·針對(duì)因設(shè)置或放置而平常無(wú)法看到底部的大型機(jī)械等，可省略仰視圖。

·針對(duì)通?？床坏降撞壳壹词箾](méi)有仰視圖也能正確把握外觀設(shè)計(jì)的大型車(chē)輛等重物，可省略仰視圖。

需要說(shuō)明的是，在省略了某視圖的情況下，需要在“外觀的說(shuō)明”一欄填寫(xiě)“省略理由以及省略哪個(gè)視圖”。

也就是說(shuō)，除了大型機(jī)械、車(chē)輛等重物以外，不能以某視圖沒(méi)有設(shè)計(jì)要點(diǎn)為由而省略該側(cè)視圖，即便該側(cè)視圖僅僅是簡(jiǎn)單的圖形、直線，也需要提供該側(cè)視圖。

在日本的權(quán)利要求書(shū)中，可以出現(xiàn)附圖嗎？

一般情況下，由于附圖表示的內(nèi)容可被解釋為多種含義，因此，在權(quán)利要求的記載中，通過(guò)附圖來(lái)表示技術(shù)特征的情況下，大多會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。

但是，也有不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚的情況，可舉出如下例子：

·在化學(xué)領(lǐng)域中，以XRD等其它光譜圖表示某化學(xué)物質(zhì)的情況

·“一種合金，其由圖1所示的點(diǎn)A、點(diǎn)B、點(diǎn)C、點(diǎn)D所圍成的范圍內(nèi)的Fe/Cr/Ar以及x%以下的雜質(zhì)形成”，由于合金組分相互之間的關(guān)系是特定的，且該關(guān)系以與數(shù)值或文章為同等的程度的方式將圖記載于權(quán)項(xiàng)中，可明確表示的情況。

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編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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