發(fā)明專利申請的“事后諸葛亮”，怎么破？

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原標題：“事后諸葛亮”，怎么破？

在發(fā)明專利申請中，大多數(shù)的申請屬于改進型的發(fā)明申請，即其與現(xiàn)有技術的區(qū)別主要涉及對現(xiàn)有技術中已知的技術手段的改進。這使得這些改進型發(fā)明申請在實際審查過程中，容易被審查員在了解了本申請的技術后而視為顯而易見，這就是所謂的“事后諸葛亮”。在審查改進型發(fā)明中，比較容易出現(xiàn)的爭議體現(xiàn)在對“事后諸葛亮”的認知上。實際上，在理想情況下，應該以客觀而且準確的方式確定本發(fā)明相比于現(xiàn)有技術的實際解決技術問題，以避免成為事后諸葛亮。

實際造成“事后諸葛亮”的情形可能有多種，在下文中將就示例性的案件舉例說明其中一種情形。在這種情形中，審查意見會將包含了本發(fā)明的具體技術手段的技術問題作為本發(fā)明的實際解決的技術問題，從而將實際解決的技術問題確定為非常下位和非常具體的問題。

在決定號為109833的復審審查決定中，所涉及的發(fā)明申請要求保護一種解鎖手持電子設備的方法，權利要求1與對比文件1的區(qū)別包括：本發(fā)明限定了解鎖手持電子設備的方法和過程，并且在觸敏顯示器上實現(xiàn)檢測接觸、移動圖像以及判斷圖像從第一預定位置移動到預定區(qū)域，從而實現(xiàn)手持電子設備的解鎖。

對于此案，專利復審委員會認為，在根據(jù)區(qū)別技術特征確定實際解決技術問題時，如果將權利要求1實際解決的技術問題確定為“如何在觸敏顯示器上實現(xiàn)檢測接觸、移動圖像以及判斷圖像從第一預定位置移動到預定區(qū)域而進行手持電子設備的解鎖”，那么這會使得對該發(fā)明的創(chuàng)造性判斷陷入“事后諸葛亮”。所確定的實際解決技術問題不應包含全部或部分區(qū)別技術特征。

因此，筆者認為，在判斷該發(fā)明的創(chuàng)造性時，應該認為本領域技術人員在做出該發(fā)明時對該發(fā)明是一無所知的，那么在缺少相關技術教導下，自然也不會知道“在觸敏顯示器上實現(xiàn)檢測接觸、移動圖像以及判斷圖像從第一預定位置移動到預定區(qū)域”。否則，該確定的技術問題本身就提供了對用于解決技術問題的技術手段的啟示。

從而，在將具體技術手段從原技術問題中排除后，并根據(jù)該區(qū)別技術特征在發(fā)明中實際獲得的技術效果，本發(fā)明實際解決的技術問題應被重新確定為“如何提高手持電子設備解鎖的便捷性以避免誤解鎖”。由于現(xiàn)有技術沒有教導如何解決提高手持電子設備解鎖的便捷性以避免誤解鎖這樣的問題，也沒有給出解決該問題的技術啟示，從而應該認為權利要求1的方案相對于現(xiàn)有技術具備創(chuàng)造性。

綜上所述，本文嘗試探討了在答復“事后諸葛亮”型審查意見時可以考慮的答復思路。如果發(fā)現(xiàn)審查意見所判斷的發(fā)明實際解決的技術問題中包含了全部或者部分區(qū)別技術特征，在答復審查意見時，可以重新確定正確的技術問題，并陳述在重新確定的技術問題下本發(fā)明具備創(chuàng)造性的理由。

來源：康信知識產(chǎn)權微信平臺

作者：陳方鳴

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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