韓國審查意見通知書答復(fù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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作者：宋東穎 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：韓國審查意見通知書答復(fù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

目前隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程不斷深化，中國申請(qǐng)人向國外其他國家申請(qǐng)的專利數(shù)量也逐年增加。但由于各個(gè)國家的專利法以及審查實(shí)務(wù)等內(nèi)容都有所差異，這就要求中國申請(qǐng)人或代理機(jī)構(gòu)熟悉掌握不同國家的專利法規(guī)定或?qū)彶榈奶攸c(diǎn)。其中，對(duì)于專利申請(qǐng)而言，審查意見通知書的答復(fù)無疑是非常關(guān)鍵的，這個(gè)過程中決定著專利的授權(quán)或駁回，也決定著專利的保護(hù)范圍。應(yīng)對(duì)審查意見時(shí)，我們要根據(jù)各個(gè)國家的審查實(shí)務(wù)上的差異，靈活采用不同的審查意見答復(fù)策略，由此才能確保專利授權(quán)，并取得最大的保護(hù)效果。

筆者在近幾年代理了不少中國申請(qǐng)人的韓國申請(qǐng)，故在此總結(jié)了一些答復(fù)韓國審查意見時(shí)的要點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)，希望能有助于中國申請(qǐng)人向韓國申請(qǐng)專利時(shí)，選擇合適的審查意見答復(fù)策略。

在本文中，筆者將主要介紹專利申請(qǐng)階段中的意見通知書。

1 韓國審查意見種類

專利申請(qǐng)階段中的意見通知書主要有：最初意見通知書、最終審查意見通知書、駁回通知書、再審后的駁回通知書。

針對(duì)在第一次審查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通知，這樣的審查意見通知稱為最初審查意見通知。要注意的是，最初審查意見通知并非特指第一次的審查意見通知。原則上都應(yīng)該在最初審查意見通知中將所有問題都通知給申請(qǐng)人，以節(jié)約程序，但是在實(shí)際的審查中，因遺漏而未在第一次的審查意見通知中指出所有問題的情況并不少見。因此，在第二次以及之后的審查意見通知中通知了應(yīng)該在第一次的審查意見通知中指出的問題時(shí)，這樣的審查意見通知仍然稱為最初審查意見通知。而最終審查意見通知書是由申請(qǐng)人答復(fù)最初審查意見通知書時(shí)進(jìn)行的修改所導(dǎo)致的拒絕理由。

總之，第一次的審查意見通知必然是最初審查意見通知；第二次以后的審查意見通知是最初審查意見通知還是最后的審查意見通知，不是根據(jù)通知的次數(shù)，而是要根據(jù)通知的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行判斷。另外，在判斷為屬于最后的審查意見通知時(shí)，審查員會(huì)在通知書中標(biāo)注“最終”兩字。

駁回通知書是指經(jīng)過審查員的審查認(rèn)為專利沒有授權(quán)前景時(shí)下發(fā)的第一次的駁回通知書。對(duì)于該駁回通知書可以有兩種途徑應(yīng)對(duì)：1）修改申請(qǐng)文件，并進(jìn)行再審查請(qǐng)求；2）不修改，直接進(jìn)行不服審判請(qǐng)求。

上述途徑1）的再審查其實(shí)類似于中國復(fù)審過程中的前置審查，但就是把該過程單獨(dú)分了出來，并規(guī)定一定要有修改才可以。該過程中將由原審查員繼續(xù)再審。而再審后，審查員如認(rèn)為還是沒有授權(quán)前景，則將下發(fā)再審后的駁回通知書。對(duì)于再審后的駁回通知書的應(yīng)對(duì)方案，只能采取不修改、并進(jìn)行不服審判請(qǐng)求的方式。

上述途徑2）的不服審判類似于中國的前置審查之后的復(fù)審過程，將由專利審判院組成合議組并對(duì)審查員的審查意見合理與否進(jìn)行判斷。如果合議組認(rèn)為審查員的意見不合理，將撤銷駁回決定，而如果認(rèn)為審查員的意見合理，則將維持駁回決定，并下發(fā)告知不服審判理由不成立的審結(jié)文。而對(duì)于上述審結(jié)文，后續(xù)則只能向?qū)＠ㄔ哼M(jìn)行審結(jié)撤銷訴訟。

2 答復(fù)審查意見時(shí)的修改范圍

對(duì)于答復(fù)最初審查意見時(shí)的修改范圍而言，只要不超過原說明書、權(quán)利要求書和附圖的記載范圍即可（即不修改超范圍即可）。不會(huì)受到如中國審查意見答復(fù)時(shí)的修改方式的限定，即相比于中國OA答復(fù)時(shí)的修改方式更加寬松。

而對(duì)于答復(fù)最終審查意見、或請(qǐng)求再審查時(shí)的修改范圍而言，除了不能修改超范圍的同時(shí)，還僅限于以下修改方式：a.對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行限定或者刪除等縮小權(quán)利范圍的修改；b.修改錯(cuò)誤的記載內(nèi)容；c.使不清楚的部分更加清楚；d對(duì)于修改超范圍的權(quán)利要求，修改為原記載方式的權(quán)利要求，或同時(shí)進(jìn)行上述a~c的修改。

再審查請(qǐng)求時(shí)的修改，必須是縮小保護(hù)范圍的、對(duì)權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)內(nèi)容的修改。

3 審查意見答復(fù)期限

整體來說，韓國的審查意見答復(fù)期限偏短，對(duì)于最初意見通知書和最終審查意見通知書的應(yīng)對(duì)期限為兩個(gè)月，而對(duì)于駁回通知書和再審后的駁回通知書的答復(fù)期限均為30天。

另外，要注意的是韓國的答復(fù)期限是不加如中國的推定收到的15天時(shí)間。

4 期限的延長

對(duì)于上述前兩種審查意見可單次延期至少1個(gè)月、且最長延長4個(gè)月，而對(duì)于后兩種駁回通知書可最多延長30天、且僅限一次。

例如在變更韓國代理機(jī)構(gòu)等特殊情況下，雖然還能請(qǐng)求再進(jìn)行延長期限，但筆者建議還是盡早答復(fù)韓國的審查意見，因?yàn)轫n國專利申請(qǐng)制度中除非由于不可抗力導(dǎo)致延誤，否則是不可能請(qǐng)求權(quán)利恢復(fù)的，因此如果錯(cuò)過絕限，基本無法恢復(fù)。

5 韓國專利審查特點(diǎn)及答復(fù)策略總結(jié)

1） 韓國專利局傾向于將專利審查的周期縮短，故審查意見通知書下發(fā)時(shí)間較其他國家都要快，并且每個(gè)申請(qǐng)結(jié)案（授權(quán)或駁回）的時(shí)間也相對(duì)較短。

因此，對(duì)于韓國的審查意見一定要做到及時(shí)確認(rèn)、及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)、及時(shí)跟客戶商定答復(fù)方案。并且，由于外所也要一定時(shí)間來準(zhǔn)備交局文件，所以一定要盡量在絕限3~7天前給外所下達(dá)答復(fù)指示。

另外，如上所述，由于韓國審查員會(huì)比較傾向于縮短結(jié)案時(shí)間，因此如果答復(fù)時(shí)未能充分說服審查員或未能克服審查員指出的缺陷則有可能在答復(fù)最初審查意見通知書后直接收到駁回通知書，故一定要注意是否完全克服所有缺陷，對(duì)創(chuàng)造性等問題是否能充分說服審查員。尤其，也要注意在如何授權(quán)和如何保護(hù)更大的范圍之間做好平衡，避免為了授權(quán)而犧牲了過大的保護(hù)范圍，或?yàn)榱藸幦”Ｗo(hù)范圍而導(dǎo)致授權(quán)前景很好的申請(qǐng)直接被駁回的情況。

2）韓國審查意見通知書中的審查意見寫的一般較簡略，對(duì)于申請(qǐng)中的很多結(jié)構(gòu)的判定都會(huì)籠統(tǒng)的說對(duì)比文件公開了，但也并不會(huì)具體指哪個(gè)部分公開，或?qū)?yīng)于哪個(gè)特征。

因此，要格外注意對(duì)審查意見內(nèi)容的核實(shí)，筆者答復(fù)韓國審查意見時(shí)，很多情況下都會(huì)發(fā)現(xiàn)審查員指出被對(duì)比文件公開的特征并不對(duì)應(yīng)的情況，并且答復(fù)時(shí)也是抓住這些錯(cuò)誤的判定，最終以比較大的保護(hù)范圍授權(quán)。如果僅僅采納審查員觀點(diǎn)，并考慮縮小范圍的話有可能會(huì)無法為申請(qǐng)人爭取最好的結(jié)果。

3）韓國的審查尺度較中國更寬松一些，即在韓國授權(quán)的一些專利，在中國有可能會(huì)被駁回；而在中國有一些駁回的專利，則有可能在韓國授權(quán)。雖然，可能會(huì)有兩國代理機(jī)構(gòu)的處理能力差異，或者對(duì)比文件不同而導(dǎo)致不同結(jié)果的可能性，但經(jīng)過長期比較，筆者認(rèn)為韓國的審查尺度較中國確實(shí)有一些寬松。

例如，在中國的專利審查中，審查員經(jīng)常用“常規(guī)技術(shù)手段”或“常規(guī)選擇”等理由來否定技術(shù)特征，且如果結(jié)合技術(shù)方案沒有特別的技術(shù)效果或者明顯能說明其并不屬于“常規(guī)技術(shù)手段”或“常規(guī)選擇”的理由的話，不太容易說服審查員。但韓國審查員對(duì)于“常規(guī)技術(shù)手段”或“常規(guī)選擇”的應(yīng)用，并不像中國審查員那么“堅(jiān)定”。筆者多次通過將被審查員指出是“常規(guī)技術(shù)手段”或“常規(guī)選擇”的從屬權(quán)利要求合并至獨(dú)權(quán)，并爭辯整體技術(shù)方案上的差異及/或所能獲得的有益的技術(shù)效果，使看似極其簡單的技術(shù)方案或區(qū)別特征極其簡單的專利最終授權(quán)。

因此，覺得沒有很好的答復(fù)方案的情況下，不妨嘗試從這些被審查員指出“常規(guī)技術(shù)手段”或“常規(guī)選擇”的特征找到突破口。

4）要特別注意的是，在韓國申請(qǐng)實(shí)用新型也是需要進(jìn)行實(shí)審的，雖然對(duì)于發(fā)明和實(shí)用新型的新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定跟中國比較相似，但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得知韓國實(shí)用新型的審查尺度并不比發(fā)明的審查尺度低多少。因此，就存在很多中國的實(shí)用新型申請(qǐng)向國外申請(qǐng)時(shí)，特別容易駁回的情況。代理人應(yīng)清楚對(duì)此了解，并適當(dāng)提醒申請(qǐng)人，咨詢是否要繼續(xù)申請(qǐng)。

另外，韓國有一種在發(fā)明和實(shí)用新型申請(qǐng)之間轉(zhuǎn)換的程序，有的申請(qǐng)人或代理人可能會(huì)想嘗試先申請(qǐng)發(fā)明專利，如果授權(quán)前景較小的話再變更為實(shí)用新型專利。但如上所述，實(shí)際上韓國的實(shí)用新型和發(fā)明的審查尺度僅具有法規(guī)文字上的差異，實(shí)際審查時(shí)審查尺度基本相似，故與韓國代理所咨詢后得知，這種申請(qǐng)即使變更后也是很難獲得實(shí)用新型專利權(quán)的。

5）韓國專利申請(qǐng)中可分案的時(shí)機(jī)并非像中國那樣靈活。具體地，在審查階段中能夠進(jìn)行分案的期限為可應(yīng)對(duì)審查意見通知書的期限內(nèi)，最晚是可進(jìn)行不服審判請(qǐng)求的請(qǐng)求期限內(nèi)。也就是說，在收到駁回通知書或再審后的駁回通知書后，打算以不服審判的方式應(yīng)對(duì)時(shí)，這個(gè)能提出不服審判的期限最終絕限日就是可提交分案申請(qǐng)的最終期限（如對(duì)該絕限請(qǐng)求延長期限，則在延長的期限內(nèi)也是可以提交分案的）。因此，整體判定后認(rèn)為不服審判請(qǐng)求成功可能性不是很高，但申請(qǐng)中存在一部分有授權(quán)前景的技術(shù)方案的話，一定要在不服審判絕限日之前進(jìn)行分案。如果不服審判后審查員仍然堅(jiān)持駁回意見時(shí)，此時(shí)再想提分案是無法進(jìn)行的。

期望上面的內(nèi)容能夠能夠給有意向韓國申請(qǐng)專利的申請(qǐng)人或有相應(yīng)業(yè)務(wù)的代理機(jī)構(gòu)帶來幫助。但由于筆者所學(xué)內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，可能對(duì)于有些規(guī)定及實(shí)務(wù)的掌握也并非十分準(zhǔn)確，對(duì)此還望諒解。

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作者：宋東穎 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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