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作者：莊莉 北京市盈科（深圳）律師事務所律師
原標題：“商標申請駁回復審行政糾紛”案件，民告官勝訴的14種關(guān)鍵理由
第一部分 前言
近幾年，筆者在代理商標授權(quán)確權(quán)行政訴訟案件的過程中發(fā)現(xiàn)，不少商標申請人在剛收到商標評審委員會（以下簡稱“商評委”）作出的對其不利的行政裁決時常表示不服，但經(jīng)過一番思慮后，又往往會放棄向法院提起行政訴訟，盡管內(nèi)心確有不甘。經(jīng)筆者進一步了解，其放棄理由往往不是綜合分析案件本身的勝訴幾率，而是樸素地認為“民告官”怎么可能贏？事實真的如此嗎？
現(xiàn)借助于大數(shù)據(jù)，針對商評委以《中華人民共和國商標法》（下文簡稱“《商標法》”）第三十條【1】即以“相同近似”這一理由駁回，筆者研究了2018年至2019年上半年的573份“商標申請駁回復審行政糾紛”勝訴判決，總結(jié)出影響該類案件的14種關(guān)鍵理由，以便幫助商標申請人更有效地作出是否提起行政訴訟的決定，也希望對專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)律師開展更精準、更有效的案件代理有所啟示和借鑒。
關(guān)于“勝訴”的定義：本文所稱“勝訴”是指人民法院依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》（以下簡稱“《行政訴訟法》”）第七十條【2】、第八十九條第三款【3】的規(guī)定，判令被告即商標評審委員會重新作出行政行為的案件。
第二部分 正文
根據(jù)《行政訴訟法》第六條【4】及《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十八條【5】的規(guī)定，筆者將相關(guān)理由分為兩大類，一是證明“商評委違反行政行為合法性”，二是出現(xiàn)“新證據(jù)”。
一、 證明商評委違反行政行為合法性
根據(jù)《行政訴訟法》第六條的規(guī)定“人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進行審查。”而就商標申請駁回復審行政糾紛而言，商評委的決定是否違反合法性，可從以下三個方面的事實理由展開：
1、理由之“訴爭商標和引證商標的商標標識不近似”（即行政行為依據(jù)的主要證據(jù)不足）
案例1：（2018）京73行初6311號
裁判要點：訴爭商標“
”與引證商標“
”在呼叫、含義、整體視覺方面差異性明顯，不構(gòu)成近似商標。故訴爭商標與引證商標未構(gòu)成使用在同一種或類似服務上的近似商標。被訴決定證據(jù)不足，本院予以撤銷。
商評委對一審結(jié)果不服，上訴。二審維持原判。
2、理由之“訴爭商標和引證商標指定使用的商品不類似” （即行政行為依據(jù)的主要證據(jù)不足）
案例2：（2018）京73行初5655號
裁判要點：本案中，訴爭商標指定使用的“聲音傳送裝置”商品與引證商標一、三核定使用的商品在《類似商品和服務區(qū)分表》中分屬不同的群組，且在實際使用過程中，訴爭商標指定使用的“聲音傳送裝置”商品與引證商標一、三核定使用的商品亦不構(gòu)成類似商品。被訴決定證據(jù)不足，本院應予撤銷。
3、理由之“商標申請人與引證商標所有人為同一主體”（行政行為依據(jù)的主要證據(jù)不足）
案例3：（2018）京行終2668號
裁判要點：訴爭商標申請人大眾公司（英文名稱Volkswagen AG）與引證商標一、二持有人的名稱一致，注冊地址雖然略有不同，但不能據(jù)此否認大眾公司與引證商標一、二持有人實質(zhì)為同一市場主體的事實。因此，引證商標一、二不應成為訴爭商標申請注冊的在先權(quán)利障礙。
4、理由之“商評委違反法定程序”
案例4：(2018)最高法行再26號
裁判要點：商標局針對申請商標作出的駁回決定所依據(jù)的事實基礎明顯有誤，在迪奧爾公司明確將此作為復審理由的情況下，商標評審委員會對此未予審查與置評的作法違反商標法實施條例第五十二條的規(guī)定，有違行政程序正當性的原則。
二、 向法院提交“新證據(jù)”
行政訴訟中的舉證責任主要在于被告,即作出具體行政行為的行政機關(guān)應當證明其行為的合法性。但這并不排斥行政相對人即原告進行舉證，原告有權(quán)在行政訴訟中提交其在具體行政行為作出過程中未提交的證據(jù)。只不過這一權(quán)利應受到限制,即行政訴訟原告必須有正當理由,其提交的此類證據(jù)才會被法院作為新證據(jù)采納。根據(jù)新證據(jù)的特點，筆者歸納為以下四種類型：
(一) 新證據(jù)：“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫”
1、理由之“引證商標已過寬展期未續(xù)展”
案例5：（2018）京73行初9549號
裁判要點：引證商標因商標專用權(quán)到期未續(xù)展，已經(jīng)被注銷。在本案訴訟程序中，原告向本院提交了引證商標的信息頁及流程打印件，由于該證據(jù)屬于新證據(jù)，本院予以采信。引證商標已經(jīng)被注銷，其不再成為訴爭商標注冊申請的在先權(quán)利障礙。
2、理由之“引證商標已被駁回”
案例6：（2018）京73行初9648號
裁判要點：在本案審理期間，原告向本院提交了引證商標檔案，證明引證商標的注冊申請已被駁回，由于該證據(jù)屬于新證據(jù)，本院予以采信。
3、理由之“引證商標權(quán)利人已經(jīng)注銷”
案例7：（2018）京73行初4082號
裁判要點：本案中，引證商標權(quán)利人已注銷，且未對其商標權(quán)利進行處置，引證商標不再具備使用的可能，故其不應再構(gòu)成訴爭商標申請注冊的在先障礙。
(二) 新證據(jù)：“除惡”
根據(jù)《商標法》第三十三條、第四十四條、第四十五條，在先權(quán)利人或利害關(guān)系人可以對已經(jīng)初審公告的商標提交不予注冊申請或?qū)σ呀?jīng)注冊的商標提交無效宣告申請。而申請的理由一般是引證商標損害了系爭商標申請人的權(quán)利，如以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標等。因此下列兩種理由正是訴爭商標申請人利用法律武器維護自己權(quán)利的體現(xiàn)，故謂之“除惡”。
1、理由之“引證商標因異議程序被不予注冊”
案例8：(2018)京73行初3329號
原告訴稱：引證商標為搶注原告在先使用并有一定影響力的商標，原告對引證商標提出異議申請并收到了引證商標不予注冊的決定。
裁判要點：引證商標被決定不予注冊，訴爭商標注冊的權(quán)利障礙已發(fā)生變化，本院據(jù)此撤銷被訴決定，被告應當在新的事實基礎上對此重新審查并作出決定。
2、理由之“引證商標已經(jīng)被宣告無效”
案例9：（2017）京73行初939號
裁判要點：本案中，引證商標已被無效宣告全部無效，相關(guān)公告發(fā)布在第1599期《商標公告》中，故其不再構(gòu)成訴爭商標的在先注冊障礙。
(三) 新證據(jù)：“清理攔路虎”
理由之“引證商標已經(jīng)因三年不使用被撤銷”
根據(jù)《商標法》第四十九條規(guī)定，沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標，即俗稱“撤三”。該規(guī)定的立法目的在于督促商標權(quán)人合法有效使用商標，客觀上起到清理閑置商標，抑制“注而不用”，維護公平競爭秩序的目的。
從統(tǒng)計結(jié)果看，近七成的案件是因引證商標被撤三而取得勝訴，撤三成為訴爭商標申請人掃除商標注冊障礙的最常用的手段。
案例10：(2018)京73行初9146號
裁判要點：本院認為，引證商標一已被撤銷，訴爭商標注冊的權(quán)利障礙已發(fā)生變化，本院據(jù)此撤銷被訴決定，被告應當在新的事實基礎上對此重新審查并作出決定。
值得一提的是，筆者在執(zhí)業(yè)的過程中發(fā)現(xiàn)近年來撤三已經(jīng)出現(xiàn)了一定的異化，有些訴爭商標申請人惡意通過撤三程序，以達到打擊競爭對手，搶奪商標權(quán)的目的。不僅給商標權(quán)人造成非常大的困擾，更是浪費了行政和司法資源。所以，在此建議訴爭商標申請人應避免采用惡意撤三的形式來達到自己的目的。
(四) 新證據(jù)：“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”
如果從上述提到的幾個方面都找不到合適的理由，不妨換個角度，看看能否通過與引證商標所有人進行溝通取得案件進展？
1、理由之“與引證商標所有人簽訂《商標共存協(xié)議》”
案例11：（2018）京73行初1838號
裁判要點：本案中，原告已經(jīng)與引證商標所有人簽訂了共存協(xié)議，且訴爭商標與引證商標存在一定差別，故引證商標不再構(gòu)成訴爭商標的在先注冊障礙。在此基礎上，對于商品類似方面的問題無須再行評述。
需要注意的是：雙方簽訂《商標共存協(xié)議》被法院認可的前提是訴爭商標與引證商標存在一定差別。
2、理由之“引證商標轉(zhuǎn)讓至訴爭商標申請人名下”
案例12：（2018）京73行初7374號
裁判要點：本案中，引證商標已轉(zhuǎn)讓給原告，故其不再構(gòu)成訴爭商標核準注冊的在先權(quán)利障礙。
3、理由之“訴爭商標轉(zhuǎn)讓給引證商標所有人”
案例13：（2018）京73行初10083號
裁判要點：至本案審理終結(jié)，原告與引證商標一至四商標權(quán)利所有人簽訂《共存協(xié)議》，且訴爭商標亦正處于轉(zhuǎn)讓給引證商標一至四商標權(quán)利所有人的程序中，引證商標五已經(jīng)被駁回注冊，故引證商標一至五不再是訴爭商標的注冊障礙。被告應當在新的事實基礎上對此重新審查并作出決定。
4、理由之“引證商標所有人注銷部分商品”
案例14：(2018)京73行初5933號
裁判要點：引證商標因所有人申請注銷已經(jīng)在“家具”商品上被注銷。（商標撤銷公告刊登于2018年5月20日，總第1600期）。在本案訴訟程序中，原告向本院提交了商標注銷公告，由于該證據(jù)屬于新證據(jù)，本院予以采信。
第三部分 結(jié)語
通過對以上14種關(guān)鍵理由的梳理與歸納，今后申請人在面對商評委作出的駁回復審決定時，可以沿著上述思路并結(jié)合引證商標的具體情況進行全面、深入的分析，在全案分析的基礎上再決定是否向法院提起行政訴訟。
附相關(guān)法律規(guī)定：
【1】《商標法》第三十條 申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。
【2】《行政訴訟法》第七十條 行政行為有下列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出行政行為：（一）主要證據(jù)不足的；（二）適用法律、法規(guī)錯誤的；（三）違反法定程序的；（四）超越職權(quán)的；（五）濫用職權(quán)的；（六）明顯不當?shù)摹?/span>
【3】《行政訴訟法》第八十九條第三款 人民法院審理上訴案件，需要改變原審判決的，應當同時對被訴行政行為作出判決。
【4】《行政訴訟法》第六條 人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進行審查。
【5】《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十八條 人民法院審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件的過程中，商標評審委員會對訴爭商標予以駁回、不予核準注冊或者予以無效宣告的事由不復存在的，人民法院可以依據(jù)新的事實撤銷商標評審委員會相關(guān)裁決，并判令其根據(jù)變更后的事實重新作出裁決。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：莊莉 北京市盈科（深圳）律師事務所律師
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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