《商標(biāo)法》第四十四條第一款對(duì)商標(biāo)惡意注冊(cè)的規(guī)制——“黑人”系列商標(biāo)無效宣告案評(píng)析

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作者：夏 歡 北京萬慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：《商標(biāo)法》第四十四條第一款對(duì)商標(biāo)惡意注冊(cè)的規(guī)制——“黑人”系列商標(biāo)無效宣告案評(píng)析

商標(biāo)惡意注冊(cè)行為損害他人合法在先權(quán)利，擾亂正常市場(chǎng)秩序，對(duì)此種行為應(yīng)予以嚴(yán)厲打擊已成為社會(huì)各界的普遍共識(shí)。隨著《商標(biāo)法》幾次修改，規(guī)制商標(biāo)惡意注冊(cè)的配套制度日益完善，除第13條、第十五條、第三十條、第三十二條外，《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”也成為權(quán)利人維權(quán)的有力武器。本文結(jié)合“黑人”系列商標(biāo)無效宣告案，探討該條款在制止惡意商標(biāo)方面的具體適用。

基本案情

DARLIE黑人品牌由世界知名的口腔護(hù)理用品制造商好來化工集團(tuán)于20世紀(jì)30年代在上海創(chuàng)立，已成為口腔護(hù)理用品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。好來化工股份有限公司（以下稱好來公司）是好維股份有限公司（以下稱好維公司）于1985年在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)立的全資子公司。好維公司享有黑人系列商標(biāo)（包括黑人中文商標(biāo)、“DARLIE”英文商標(biāo)和商標(biāo)）的專用權(quán)；好來公司享有作品著作權(quán)。黑人系列商標(biāo)曾多次被法院和商標(biāo)評(píng)審機(jī)關(guān)認(rèn)定為牙膏等商品上的馳名商標(biāo)。

本案爭(zhēng)議商標(biāo)涉及自然人杜某于2002年分別在第5類“蚊香”、第16類“紙巾”和第9類“誘殺昆蟲電力裝置”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)的6件“”和“”商標(biāo)，以及杜某設(shè)立的一人公司廣州黑人日用品有限公司（以下稱“廣州黑人公司”）于2014年在第11類“電加熱裝置”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)的1件“”商標(biāo)。前6件商標(biāo)通過初步審定公告后，好來化工集團(tuán)于2003年依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第二十八條和第十三條第二款，以該些商標(biāo)的注冊(cè)損害了其在第3類“牙膏”商品上享有的在先注冊(cè)商標(biāo)為由提起異議，但未獲支持。

隨后，好來化工集團(tuán)提起無效宣告程序，主要理由為上述商標(biāo)的注冊(cè)屬于“以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形，違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第以款（2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款）之規(guī)定，其中“”圖形商標(biāo)的注冊(cè)還損害其在先著作權(quán)。原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)支持了好來化工集團(tuán)的上述主張，對(duì)涉案的7件爭(zhēng)議商標(biāo)予以無效宣告。

杜某和廣州黑人公司不服裁定，于2017年5月向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。2018年1月29日，北京知產(chǎn)法院作出一審判決，維持無效宣告裁定。杜某和廣州黑人公司不服一審判決，提起上訴。2018年10月8日，北京市高級(jí)人民法院作出二審判決，維持北京知產(chǎn)法院一審判決和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定。

評(píng)析

這是一起適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)制惡意注冊(cè)行為的典型案例。對(duì)于“其他不正當(dāng)手段”的適用，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“最高院授權(quán)確權(quán)規(guī)定”），以及北京市高級(jí)人民法院2019年4月24日發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（以下稱“審理指南”）均有相關(guān)規(guī)定予以明確。

《審理指南》第17.3條對(duì)“其他不正當(dāng)手段”的具體情形進(jìn)行列舉。根據(jù)該規(guī)定和相關(guān)司法實(shí)踐，以其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的行為典型表現(xiàn)為：1）申請(qǐng)注冊(cè)多件與其他主體商業(yè)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)，前述商業(yè)標(biāo)識(shí)即包括他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)、也包括他人企業(yè)名稱、字號(hào)、社會(huì)組織名稱、有一定影響力的名稱、包裝、裝潢；2）申請(qǐng)注冊(cè)多件與具有一定知名度的地名、景點(diǎn)名稱、建筑物名稱等相同或近似的商標(biāo)；3）商標(biāo)申請(qǐng)人具有兜售商標(biāo)，或者高價(jià)轉(zhuǎn)讓未果即向在先商標(biāo)使用人提起侵權(quán)訴訟等。

在本案中，代理人重點(diǎn)從以下幾方面證明訴爭(zhēng)商標(biāo)屬于“以其他不正當(dāng)手段” 取得注冊(cè)的情形。

1.申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的數(shù)量。杜某及其公司一共申請(qǐng)注冊(cè)66件商標(biāo)，其中55件是與他人商標(biāo)、企業(yè)字號(hào)相同或高度近似的商標(biāo)，所占比例很大。

2.申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)涉及類別的行業(yè)跨度。如果行為人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)行業(yè)跨度大，明顯超出其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求，則其囤積商標(biāo)的可能性較大。本案中，杜某及其公司申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)涉及多個(gè)類別，且申請(qǐng)時(shí)間集中，尤其在2002年4月11日申請(qǐng)了38件互不關(guān)聯(lián)的商標(biāo)，明顯超出經(jīng)營(yíng)需要。

3.申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度。行為人申請(qǐng)的商標(biāo)與他人較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)、字號(hào)、包裝裝潢等相同或近似，往往圍繞多個(gè)主體的多件知名商標(biāo)申請(qǐng)。本案中，杜某及其公司不僅申請(qǐng)了多件黑人商標(biāo)，還申請(qǐng)了多芬、SK ?、可伶可俐、拉芳、名人等馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)或者公眾廣為熟知的商標(biāo)。

4.申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)后的行為。行為人通常并不真實(shí)使用申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，而是兜售或提起惡意訴訟，以謀取不正當(dāng)利益。本案中，杜某及其公司在網(wǎng)上公開售賣的商標(biāo)多達(dá)20件。

實(shí)際上，杜某在獲得商標(biāo)注冊(cè)后，于2014年依據(jù)其在紙巾上注冊(cè)的第3135549號(hào)“”商標(biāo)，向市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴，主張好來化工（中山）有限公司作為黑人牙膏贈(zèng)品提供的標(biāo)有“DARLIE”字樣的紙巾侵犯其注冊(cè)商標(biāo)。市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)并對(duì)銷售主體作出行政處罰。該案經(jīng)過復(fù)議后進(jìn)入訴訟程序，一審和二審法院均予以支持。但是，北京高院對(duì)本案作出判決中，行政處罰最終被撤銷。

此外，好來化工集團(tuán)針對(duì)杜某提起的相關(guān)法律程序，除這起無效宣告案件外，還有商標(biāo)異議和民事侵權(quán)訴訟。好來化工集團(tuán)不僅在無效和異議等商標(biāo)行政案件中取得積極的結(jié)果，其以頭像圖形作品著作權(quán)為權(quán)利基礎(chǔ)對(duì)杜某在蚊香商品上的使用行為提起的侵權(quán)主張，亦得到廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院支持。因?yàn)?，從?shí)際使用情況看，雖然杜某將其注冊(cè)“”和“”商標(biāo)使用在蚊香商品上，但其產(chǎn)品整體的包裝和風(fēng)格卻與好來化工集團(tuán)的黑人牙膏的包裝裝潢高度近似。

針對(duì)杜某搶注的系列商標(biāo)，從2003年異議程序到2018年北京高院的判決，歷時(shí)15年，正義的天平終究?jī)A向好來化工集團(tuán)。實(shí)踐中，不少權(quán)利人面臨商標(biāo)被搶注、“搭便車”，甚至被惡意投訴或提起惡意侵權(quán)訴訟的情形。近年來，司法機(jī)關(guān)對(duì)惡意搶注、惡意侵權(quán)和惡意訴訟行為加大規(guī)制力度，最高人民法院在“歌力思”指導(dǎo)案例中明確，對(duì)于惡意注冊(cè)的商標(biāo)，在民事侵權(quán)案件中不應(yīng)給予保護(hù)。相信隨著《商標(biāo)法》施行以及配套規(guī)章的出臺(tái)，將更好地規(guī)制惡意注冊(cè)行為，維護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益及公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。

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作者：夏 歡 北京萬慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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