從“滬江”商標之爭看未注冊商標的保護

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作者：龐璐

原標題：從“滬江”之爭看未注冊商標的保護

滬江公司和上海理工大學圍繞“滬江”商標激戰(zhàn)正酣，無論商評委的裁定結果如何，未能滿足訴求的一方必然會提出行政訴訟甚至是上訴，其結果是未來幾年該商標仍將繼續(xù)處于漩渦中旋轉(zhuǎn)，各方都無法真正掌握該商標權。對于滬江公司及其創(chuàng)始人而言，或許坐下來與母校促膝長談，通過利益交換實現(xiàn)雙方對“滬江”商標的劃江而治是最現(xiàn)實也是利益最大化的解決方案。

一、紛爭始末

2018年4月18日，上海市高院就上海理工大學與滬江教育科技(上海)股份有限公司（以下簡稱“滬江公司”）侵害商標權糾紛作出了二審宣判，雙方的商標侵權糾紛算是塵埃落地，但是就“滬江”商標的爭議并未就此終結。圍繞“滬江”商標的權屬之爭大戲從2006年上演至今，中間的故事可謂跌宕起伏，“滬江”商標究竟花落誰家目前暫無定數(shù)。

故事要追溯到滬江網(wǎng)創(chuàng)辦的最初，雙方就“滬江”商標所結下的恩恩怨怨也由此開始。2001年，還在上海理工大學外語學院求學的伏彩瑞同學創(chuàng)辦了英語學習網(wǎng)站，作為上海理工大學的學生，伏彩瑞很自然地將上海理工大學的舊稱“滬江大學”作為其網(wǎng)站的名稱。最開始的伏彩瑞同學并沒有多大野心，也不認為將這個傾注了心血的網(wǎng)站起名叫“滬江”有什么不妥。

2006年，隨著滬江網(wǎng)的用戶人數(shù)初具規(guī)模，伏彩瑞決定將滬江英語學習網(wǎng)站從小打小鬧的運營，正式上升到企業(yè)化的發(fā)展模式中。2006年11月3日，伏彩瑞向商標局提交了“滬江英語”的商標申請（第5700432號商標）。2007年，當伏彩瑞收到商標局發(fā)出的駁回通知書后才知道同校同學陶濤已經(jīng)先于自己1個月申請了“滬江英語”商標，自己的申請因為存在在先商標被駁回了。為了掃清第5700432號“滬江英語”商標的注冊障礙，伏彩瑞在陶濤申請的“滬江英語”初步審定公告后向商標局提出了商標異議，這是伏彩瑞圍繞“滬江英語”商標與案外第三人展開的第一次交鋒。歷經(jīng)兩年商標異議程序，在先的“滬江英語”商標異議成立，不予注冊，在后的第5700432號“滬江英語”商標看到勝利的曙光。2013年9月28日第5700432號“滬江英語”商標核準注冊，核定服務項目為第41類教育、培訓、組織教育或娛樂競賽等項目。

第5700432號“滬江英語”商標似乎已成為滬江公司囊中之物，滬江公司出于自身的戰(zhàn)略發(fā)展需要后續(xù)又連接申請并核準注冊了諸如“滬江網(wǎng)?！薄ⅰ皽?、“滬江英語”等一系列的近似商標。

2016年2月25日，伏彩瑞的母?！虾＠砉ご髮W向商標局提出了“滬江大學”的商標申請（第19156448號商標）。由于第41類的相同服務上已經(jīng)存在了“滬江英語”等一系列在先商標，上海理工大學的“滬江大學”商標以存在“在先近似商標”被商標局駁回了。上海理工大學一邊準備商標復審，一邊以“滬江”是其未注冊馳名商標等為由向滬江公司提出了商標侵權訴訟。2017年8月，上海知識產(chǎn)權法院認定上海理工大學未提供充分證據(jù)證明“滬江"商標已成為其未注冊馳名商標，因此商標侵權訴訟不成立。同年11月，商標局接受了上海理工大學的復審意見，同意授予“滬江大學”商標權，并于2017年11月21日對該商標進行初步審定公告。

輸?shù)羯虡饲謾嘣V訟官司的上海理工大學向上海市高院提出了上訴，而滬江公司也通過對“滬江大學”商標提出異議的方式進行反擊。如前文所述，2018年4月18日，上海市高院二審判決維持原判，上海理工大學所主張的“滬江"商標已成為其未注冊馳名商標的事實不能成立。2018年9月，在第5700432號“滬江英語”商標即將核準注冊滿五年的關鍵時間點之前，上海理工大學提出了無效宣告。時至近日，“滬江”究竟應該是誰的商標仍然處于懸而未決的狀態(tài)，滬江公司與上海理工大學依然圍繞“滬江”商標相互角力。

二、法律適用

 “滬江”商標之爭想必給商評委出了一道難題。第5700432號“滬江英語”商標申請于2006年，當中經(jīng)歷了2001年、2013年以及2019年三次修訂的商標法，根據(jù)“實體從舊，程序從新”的原則，上海理工大學針對第5700432號“滬江英語”商標的無效宣告應當適用2001年第二次修正后生效的商標法（以下簡稱2001版商標法）。2001版商標法與2014、2019版商標法對于未注冊商標的保護的重大差異體現(xiàn)在商標法第15條。

按照2019版商標法第15條第2款的規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊?！倍?001版商標法中不具有該條款。上海理工大學無法就“基于特殊信賴關系”請求保護其在先使用的未注冊商標。

除了第15條以外，上海理工大學還可以依據(jù)第31條（即2019版第32條）惡意搶注和第41條第1、2款（即2019版第44條第1款和第45條第1款）請求商標無效。商標法第31條和第41條第1款兩個條款均規(guī)定了“不正當手段”，但是二者的內(nèi)涵完全不一致。根據(jù)《最高院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第18條中的解釋，商標法第31條中的不正當手段是指商標申請人同時具備明知或應知他人在先商標以及具有占用他人商標商譽的惡意，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響而商標申請人明知或應知該商標則可以推定為惡意，反之，如果商標申請人能夠舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽，則不構成第31條中所述的“不正當手段”。第44條第1款中所規(guī)定的“不正當手段”是指以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀求不正當利益的情形，該條款強調(diào)的是公權利遭到損害的救濟措施。滬江公司將“滬江英語”申請商標的行為并未損害公共利益或不正當占用公共資源，滬江公司也沒有試圖通過注冊“滬江英語”謀求不正當利益，因此上海理工大學也很難依據(jù)第41條第1款請求商標無效。

對于商評委而言，爭議焦點最后集中在商標法第31條的適用，即伏彩瑞申請“滬江英語”的行為是否構成惡意搶注。商標法第31條的適用，具有主體和時間兩方面的限制。主體上，只有商標所有人或利害關系人可以提出無效宣告請求；時間上，無效宣告請求時間在商標注冊之日起五年內(nèi)。如果時間已超過五年之期之限則只能由馳名商標的所有人(不包含利害關系人)針對惡意注冊行為提出無效。上海理工大學針對“滬江英語”提出商標無效宣告的時間，距離五年之期限僅剩8天，真可謂是踩著上課鈴聲進教室。考慮到之前商標侵權訴訟一審、二審判決書中所認定的“上海理工大學大學使用‘滬江’標識并未達到馳名商標的知名程度”的結論，倘若超過5年時間，就難以撼動第5700432號“滬江英語”商標了。

那么按照2001版商標法第31條的標準，滬江公司創(chuàng)始人伏彩瑞申請“滬江英語”商標的行為是否構成惡意搶注呢？根據(jù)《商標審查及審理標準》（2017）的規(guī)定，要滿足該條款的適用要件除了商標相同相似，服務相同相似以外，他人商標需要在系爭商標申請日之前已經(jīng)在先使用并有一定影響以及商標申請人采取了不正當手段。按照伏彩瑞曾就讀于上海理工大學的事實和本人多次在公開場合承認“滬江”二字源于滬江大學，可以認定伏彩瑞明知在先“滬江”標識的存在從而推定具有“不正當手段”。在上海理工大學訴滬江商標侵權案件中，對“滬江”是否是上海理工大學的未注冊商標沒有評價，但是認可了“上海理工大學大學在市場中使用了‘滬江’標識”。據(jù)此，可以確定上海理工大學已經(jīng)可以完成“在先使用”以及“商標申請人采取了不正當手段”要件的舉證責任。決定本案走向的關鍵在于上海理工大學的使用“滬江"標識是否具有一定影響。這個難題算是正式拋給了商評委。

第5700432號“滬江英語”從2001年首次在非營利性網(wǎng)站上使用起算，截止到2019年已超過18年的使用時間。伏彩瑞和滬江公司對“滬江”商標的經(jīng)營和投入可謂巨大，根據(jù)(2016)滬73民初368號民事判決書中內(nèi)容顯示，僅2014年至2016年三年時間滬江公司的累計廣告的費用約3億元人民幣。同時，根據(jù)滬江公司提供的調(diào)查報告顯示30.9%的被訪者認知的滬江是在線教育，只有4.6%的被訪者認知的是滬江大學。目前在相關公眾的認知中，已經(jīng)建立了“滬江英語”和滬江公司之間的對應關系。商標權利既是司法制度對勇于花精力斥巨資經(jīng)營品牌的經(jīng)營主體的獎勵，也是對經(jīng)營主體實際利用“商標”達到的優(yōu)勢地位的追認。商評委是否會承認滬江公司對“滬江英語”商標的商譽增加所作出的貢獻，以及認可實際上該商標已經(jīng)指向于滬江公司而不是上海理工大學？

從另一個角度上講，第31條（2019版商標法第32條）是對誠實信用原則的細化，是對我國商標先申請制的補充。從多方多次就“滬江”商標的真正歸屬權發(fā)生爭議，導致“滬江英語”商標從2006年申請至今，長達14年的時間內(nèi)一直處于權利不穩(wěn)定，歸屬不清楚的境地，究其原因還是在于各方內(nèi)心對誠實信用基石的認可，對人類最樸素價值觀念的期待。從立法的高度上看，如果要求經(jīng)營主體在經(jīng)營活動中遵守誠實信用的原則，制止惡意搶注行為，需要從司法層面樹立判例指導后續(xù)的行為，引導經(jīng)營主體向善?！皽鄙虡藱鄬俚募姞帉崉t是效率和公平之爭，是“原罪”和“洗白”之爭。

滬江公司和上海理工大學圍繞“滬江”商標激戰(zhàn)正酣，無論商評委的裁定結果如何，未能滿足訴求的一方必然會提出行政訴訟甚至是上訴，其結果是未來幾年該商標仍將繼續(xù)處于漩渦中旋轉(zhuǎn)，各方都無法真正掌握該商標權。對于滬江公司及其創(chuàng)始人而言，或許坐下來與母校促膝長談，通過利益交換實現(xiàn)雙方對“滬江”商標的劃江而治是最現(xiàn)實也是利益最大化的解決方案。
 

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作者：龐璐

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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