專利審查意見答復(fù)時(shí)的一些思考

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作者：孔凡紅 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于審查意見答復(fù)時(shí)的一些思考

在答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，對(duì)于審查意見中對(duì)區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題的定位，可以通過說明書記載內(nèi)容確定下審查意見中定位的技術(shù)問題是否有失偏頗，尤其是在區(qū)別技術(shù)特征表面看起來是屬于本領(lǐng)域公知技術(shù)，以及將該區(qū)別技術(shù)特征本身能夠解決的問題作為重新定位的該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)，需要引起重視，這很可能可以作為一個(gè)答復(fù)創(chuàng)造性的突破口。

 
目前在答復(fù)專利局下發(fā)的有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見的過程中，發(fā)現(xiàn)審查意見中一種常見的評(píng)述權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的思路，該思路通常如下：

首先確定本申請(qǐng)權(quán)利要求與最接近對(duì)比文件即對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征，然后給出區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題，再基于該技術(shù)問題進(jìn)行分析，得出該區(qū)別技術(shù)特征是慣用技術(shù)手段，是容易想到的結(jié)論，進(jìn)而認(rèn)為本申請(qǐng)權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。

在上述評(píng)述思路中，針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征所給出實(shí)際要解決的技術(shù)問題是否合適，可以是代理師進(jìn)行審查意見答復(fù)時(shí)的一個(gè)答復(fù)切入點(diǎn)。

在確定區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)該將該區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求所要保護(hù)的整體技術(shù)方案中所能解決的技術(shù)問題，作為該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題，但往往會(huì)發(fā)現(xiàn)審查意見給出的區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題是區(qū)別技術(shù)特征本身所能解決的問題，即在未考慮其他技術(shù)特征的情況下該區(qū)別技術(shù)特征所能解決的問題，比如使用日志記載數(shù)據(jù)，這一技術(shù)特征本身能解決的問題是如何記錄數(shù)據(jù)的問題。而由于區(qū)別技術(shù)特征本身所能解決的問題，是脫離了權(quán)利要求中其他技術(shù)特征所定位出的問題，并不能代表其在整體技術(shù)方案中所作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，因此將區(qū)別技術(shù)特征本身所能解決的問題作為其實(shí)際要解決的技術(shù)問題是不合適的，進(jìn)而審查意見中在不準(zhǔn)確的技術(shù)問題的定位的前提下，再進(jìn)一步基于該技術(shù)問題得出本申請(qǐng)權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，也是站不住腳的。

下面列舉一個(gè)案例進(jìn)行說明。

在本案例中，本申請(qǐng)的背景技術(shù)大致是：為了比較不同機(jī)型的移動(dòng)設(shè)備的性能優(yōu)劣，可以根據(jù)各移動(dòng)設(shè)備對(duì)多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行首次掃描的掃描時(shí)間來確定對(duì)應(yīng)移動(dòng)設(shè)備的性能優(yōu)劣，移動(dòng)設(shè)備的首次掃描的掃描時(shí)間可以表征移動(dòng)設(shè)備在首次掃描過程中，將所有掃描到的多媒體文件寫入多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)中的所耗時(shí)間。現(xiàn)有的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)掃描技術(shù)，需要用戶的多次手動(dòng)參與，例如，需要手動(dòng)結(jié)束正在運(yùn)行的多媒體進(jìn)程，需要用戶找到移動(dòng)設(shè)備能開始多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)掃描功能的地方并點(diǎn)擊從而進(jìn)行掃描，還需要用戶手動(dòng)查找首次掃描的掃描時(shí)間等，操作流程繁瑣。

本申請(qǐng)針對(duì)上述背景技術(shù)要解決的技術(shù)問題是如何實(shí)現(xiàn)多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)的自動(dòng)掃描，自動(dòng)獲取移動(dòng)設(shè)備的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)首次掃描的掃描時(shí)間，簡(jiǎn)化操作流程的問題。

對(duì)應(yīng)的，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案包括如下幾個(gè)步驟：

1）向當(dāng)前移動(dòng)設(shè)備連接的PC端設(shè)備發(fā)送多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)刪除指令，以使所述PC端設(shè)備根據(jù)所述多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)刪除指令，刪除所述移動(dòng)設(shè)備中已有的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)；向所述PC端設(shè)備發(fā)送正在運(yùn)行的多媒體進(jìn)程結(jié)束指令，以使所述PC端設(shè)備根據(jù)所述多媒體進(jìn)程結(jié)束指令，結(jié)束所述移動(dòng)設(shè)備中正在運(yùn)行的多媒體進(jìn)程；

2）向所述移動(dòng)設(shè)備中正在運(yùn)行的多媒體服務(wù)進(jìn)程發(fā)送開始多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)掃描的廣播，并獲取所述多媒體服務(wù)進(jìn)程生成的首次掃描日志，其中，所述多媒體服務(wù)進(jìn)程在接收到所述廣播時(shí)，檢測(cè)到所述移動(dòng)設(shè)備中不存在多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，新建多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)，并將首次掃描到的多媒體文件的路徑寫入所述新建的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)中，并在首次掃描過程中生成首次掃描日志；

3）在監(jiān)聽到所述多媒體服務(wù)進(jìn)程發(fā)送的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)掃描結(jié)束的廣播時(shí)，在獲取的所述首次掃描日志中匹配設(shè)定的掃描時(shí)間關(guān)鍵字，并記錄與所述掃描時(shí)間關(guān)鍵字匹配的掃描日志字段，作為首次掃描的掃描時(shí)間。

在審查意見中，在與對(duì)比文件1對(duì)比分析后，認(rèn)為本申請(qǐng)權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征包括上述步驟1）即區(qū)別技術(shù)特征1和步驟3）即區(qū)別技術(shù)特征2，審查意見中認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征1實(shí)際要解決的技術(shù)問題是如何優(yōu)化多媒體掃描，區(qū)別技術(shù)特征2實(shí)際要解決的技術(shù)問題是如何優(yōu)化時(shí)間信息獲取。

上述審查意見中針對(duì)上述兩個(gè)區(qū)別技術(shù)特征確定的實(shí)際要解決的技術(shù)問題都是對(duì)應(yīng)區(qū)別技術(shù)特征本身所能解決的問題。而通過閱讀本申請(qǐng)說明書發(fā)現(xiàn)，上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)整體技術(shù)方案中所解決的技術(shù)問題并不是區(qū)別技術(shù)特征本身所能解決的問題，區(qū)別技術(shù)特征1是模擬首次對(duì)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行全盤掃描的場(chǎng)景，從而為后續(xù)的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)的自動(dòng)掃描提供基礎(chǔ)，區(qū)別技術(shù)特征2實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)獲取移動(dòng)設(shè)備的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)首次掃描的掃描時(shí)間，也就是說，區(qū)別技術(shù)特征1和區(qū)別技術(shù)特征2實(shí)際要解決的技術(shù)問題正是本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題，即：如何實(shí)現(xiàn)多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)的自動(dòng)掃描，自動(dòng)獲取移動(dòng)設(shè)備的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)首次掃描的掃描時(shí)間，以及簡(jiǎn)化用戶的操作的問題。因此，審查意見中針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征1和區(qū)別技術(shù)特征2分別定位的實(shí)際要解決的技術(shù)問題是不合適的。

在答復(fù)審查意見時(shí)，在通過本申請(qǐng)的說明書內(nèi)容正確確定區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題后，再進(jìn)一步說明審查意見中基于錯(cuò)誤的技術(shù)問題得出區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段、是容易被想到的，是站不住腳的。具體論述角度可以包括以下幾種：

其一，在對(duì)比文件1中未記載有存在與本申請(qǐng)要解決的相同的技術(shù)問題時(shí)，從對(duì)比文件1記載的內(nèi)容無法獲知對(duì)比文件1中也存在相同的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員是沒有動(dòng)機(jī)對(duì)對(duì)比文件1的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)以得到本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案的，從而本申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)上述實(shí)際要解決的技術(shù)問題本身就需要本申請(qǐng)人付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。

其二，在本申請(qǐng)人付出創(chuàng)造性勞動(dòng)發(fā)現(xiàn)上述實(shí)際要解決的技術(shù)問題后，還需要進(jìn)一步付出更多的創(chuàng)造性勞動(dòng)來解決該技術(shù)問題。例如上述案例中要解決上述技術(shù)問題，需要執(zhí)行如下前述步驟1）-步驟3），作為區(qū)別技術(shù)特征1的步驟1）實(shí)現(xiàn)了模擬首次對(duì)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行全盤掃描的場(chǎng)景，從而為后續(xù)的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)的自動(dòng)掃描提供基礎(chǔ)，作為區(qū)別技術(shù)特征2的步驟3）實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)獲取移動(dòng)設(shè)備的多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)首次掃描的掃描時(shí)間，進(jìn)而達(dá)到簡(jiǎn)化用戶操作的目的。

其三，慣用技術(shù)手段是指現(xiàn)有技術(shù)中為了解決某一技術(shù)問題而常用的技術(shù)手段，由于在提出本申請(qǐng)之前并沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中存在本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題，也就不能說什么技術(shù)手段是解決該技術(shù)問題的慣用技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員尋找技術(shù)啟示時(shí)不是漫步目的的搜索，而是以實(shí)際要解決的技術(shù)問題為導(dǎo)向進(jìn)行有目的的尋找，現(xiàn)有技術(shù)中并沒有給出通過采用本申請(qǐng)權(quán)利要求要保護(hù)的技術(shù)方案來解決上述技術(shù)問題的任何技術(shù)啟示。

其四，可以通過一些公知常識(shí)或?qū)Ρ任募?nèi)容看下是否可以得出為了解決上述技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常的做法或改進(jìn)的方向，該通常的做法或改進(jìn)的方向應(yīng)該是與本申請(qǐng)的技術(shù)方案是不同的，進(jìn)而得出本申請(qǐng)的技術(shù)方案是不容易想到的，審查員是在看到本申請(qǐng)文件后才想到使用本申請(qǐng)的技術(shù)方案來解決本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題，是事后諸葛亮。比如，對(duì)于上述案例，本領(lǐng)域技術(shù)人員針對(duì)如何簡(jiǎn)化移動(dòng)設(shè)備中多媒體進(jìn)程，容易想到的是如何對(duì)運(yùn)行于移動(dòng)終端的相應(yīng)程序進(jìn)行改進(jìn)來簡(jiǎn)化多媒體掃描進(jìn)程，且簡(jiǎn)化移動(dòng)終端設(shè)備中多媒體進(jìn)程的目的是縮短掃描時(shí)間，并不是出于簡(jiǎn)化用戶操作步驟的目的，而不容易想到的是利用移動(dòng)設(shè)備與PC端設(shè)備的交互來實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化移動(dòng)設(shè)備中多媒體掃描進(jìn)程，通過PC端設(shè)備控制移動(dòng)設(shè)備中的多媒體掃描進(jìn)程，進(jìn)而簡(jiǎn)化用戶操作的步驟。

綜上所述，在答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，對(duì)于審查意見中對(duì)區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題的定位，可以通過說明書記載內(nèi)容確定下審查意見中定位的技術(shù)問題是否有失偏頗，尤其是在區(qū)別技術(shù)特征表面看起來是屬于本領(lǐng)域公知技術(shù)，以及將該區(qū)別技術(shù)特征本身能夠解決的問題作為重新定位的該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)，需要引起重視，這很可能可以作為一個(gè)答復(fù)創(chuàng)造性的突破口。

在發(fā)現(xiàn)上述突破口后，再論述審查意見中基于不正確的技術(shù)問題得出區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段、是容易被想到的，是站不住腳的，進(jìn)而得出本申請(qǐng)權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

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作者：孔凡紅 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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