專利創(chuàng)造性判斷中技術(shù)問題的確定和應(yīng)用

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜立喆 

原標(biāo)題：專利創(chuàng)造性判斷中技術(shù)問題的確定和應(yīng)用

“三步法”是我國(guó)評(píng)判專利創(chuàng)造性的基本方法，使用“三步法”評(píng)判創(chuàng)造性需要客觀地完成每一步的判斷，其中對(duì)于實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定和應(yīng)用，是第二步和第三步能夠客觀判斷的基礎(chǔ)。當(dāng)前的審查實(shí)踐中，審查人員對(duì)于技術(shù)問題的確定常常過于主觀，同時(shí)在判斷技術(shù)啟示時(shí)容易忽略對(duì)于技術(shù)問題本身合理性的思考。本文從實(shí)際解決的技術(shù)問題的角度出發(fā)，介紹了如何正確認(rèn)定實(shí)際解決的技術(shù)問題并應(yīng)用該技術(shù)問題，給出了以技術(shù)問題為核心來正確判斷創(chuàng)造性的步驟。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性；技術(shù)問題；三步法

一、審查指南的規(guī)定

關(guān)于專利創(chuàng)造性的判斷，《審查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1給出了一般的判斷方法（即“三步法”），包括：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)的人員來說是否顯而易見。

 《審查指南2010》更進(jìn)一步地解釋了技術(shù)問題的含義：“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)……基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題……作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可”。

二、技術(shù)問題的確定

根據(jù)“三步法”的內(nèi)容，需要在“三步法”的第二步確定了發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，然后在第三步去評(píng)判相關(guān)的技術(shù)啟示，并得出專利是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。由于實(shí)際解決的技術(shù)問題是根據(jù)區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果來確定【1】，因此考慮的重點(diǎn)應(yīng)在于專利的區(qū)別特征，所以在確定技術(shù)問題時(shí)通常無需考慮最接近現(xiàn)有技術(shù)是否存在該技術(shù)問題，而是當(dāng)技術(shù)問題確定后，在第三步的“技術(shù)啟示”的判斷中再著重考慮該技術(shù)問題是否存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，以上判斷的流程符合“三步法”的應(yīng)有之義，也正是本文所主張的判斷順序。

需要注意的是，按著《審查指南2010》的規(guī)定，上述“實(shí)際解決的技術(shù)問題”的基礎(chǔ)，即技術(shù)方案基于區(qū)別特征而得出的技術(shù)效果，需要能夠從該專利說明書中所記載的內(nèi)容中被得知，換言之，若某個(gè)技術(shù)效果無法從說明書的內(nèi)容中毫無疑義地得出，則以該未記載的技術(shù)效果為基礎(chǔ)確定的技術(shù)問題，不應(yīng)當(dāng)作為“實(shí)際解決的技術(shù)問題”。然而，在審查實(shí)踐中，審查員常常不會(huì)闡明區(qū)別特征在發(fā)明中的作用，而是直接給出其主觀認(rèn)為的技術(shù)問題，不論說明書是否對(duì)區(qū)別特征有相關(guān)描述，這種主觀認(rèn)定的技術(shù)問題往往與說明書中明確記載的區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問題、區(qū)別特征在發(fā)明中的作用或使發(fā)明達(dá)到的技術(shù)效果差別較大，很難得到申請(qǐng)人或發(fā)明人的認(rèn)可【2】。

如果某個(gè)區(qū)別特征的技術(shù)效果未記載在說明書中，但是該技術(shù)效果屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，是否可以作為總結(jié)“實(shí)際解決的技術(shù)問題”的基礎(chǔ)？筆者認(rèn)為，審查指南的相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)做狹義地解釋，即上述的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)僅限于說明書明確記載的或毫無疑義公開的內(nèi)容，通常情況下不應(yīng)當(dāng)包括公知常識(shí)，原因在于：1. 對(duì)于整體技術(shù)方案取得的效果和實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，申請(qǐng)人具有主觀的認(rèn)識(shí)和判斷，申請(qǐng)人主動(dòng)地將這些效果或特點(diǎn)記載在說明書中，說明書作為權(quán)利要求的基礎(chǔ)，權(quán)利要求的技術(shù)方案來源于對(duì)說明書的總結(jié)和提煉，據(jù)此對(duì)技術(shù)方案的理解應(yīng)當(dāng)依據(jù)說明書的公開內(nèi)容（內(nèi)部證據(jù)大于外部證據(jù)），而不當(dāng)將未記載的公知常識(shí)納入到說明書的范圍中；2. 若將公知常識(shí)的技術(shù)效果也考慮進(jìn)去，會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)人獲得額外的利益，因?yàn)榛谝粋€(gè)區(qū)別技術(shù)特征，可能會(huì)使專利申請(qǐng)的技術(shù)方案產(chǎn)生幾個(gè)、甚至更多的實(shí)際解決的技術(shù)問題，不合理地增加了評(píng)判創(chuàng)造性的難度。

需要強(qiáng)調(diào)的是，以說明書為基礎(chǔ)確定技術(shù)效果和技術(shù)問題，并不代表著最終確定的技術(shù)效果和技術(shù)問題一定與說明書的記載完全相同，也并非完全排斥區(qū)別特征的公知技術(shù)效果。審查人員需要重視區(qū)別特征獲得的效果對(duì)技術(shù)問題的導(dǎo)出作用的同時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮區(qū)別特征獲得的效果是否確實(shí)如說明書所述以及是否能夠通過說明書證實(shí)【3】，如果技術(shù)人員能夠毫無疑義地確定說明書記載的技術(shù)效果有誤，則不必拘泥于說明書的記載，在這種特殊情況下可以考慮區(qū)別特征的公知效果，并按著區(qū)別特征客觀能達(dá)到的技術(shù)效果來確定技術(shù)問題。

有觀點(diǎn)認(rèn)為【4】，為了對(duì)技術(shù)問題的確定更加合理、恰當(dāng)，可以用反向思維法去檢驗(yàn)確定的技術(shù)問題是否準(zhǔn)確：即從確定的技術(shù)問題出發(fā)，以本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度（此時(shí)要徹底忽略掉本發(fā)明中相應(yīng)的技術(shù)特征）來判斷解決該技術(shù)問題的手段有哪些，若容易想到的技術(shù)手段中不是該發(fā)明或其他現(xiàn)有技術(shù)中為解決該技術(shù)問題的相應(yīng)手段，則確定的技術(shù)問題是不恰當(dāng)?shù)?；若很容易就想到該相?yīng)的技術(shù)手段，則確定的技術(shù)問題比較恰當(dāng)。本文認(rèn)為，反向思維法具有一定的合理性，通常情況下可以用來判斷確定的技術(shù)問題準(zhǔn)確與否，但是需要考慮到一種特殊的情況，即區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)手段本身帶來了預(yù)料不到的技術(shù)效果，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員不容易想到該技術(shù)手段會(huì)在本發(fā)明中起的作用，例如《審查指南2010》中在第二部分第四章4.4中提到的關(guān)于“潛艇副翼”的發(fā)明，區(qū)別特征是從飛機(jī)上借鑒而設(shè)置的一種副翼，是技術(shù)人員不容易想到的且?guī)砹祟A(yù)料不到的技術(shù)效果，而不能反向檢驗(yàn)說該區(qū)別特征確定的技術(shù)問題不合理。在這種情況下，其實(shí)無需再按著“三步法”的固定步驟去確定技術(shù)問題并判斷結(jié)合啟示，而可以直接運(yùn)用“預(yù)料不到的技術(shù)效果”得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

三、技術(shù)問題的運(yùn)用

關(guān)于“三步法”的最后一步有關(guān)技術(shù)啟示的判斷，《審查指南2010》規(guī)定的是“判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題） 的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”。

在評(píng)判創(chuàng)造性的過程中，當(dāng)前的審查實(shí)踐往往默示技術(shù)問題存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，對(duì)于結(jié)合啟示往往只考慮是否存在結(jié)合障礙：即技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)性（即工作原理類似）、技術(shù)手段的完整性（即區(qū)別特征能從對(duì)比文件中被分離出來）和對(duì)比文件的結(jié)合性（即對(duì)比文件的結(jié)合難度）【5】，沒有從實(shí)際解決的技術(shù)問題是否存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的角度去判斷。雖然“三步法”的第二步已經(jīng)得出了實(shí)際解決的技術(shù)問題，但由于該技術(shù)問題是通過與專利的對(duì)比后反向推導(dǎo)出來的，與發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的過程相反，不能客觀地評(píng)價(jià)現(xiàn)有技術(shù)的公開內(nèi)容。如果在創(chuàng)造性判斷中先入為主地認(rèn)為最接近的現(xiàn)有技術(shù)一定具有該技術(shù)問題，則容易犯“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。

因此，在第三步技術(shù)啟示的判斷中，應(yīng)當(dāng)首先考慮第二步得出的實(shí)際解決的技術(shù)問題是否存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，如果存在，則證明本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改造以解決上述的技術(shù)問題，需要繼續(xù)判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)與公開的區(qū)別特征是否存在結(jié)合障礙，從而得出專利申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

如果實(shí)際解決的技術(shù)問題不存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則需要進(jìn)一步的判斷，而不能立即得出專利申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。有觀點(diǎn)認(rèn)為，判斷一項(xiàng)發(fā)明是否顯而易見包括了提出或發(fā)現(xiàn)發(fā)明要解決技術(shù)問題是否顯而易見以及解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是否顯而易見兩個(gè)方面，二者中只要其一是非顯而易見地，則應(yīng)該認(rèn)為該發(fā)明是非顯而易見的。【6】筆者認(rèn)為，這種觀點(diǎn)混淆了技術(shù)問題和技術(shù)方案的關(guān)系，技術(shù)問題是為技術(shù)方案服務(wù)的，創(chuàng)造性的最終判斷基礎(chǔ)是考慮專利申請(qǐng)的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是考慮專利申請(qǐng)?zhí)岢龅哪硞€(gè)技術(shù)問題是否具備創(chuàng)造性，因?yàn)閷＠暾?qǐng)最終呈現(xiàn)給公眾的也不是某個(gè)技術(shù)問題，而是一個(gè)完整的技術(shù)方案。事實(shí)上，只有技術(shù)問題非顯而易見，未必會(huì)導(dǎo)致專利申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。例如，某專利申請(qǐng)涉及一種在露天場(chǎng)合使用的曲面椅，椅子的座面為弧形并與人體的外形相一致，在座面的最低處設(shè)置有一個(gè)漏水孔，這樣避免了座面積水，使得座面可以容易地變干。如果最接近的對(duì)比文件是座面沒有任何孔的曲面椅，那么專利申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問題則是便于排水，使桌面容易變干。該技術(shù)問題可能是非顯而易見的，因?yàn)榧夹g(shù)人員可能不會(huì)意識(shí)到座面積水的問題，但是作為一種露天座椅，為了增加座面的透氣性、減少成本或者美觀等因素的考慮，技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)在座面設(shè)置公知的通孔，雖然主觀動(dòng)機(jī)不是為了解決積水的問題，但客觀上也解決了防止積水的技術(shù)問題，從而導(dǎo)致涉案申請(qǐng)的技術(shù)方案可以顯而易見地得到，因此不具備創(chuàng)造性。

所以，在實(shí)際解決的技術(shù)問題不存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中時(shí)，需要先判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有其他動(dòng)機(jī)對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改造，且改造后的技術(shù)方案也能夠解決上述實(shí)際解決的技術(shù)問題，若其他動(dòng)機(jī)存在，則繼續(xù)判斷是否存在結(jié)合障礙，若其他動(dòng)機(jī)不存在，則可以得出發(fā)明申請(qǐng)具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

筆者主張的創(chuàng)造性判斷過程如圖1所示：

圖1

四、案例說明

下面，筆者將結(jié)合幾個(gè)案例具體說明上述的判斷過程。

4.1. 最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在實(shí)際解決的技術(shù)問題

這種情況是審查指南中最理想的情形，即最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在“實(shí)際解決的技術(shù)問題”和被改造的需要，當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征在領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中公開，且區(qū)別技術(shù)特征在所述文獻(xiàn)中解決的技術(shù)問題與在發(fā)明申請(qǐng)中解決的技術(shù)問題相同，一般則認(rèn)為發(fā)明申請(qǐng)是可以顯而易見地得到，不具備創(chuàng)造性。

某專利保護(hù)的是一種具有3D打印圖文表面的金融交易卡，現(xiàn)有技術(shù)中的金融交易卡基本是由絲網(wǎng)印刷或者平板膠印印刷形成的圖文，存在的問題包括：1）在印刷圖文前，絲網(wǎng)印刷需要繃網(wǎng)，平板印刷需要制作PS版，兩種印刷圖文的準(zhǔn)備工作復(fù)雜且繁瑣；2）絲網(wǎng)印刷和平板印刷形成的圖文是平的，不能實(shí)現(xiàn)立體效果，圖案單一。

該專利申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N具有3D打印圖文表面的金融交易卡，能夠解決上述的問題，其權(quán)利要求1的保護(hù)范圍是：

一種具有3D打印圖文表面的金融交易卡，具有卡基，所述卡基從上至下依次由正面保護(hù)膜層、正面基片層、中間INLAY層、反面基片層、反面印刷圖文層、反面保護(hù)膜層構(gòu)成，其特征在于：所述正面保護(hù)膜層上表面上附著有3D打印圖文層，所述3D打印圖文層的高度為0.05-0.46mm。

對(duì)比文件1公開了一種多層面立體效果接觸式集成電路磁條卡，和專利申請(qǐng)屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，公開了專利申請(qǐng)權(quán)利要求1的大部分特征，唯一的特征是“所述正面保護(hù)膜層上表面上附著有3D打印圖文層，所述3D打印圖文層的高度為0.05-0.46mm”。基于該區(qū)別技術(shù)特征，專利申請(qǐng)的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是：提供一種立體式圖文的金融交易卡，克服圖案單一、手感觸覺體驗(yàn)差的問題。

對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，上述技術(shù)問題毫無疑義地存在于對(duì)比文件1中，因?yàn)樘岣呱虡I(yè)價(jià)值、增加客戶體驗(yàn)是金融卡行業(yè)普遍追求的，而形成立體圖文能夠很好地提升卡片價(jià)值，對(duì)比文件1顯然存在這種需要。

對(duì)比文件2公開了一種針對(duì)價(jià)值憑證特別是鈔票、身份證等這類文件安全性的生產(chǎn)方案，和專利申請(qǐng)屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，其安全性通過使用一個(gè)特定的觸覺元件來表示，該觸覺元件是由3D打印形成的，優(yōu)選高度為60微米到200微米，其中80微米到140微米為最佳高度。

可見，對(duì)比文件2公開了區(qū)別技術(shù)特征，且該特征在對(duì)比文件2中起到的作用與在涉案專利中相同。結(jié)合技術(shù)方案的整體來看，對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的結(jié)合不存在結(jié)合障礙，且兩者結(jié)合得到權(quán)利要求1保護(hù)的方案是容易想到的，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

4.2. 最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在實(shí)際解決的技術(shù)問題

當(dāng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在“實(shí)際解決的技術(shù)問題”時(shí)，即使區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開，也不能直接地將兩者結(jié)合，而需要判斷是否存在結(jié)合啟示。這種結(jié)合啟示的判斷分兩步走，第一步判斷是否存在其他動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)以客觀地解決了技術(shù)問題，若存在上述動(dòng)機(jī)，則第二步再判斷是否存在結(jié)合障礙；若不存在上述動(dòng)機(jī)，則可以得出專利申請(qǐng)具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

4.2.1 存在其他動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)

某專利申請(qǐng)保護(hù)的是一種通用抓持式導(dǎo)管裝置，現(xiàn)有技術(shù)中的導(dǎo)管裝置公知地存在有“直式抓持”、“端持式抓持”和“翼式抓持”等三種抓持方式，單個(gè)導(dǎo)管裝置通常只包含有其中一種抓持方式，并且在不同的售賣區(qū)域銷售的抓持方式各有不同，不存在將上述三種方式結(jié)合在同一個(gè)導(dǎo)管裝置的方案。這就束縛了使用者的技術(shù)和技能，無法使用最適合于使用者的和患者的需要的抓持技術(shù)。本專利申請(qǐng)將常見的三種抓持方式結(jié)合在單個(gè)導(dǎo)管組件中，使得單個(gè)導(dǎo)管組件能滿足不同的使用習(xí)慣，而不需要改型或者專門的產(chǎn)品來迎合該售賣區(qū)域常見的專用抓持構(gòu)造。

本專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1的方案是：

1. 一種通用抓持式導(dǎo)管裝置，包括:

導(dǎo)管適配器(16)，其具有遠(yuǎn)端和近端(50)，所述遠(yuǎn)端支承導(dǎo)管(70)，所述遠(yuǎn)端還包括固定平臺(tái)(62)，所述固定平臺(tái)占據(jù)所述導(dǎo)管適配器的第一側(cè)并且包括至少一個(gè)翼狀延伸部；

針尖端護(hù)罩(14)…… ，

針座(12)…… ，

其特征在于:

所述針座(12)包括剛性或半柔性的遠(yuǎn)側(cè)延伸部，所述遠(yuǎn)側(cè)延伸部形成葉片狀抓持部(30)，

……

所述翼狀延伸部處于與所述葉片狀抓持部(30)相對(duì)的位置處。

權(quán)利要求1的技術(shù)方案如圖2所示，能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)三種抓持方式，具體如圖3所示的直式抓持、圖4所示的端持式抓持和圖5所述的翼式抓持。

圖2 （權(quán)利要求1的方案）

圖3 （直式抓持）

圖4 （端持式抓持）

圖5 （翼式抓持）

對(duì)比文件1公開了一種安全裝置及帶有安全裝置的導(dǎo)管和引入針組件（如圖6所示），對(duì)比文件1公開了導(dǎo)管座24（相當(dāng)于導(dǎo)管適配器）、針罩40（相當(dāng)于針尖端護(hù)罩）、針座34及針座34上延伸出的握持片36（相當(dāng)于葉片狀抓持部），對(duì)比文件1公開了權(quán)利要求1的大部分特征，區(qū)別技術(shù)特征僅在于：導(dǎo)管適配器還包括固定平臺(tái)，所述固定平臺(tái)占據(jù)所述導(dǎo)管適配器的第一側(cè)并且包括至少一個(gè)翼狀延伸部；所述翼狀延伸部處于與所述葉片狀抓持部相對(duì)的位置處。由于對(duì)比文件1的技術(shù)方案可以實(shí)現(xiàn)直式抓持和翼式抓持，而實(shí)現(xiàn)端持式抓持需要大拇指握住針座底端，而食指和中指分別握持固定平臺(tái)和葉片狀抓持部，由于對(duì)比文件1的導(dǎo)管適配器上沒有設(shè)置固定平臺(tái)，所以無法實(shí)現(xiàn)端持式抓持。在上述區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題在于：如何提供一種可實(shí)現(xiàn)端持式抓持的導(dǎo)管裝置。

圖6 （對(duì)比文件1的方案）

對(duì)比文件2公開了一種帶有剛性件的翅翼的導(dǎo)管及其制造方法（如圖7所示），其中在導(dǎo)管適配器24上包括一對(duì)翅翼26，翅翼26相當(dāng)于專利申請(qǐng)的固定平臺(tái)，根據(jù)對(duì)比文件2的說明書的記載，翅翼26在對(duì)比文件2中同樣可以實(shí)現(xiàn)端持式抓持，可見對(duì)比文件2公開了上述區(qū)別技術(shù)特征。

圖7 （對(duì)比文件2的方案）

雖然對(duì)比文件2公開了區(qū)別特征，但是對(duì)比文件1能否和對(duì)比文件2結(jié)合存在疑問。因?yàn)閷?duì)于實(shí)際解決的技術(shù)問題“如何提供一種可實(shí)現(xiàn)端持式抓持的導(dǎo)管裝置”而言，對(duì)比文件1不存在上述的技術(shù)問題，也沒有證據(jù)證明本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件1改造成能夠?qū)崿F(xiàn)端持式抓持的導(dǎo)管結(jié)構(gòu)，因此不假思索地將兩者直接結(jié)合存在“事后諸葛亮”的嫌疑。

然而，對(duì)比文件1雖然不存在改造成“端持式”抓持的技術(shù)問題，但對(duì)比文件1存在另一個(gè)突出的、待解決的技術(shù)問題，即如何實(shí)現(xiàn)更好地固定導(dǎo)管適配器。眾所周知，在靜脈留置針領(lǐng)域，當(dāng)操作者完成刺入注射后，需要將導(dǎo)管適配器（導(dǎo)管座）固定在患者身體上，以便于下次注射時(shí)無需重新刺入，減輕患者的疼痛。對(duì)于上述的固定作用，可以使用膠帶直接將導(dǎo)管適配器粘貼在患者身體上，但這種固定方式常常不穩(wěn)固容易脫落，后來逐步進(jìn)化成在導(dǎo)管適配器上設(shè)置固定平臺(tái)，使用膠帶將固定平臺(tái)與患者身體粘貼在一起，這種固定方式更穩(wěn)固，且對(duì)患者的傷害更小，對(duì)比文件2的附圖（見圖8）公開了此種固定方式，且其他諸多的公知常識(shí)證據(jù)均可以證明技術(shù)領(lǐng)域中固定平臺(tái)的固定作用。

圖8 （對(duì)比文件2的“固定平臺(tái)”）

為了解決導(dǎo)管適配器的固定問題，在對(duì)比文件1中設(shè)置一個(gè)固定平臺(tái)是顯而易見的。在對(duì)比文件1中已經(jīng)存在了葉片狀抓持部的情況下，由于空間的限制，所述的一個(gè)翅翼必然會(huì)設(shè)置在與葉片狀抓持部相對(duì)的位置處，在結(jié)合后的技術(shù)方案基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實(shí)現(xiàn)端式的抓持，無需付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。

可見，技術(shù)人員基于其他的動(dòng)機(jī)同樣可以顯而易見地得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案，導(dǎo)致權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。對(duì)于這種評(píng)判創(chuàng)造性的方式，日本《審查指南》有明確的規(guī)定：即使是發(fā)明申請(qǐng)與引證發(fā)明要解決的技術(shù)問題不相同，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請(qǐng)的問題解決思路得出發(fā)明申請(qǐng)的技術(shù)方案，則發(fā)明申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性【7】。

中國(guó)的法律實(shí)踐對(duì)于這種情況一般也認(rèn)為不具備創(chuàng)造性，但是在評(píng)述時(shí)通常繞開了“三步法”，即在認(rèn)定區(qū)別特征后沒有確定實(shí)際解決的技術(shù)問題，而直接以區(qū)別特征是容易想到的、技術(shù)方案可以顯而易見地得到為理由作出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。這種評(píng)述方式具有較強(qiáng)的主觀性，常常不容易讓當(dāng)事人信服，因此不宜回避“三步法”來評(píng)述此種情況下專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性，可以按著本文的思路從各個(gè)合理動(dòng)機(jī)的角度去判斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案的可能性，在“三步法”的框架內(nèi)得出結(jié)論。

4.2.2 不存在其他動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)

某專利申請(qǐng)保護(hù)的是一種具有電流表本體和電流鉗的鉗型電流表，電流表本體和電流鉗被配置成使電流鉗可以從電流表本體分離，以便鉗型電流表可以在電流鉗或者連接到電流表本體或者從電流表本體上分離時(shí)進(jìn)行操作。權(quán)利要求1的技術(shù)方案如下：

1．一種鉗型電流表，包括：

電流表本體，其包括測(cè)量電路，該測(cè)量電路被配置成從輸入信號(hào)測(cè)量電流；

電線，其具有第一端和第二端，其中該測(cè)量電路被整體地耦合于該電線的該第二端；和

電流鉗，其通過電線電耦合到該電流表本體并整體地耦合于該電線的該第一端，其中該電流鉗被配置成通過電線向該電流表本體提供輸入信號(hào)，其中該電流表本體和該電流鉗被配置成使該電流鉗可以從該電流表本體分離，并且其中當(dāng)該電流鉗連接到該電流表本體時(shí)和當(dāng)該電流鉗從該電流表本體分離時(shí)該電流鉗被配置成通過電線向該電流表本體提供該輸入信號(hào)，其中該電流表本體包括第一和第二鉗保持元件，該保持元件從電流表本體延伸并且在它們之間限定出區(qū)域，當(dāng)連接到該電流表本體上時(shí)，該電流鉗被定位在該區(qū)域中。

鉗形電流表的具體結(jié)構(gòu)如圖9和圖10所示，從圖中可以清楚的看到，鉗保持元件122、126從本體114延伸出來并在它們之間限定了區(qū)域，鉗型探測(cè)器110（或電流鉗）被定位在該區(qū)域中。

圖9 （本專利的方案）

圖10 （本專利的方案）

對(duì)比文件1公開了一種電壓表，如圖11和圖12所示。其提供了一種既可單手操作探測(cè)墻上插座，也可以將探針從顯示器殼體中移出用于探測(cè)具有任何間接和緊密縫隙的節(jié)點(diǎn)，并具體公開了以下特征：該電壓具有一個(gè)顯示器殼體（12）、一對(duì)探針（14、16），探針（14、16）通過電線（18、20）與殼體（12）中的電路電連接，由模制塑料制成的殼體（12）是中空的，用來容納電路；且電線（18、20）通過后表面（34）進(jìn)入殼體（12）中；探針可以從夾具中分離，每一個(gè)探針殼（36）與顯示器殼體12分開后探針通過電線（18、20）與顯示器殼體（12）連接，探針端（38）能夠插入到當(dāng)顯示器殼體夾持探針時(shí)探針?biāo)荒艿竭_(dá)的小間距的檢測(cè)節(jié)點(diǎn)。

圖11 （對(duì)比文件1的方案）

圖12 （對(duì)比文件1的方案）

權(quán)利要求1的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開的技術(shù)方案相比，區(qū)別特征在于：

（1）專利申請(qǐng)保護(hù)的是一種電流表，而對(duì)比文件1保護(hù)的是一種電壓表；（2）電流表本體包括第一和第二鉗保持元件，該保持元件從電流表本體延伸并且在它們之間限定出區(qū)域，當(dāng)連接到該電流表本體上時(shí)，該電流鉗被定位在該區(qū)域中?；谏鲜鰠^(qū)別特征，權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是通過何種方式獲取電流值以及如何保持電流鉗。

對(duì)比文件2公開了一種分體合體兩用鉗型電流表，具體公開了將鉗形電流表的鉗型磁路和測(cè)量表計(jì)做成在結(jié)構(gòu)上分離的兩個(gè)部件，二者可以通過一對(duì)導(dǎo)線連接，成為分體式鉗型電流表，也可以直接對(duì)接，成為常規(guī)的鉗型電流表，公開了上述區(qū)別技術(shù)特征（1）和（2），對(duì)比文件2的結(jié)構(gòu)如圖13所示：

圖13 （對(duì)比文件2的方案）

若不考慮對(duì)比文件1是否存在上述的技術(shù)問題，而直接進(jìn)行結(jié)合啟示的判斷，則容易認(rèn)為對(duì)比文件2給出了利用鉗型裝置對(duì)電參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)的技術(shù)啟示，而對(duì)比文件2又公開了區(qū)別特征，繼而推論出對(duì)比文件1在對(duì)比文件2的技術(shù)啟示下，容易想到將對(duì)比文件1改造成電流表，又進(jìn)一步設(shè)置從電流表本體延伸的兩個(gè)鉗保持元件來保持電流鉗，從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，并據(jù)此得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的錯(cuò)誤結(jié)論。事實(shí)上，上述的推論不符合“三步法”的內(nèi)涵，所以得出的結(jié)論是錯(cuò)誤的。

對(duì)比文件1是電壓表，其工作原理是通過與待測(cè)電路并聯(lián)的方式來測(cè)出待測(cè)電壓，而權(quán)利要求1的電流表的技術(shù)原理是通過電磁感應(yīng)的方式測(cè)出電流值，兩者不光外在的結(jié)構(gòu)不同，其內(nèi)部工作電路也完全不同。對(duì)比文件1不存在上述的技術(shù)問題，即“通過何種方式獲取電流值以及如何保持電流鉗”，因?yàn)闊o論是電壓表還是電流表都是本領(lǐng)域的常見設(shè)備，技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)使用電壓表去獲取電流值，更沒有理由去思考如何保持對(duì)比文件1中完全不存在的“電流鉗”。此外，技術(shù)人員也沒有其他的動(dòng)機(jī)去改造對(duì)比文件1以得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案，原因在于：1. 由于對(duì)比文件1的內(nèi)部電路與本申請(qǐng)的內(nèi)部電路完全不同，若將對(duì)比文件1改造成鉗型電流表，除了需要將外部設(shè)備更換，還需要將內(nèi)部電路更換，導(dǎo)致對(duì)比文件1的原技術(shù)方案完全消失，這不符合改造現(xiàn)有技術(shù)的客觀規(guī)律，技術(shù)人員不會(huì)存在這樣的動(dòng)機(jī)去破壞對(duì)比文件1的方案；2. 即便強(qiáng)行將對(duì)比文件1改造成電流表，也無法顯而易見地得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案，這個(gè)過程需要付出過度的勞動(dòng)。

因此，當(dāng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在實(shí)際解決的技術(shù)問題，又不存在其他動(dòng)機(jī)使得技術(shù)人員改造最接近的現(xiàn)有技術(shù)以獲得專利申請(qǐng)時(shí)，該專利申請(qǐng)的技術(shù)方案是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。

中國(guó)的法律實(shí)踐對(duì)于這種情況也認(rèn)為技術(shù)方案是非顯而易見地，具備創(chuàng)造性，在評(píng)述過程中往往省略了對(duì)其他途徑的討論和思考，而直接以最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在該技術(shù)問題、技術(shù)人員在其基礎(chǔ)上不會(huì)意識(shí)到上述技術(shù)問題的存在【8】，或者最接近的現(xiàn)有技術(shù)沒有本專利的上述需求（即實(shí)際解決的技術(shù)問題）【9】等理由維持專利的有效性。從以上判例的結(jié)論來看，沒有對(duì)于其他動(dòng)機(jī)的討論。本文認(rèn)為，在評(píng)述過程中應(yīng)當(dāng)考慮其他動(dòng)機(jī)的可能性，因?yàn)閷?shí)際解決的技術(shù)問題不存在并不代表技術(shù)方案是非顯而易見的，審查人員需要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度去考慮是否存在合理的動(dòng)機(jī)改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)，如果通過其他合理動(dòng)機(jī)的改進(jìn)且不付出過度勞動(dòng)得到的方案也能解決上述的技術(shù)問題，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的、不具備創(chuàng)造性，反之，則具備創(chuàng)造性。

五、總結(jié)

專利創(chuàng)造性的判斷是評(píng)判技術(shù)方案是否具備可專利性的核心問題，也是學(xué)者們反復(fù)思索的疑難問題。在中國(guó)“三步法”的評(píng)判制度下，正確地認(rèn)識(shí)實(shí)際解決的技術(shù)問題并正確地應(yīng)用有利于客觀地認(rèn)定申請(qǐng)的技術(shù)方案，本文提供的判斷思路合理地考慮了專利創(chuàng)造性判斷中出現(xiàn)的各種情況，以技術(shù)問題為核心循序漸進(jìn)地判斷，可以最終得出專利申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

參考文獻(xiàn)：

【1】任曉蘭. 專利行政訴訟案件法律重述與評(píng)論[M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2016：60.

【2】孟杰雄. 到底該如何確定要解決的技術(shù)問題[J]. 專利代理，2018（2）：25-31.

【3】李娟、許翰：《創(chuàng)造性判斷過程中實(shí)際解決的技術(shù)問題》，載《2012年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)第三屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文選編(第一部分)》，會(huì)議時(shí)間：2011年3月28日，第356-364頁(yè)。

【4】郝瑞欣. 淺談?wù)_確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的重要性[J]. 中國(guó)發(fā)明與專利，2016（2）：84-88.

【5】謝有成. 創(chuàng)造性判斷“三步法”中技術(shù)啟示判斷的整體考慮[J]. 專利代理，2015（2）：19-23.

【6】潘煒：《淺論技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中的作用》，載《2011年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)暨第二屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文集》，會(huì)議時(shí)間：2011年3月10日，第320-324頁(yè)。

【7】參見日本《審查指南》第2部分第2章第2.5節(jié)。

【8】參見專利復(fù)審委員會(huì)第127157號(hào)復(fù)審決定書，第7頁(yè)，（專利復(fù)審委員會(huì)，2017年8月28日）

【9】參見（2016）京行終4365號(hào)行政判決書，第15頁(yè)，（北京市高級(jí)人民法院，2017年12月25日）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜立喆 

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

點(diǎn)擊圖片，查看專題詳情！

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司、成長(zhǎng)型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近100多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國(guó)內(nèi)70萬+海外30萬）；同時(shí)擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://islanderfriend.com/