中國企業(yè)應對海外商標糾紛的案例與經(jīng)驗解析

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作者：薛友飛超凡知識產(chǎn)權服務股份有限公司

原標題：中國企業(yè)應對海外商標糾紛的案例與經(jīng)驗解析

2019年11月，中共中央、國務院發(fā)布了《關于推進貿(mào)易高質量發(fā)展的指導意見》,《意見》強調要加快品牌培育，推動品牌產(chǎn)品走向世界，鼓勵企業(yè)開展商標境外注冊。根據(jù)全球智能信息服務提供商科睿唯安發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2012-2018年期間，中國大陸主體在海外的商標申請量逐年持續(xù)增長，6年間申請量幾乎翻了4倍，僅2018年一年就提交了近15萬件海外商標申請。與此同時，國內(nèi)企業(yè)在海外遇到的商標糾紛也日漸增長，讓國內(nèi)企業(yè)感到甚是頭痛，本文中筆者將通過幾個案例來討論如何應對海外商標糾紛的問題。

一、海外商標糾紛案例介紹

案例一：國內(nèi)某白酒企業(yè)在海外申請注冊帶有“特曲”、“tequ”的商標時，收到墨西哥龍舌蘭酒監(jiān)管委員會（The Tequila Regulatory Council of Mexico）發(fā)來的警告函。在警告函中，對方指出，“Tequila”（龍舌蘭酒）是一種墨西哥特有的酒，只在該國進行生產(chǎn)制造，并且需要符合墨西哥龍舌蘭酒的官方標準，而“特曲”的拼音是“tequ”，與龍舌蘭酒的英文“Tequila”構成近似，根據(jù)《保護原產(chǎn)地名稱及其國際注冊里斯本協(xié)定》的規(guī)定，侵犯了龍舌蘭酒原產(chǎn)地名稱的知識產(chǎn)權，要求該國內(nèi)企業(yè)進行整改。

經(jīng)過分析，雖然“特曲”的拼音是“tequ”，但是該國內(nèi)企業(yè)的商標除了“特曲”外還包含其他文字，商標文字整體上與“Tequila”存在較大差異，并且該國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要是白酒，“tequ”在商標中并不指代“Tequila”（龍舌蘭酒），因此不會欺騙消費者。該國內(nèi)企業(yè)向墨西哥龍舌蘭酒監(jiān)管委員會回復了一封律師函解釋說明情況，成功打消對方的疑慮，對方最后沒有對該國內(nèi)企業(yè)的商標申請提出異議。

案例二：國內(nèi)某專門生產(chǎn)牙科醫(yī)療器械的公司，長期以來產(chǎn)品遠銷海外上百個國家和地區(qū)，收到某美國公司的商標侵權律師函，認為該國內(nèi)公司使用了對方的商標，要求將產(chǎn)品下架進行整改，該國內(nèi)公司非常擔心產(chǎn)品不能繼續(xù)銷售造成經(jīng)濟損失。據(jù)了解，該美國公司成立于1899年，距今已有超過100年歷史，在全世界擁有約16000名員工，是一家牙科解決方案公司，提供專業(yè)的牙科耗材、設備、技術和其它專業(yè)產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全球120多個國家和地區(qū)。

經(jīng)過分析，該國內(nèi)企業(yè)使用對方商標的產(chǎn)品主要是根管治療儀，這款根管治療儀不僅可以與本公司自己生產(chǎn)的根管銼進行組合使用，還可以與其他公司生產(chǎn)的根管銼進行組合使用，并且根據(jù)不同廠家生產(chǎn)的根管銼開發(fā)了相匹配的使用模式，將使用模式嵌入根管治療儀的操作程序系統(tǒng)。出于安全性考慮，為了讓醫(yī)生在使用不同廠家的根管銼時能夠選擇正確的使用模式，該公司將不同廠家的根管銼對應的商標名稱設置為使用模式的名稱，這家美國公司生產(chǎn)的根管銼是其中一部分可以適配使用的范圍，因此美國公司的商標名稱也出現(xiàn)在該系統(tǒng)中，導致美國公司認為商標侵權。

可以看出，該國內(nèi)公司使用美國公司的商標并不是為了當作商標進行使用，而是為了指導該產(chǎn)品的用戶正確地操作系統(tǒng)，其使用是公正和善意的，屬于商標合理使用的范圍。為了打消美國公司的顧慮，該國內(nèi)公司對操作系統(tǒng)進行了一定的整改，如加上“適用于×××品牌”的文字，并向美國公司回復了一份律師函，解釋說明該國內(nèi)企業(yè)的使用屬于商標的合理使用，最終美國公司未采取進一步反對措施。

案例三：國內(nèi)某白酒企業(yè)在全球數(shù)十個國家和地區(qū)提交了某商標的注冊申請，此后不僅部分國家和地區(qū)的商標主管機構引證了某澳大利亞公司的在先商標予以駁回，而且還在部分國家和地區(qū)收到了來自該澳大利亞公司的異議。并且，該澳大利亞公司接著發(fā)來律師函，主動提出和解條件，要求國內(nèi)企業(yè)刪除葡萄酒相關產(chǎn)品，保證不在葡萄酒相關產(chǎn)品上使用，同時需撤回澳大利亞注冊申請。國內(nèi)企業(yè)認為，由于本企業(yè)申請的商標并不使用在葡萄酒相關產(chǎn)品上，葡萄酒相關產(chǎn)品主要是出于保護性目的，對方要求刪除葡萄酒相關產(chǎn)品的要求是可以理解和接受的，但是不接受直接撤回澳大利亞申請的無理要求。

經(jīng)過分析，該國內(nèi)企業(yè)的商標與澳大利亞公司的商標文字完全相同，但是在外觀上有一定差別，澳大利亞公司的主要產(chǎn)品是葡萄酒，國內(nèi)企業(yè)的主要產(chǎn)品是白酒，兩家公司的產(chǎn)品均為酒類產(chǎn)品，若要直接進行駁回復審或者異議答辯，所需要的費用較高并且有一定難度，對該國內(nèi)企業(yè)極為不利和被動。此外，通過檢索澳大利亞公司名下的全球商標還發(fā)現(xiàn)一個情況，對方在部分國家的商標申請晚于國內(nèi)企業(yè)的申請，也就是說，對方的商標申請在這些國家和地區(qū)也很可能被國內(nèi)企業(yè)的商標駁回，國內(nèi)企業(yè)反過來還可以通過向對方的商標申請提出異議的方式進行牽制，迫使對方做出妥協(xié)讓步。

迫于時限問題，該國內(nèi)企業(yè)先在各個國家和地區(qū)提交了駁回復審延期申請或者異議答辯延期申請，然后立即與澳大利亞公司聯(lián)系進行溝通談判，說明兩家公司的產(chǎn)品差異以及在全球范圍內(nèi)的利害關系。

最終，經(jīng)過一系列談判兩家公司達成了和解條件，國內(nèi)企業(yè)同意刪除葡萄酒相關產(chǎn)品，保證不在葡萄酒相關產(chǎn)品上進行注冊使用，在澳大利亞僅保留最核心的白酒產(chǎn)品。同時，澳大利亞公司同意撤回所有異議申請，保證不在白酒產(chǎn)品上注冊使用商標，并且全力配合該國內(nèi)企業(yè)出具同意書幫助克服各個國家和地區(qū)的駁回。

案例四：國內(nèi)某智能手機企業(yè)在全球數(shù)十個國家和地區(qū)提交了某商標的注冊申請，其中智利申請的商標被摩托羅拉公司提出異議。正在該國內(nèi)企業(yè)準備提交異議答辯時，收到了來自摩托羅拉公司的律師函，告知其在多米尼加共和國提交了某商標的注冊申請，當國商標主管機構引證了該國內(nèi)企業(yè)的在先注冊商標予以駁回，摩托羅拉公司希望該國內(nèi)企業(yè)能夠與其簽訂共存協(xié)議幫助其克服駁回。

經(jīng)過分析，雖然該國內(nèi)企業(yè)的商標與摩托羅拉公司的商標包含部分相同的文字，并且兩家公司的核心產(chǎn)品均包含手機，但是兩家公司的商標整體上仍然差異較大，同時存在于市場上不易引起消費者的混淆誤認，即便同意摩托羅拉公司的商標注冊，也不會對自身業(yè)務發(fā)展帶來實質影響。

該國內(nèi)企業(yè)考慮后決定與摩托羅拉公司進行和解，經(jīng)過一系列的談判，兩家公司最終簽訂了全球商標和解協(xié)議，避免進入全球大面積被異議的局面，為企業(yè)節(jié)省了大量的時間和費用。

案例五：某國內(nèi)企業(yè)在全球數(shù)十個國家和地區(qū)申請了一個帶有“Land”的商標，遭到英國捷豹路虎汽車有限公司的全面攔截，在各個國家和地區(qū)提出異議申請進行反對。捷豹路虎公司是英國一家生產(chǎn)頂級奢華汽車的制造商，名下?lián)碛薪輬螅↗aguar）和路虎（Land Rover）兩大品牌，捷豹路虎公司認為，其“Land Rover”商標已在全球上百個國家和地區(qū)進行注冊使用，使用時間跨度長、地理范圍廣，具有較高的知名度，該國內(nèi)企業(yè)申請的帶有“Land”的商標有傍名牌的嫌疑。

經(jīng)過分析，該國內(nèi)企業(yè)申請的商標雖然也包含文字“Land”，但是整體上與捷豹路虎公司的“Land Rover”商標差異較大，認為捷豹路虎公司的要求并不合理，協(xié)商未果后，該國內(nèi)企業(yè)在接下來幾年內(nèi)在數(shù)十個國家分別提交了異議答辯。最終，該國內(nèi)企業(yè)在絕大多數(shù)國家和地區(qū)都獲得了官方的支持，認為雖然兩家公司的產(chǎn)品構成相同或類似，但是兩個商標之間并不構成近似。該國內(nèi)企業(yè)沒有向強大的對手妥協(xié)和屈服，在不得已的情況下，敢于拿起法律武器奮起反抗，捍衛(wèi)了自己的合法權利。

二、海外商標糾紛應對經(jīng)驗

首先，找準糾紛來源，摸清真實目的。孫子曰：“兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。商標的戰(zhàn)爭是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，是關系到企業(yè)生死存亡的大事，應當慎重對待。企業(yè)在遇到海外商標糾紛時，特別是來自一些國際巨頭的挑戰(zhàn)時，不要有畏懼心理，一味地退讓，也不能草率應對。企業(yè)要認真研究對方的背景、對方的權利基礎、自身的權利基礎、目標國的商標法律法規(guī)，揣摸對方的真實意圖，綜合分析對企業(yè)自身的利弊和風險。在以上介紹的案例一中，通過認真分析墨西哥龍舌蘭酒監(jiān)管委員會的背景，發(fā)現(xiàn)對方可能存在誤解，通過主動解釋說明避免了多個國家和地區(qū)被異議的局面。在案例二中，通過深入學習了解國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品技術特點，找到了商標合理使用的突破口，通過主動解釋說明有效化解了在海外銷售時被投訴、起訴的潛在風險。

其次，確定妥協(xié)底線，制定應對策略。孫子曰“故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。在搞清楚對方的真實意圖和權衡利弊后，企業(yè)可以考慮下應對糾紛的底線，也就是說自己最多能夠有多大讓步，然后考慮可能的應對方案。建議優(yōu)先選擇成本低、代價小的應對方案，盡量以最小的代價取得最大的利益。在案例三中，國內(nèi)企業(yè)面對對方提出的撤回澳大利亞申請的不合理要求，通過反制的方式找到了案件的突破口，最終在澳大利亞獲得核心產(chǎn)品白酒上的注冊保護，在其他國家和地區(qū)也僅僅刪除了出于保護性注冊的葡萄酒產(chǎn)品，以最小的代價保障了企業(yè)的出口需求，實現(xiàn)了企業(yè)利益的最大化。在案例四中，雖然摩托羅拉公司通過在智利提出異議申請，牽制逼迫國內(nèi)企業(yè)在多米尼加共和國簽訂共存協(xié)議，幫助其盡快注冊商標，但是由于兩家公司的商標近似度不高，即便同意摩托羅拉公司的商標注冊申請，對自身業(yè)務帶來影響的可能性較低，因此國內(nèi)企業(yè)和摩托羅拉公司簽訂共存協(xié)議，促進自身商標在智利的盡快注冊，在不損壞公司利益的前提下，保證企業(yè)合法使用注冊商標。

最后，積極化解糾紛，力爭不戰(zhàn)而勝。孫子曰“是故百戰(zhàn)百勝，非善之善者也；不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也”。在面對海外商標糾紛的時候，如果選擇直接硬碰硬地打，企業(yè)必然需要耗費大量人力、時間、金錢成本，即便最后取得勝利，也可能導致企業(yè)錯失市場機遇，給企業(yè)帶來無法挽回的經(jīng)濟損失。不到萬不得已的時候，盡量不要與敵人進行正面沖突，當然，如果傷害到企業(yè)自身的核心利益時也要敢于捍衛(wèi)自己的合法利益。

三、結語

隨著中國在國際貿(mào)易中地位的不斷提升，越來越多的國內(nèi)品牌把眼光投向了海外市場，希望加入國際化發(fā)展大潮。在此過程中，國內(nèi)品牌必然會與國外品牌產(chǎn)生日益增多的摩擦和沖突，海外商標糾紛不斷涌現(xiàn)，因此國內(nèi)企業(yè)需要熟悉應對海外商標糾紛的策略，提前做好充足準備，才能在國際化浪潮中處于不敗之地。

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作者：薛友飛超凡知識產(chǎn)權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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