中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)海外商標(biāo)糾紛的案例與經(jīng)驗(yàn)解析

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作者：薛友飛超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)海外商標(biāo)糾紛的案例與經(jīng)驗(yàn)解析

2019年11月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,《意見》強(qiáng)調(diào)要加快品牌培育，推動(dòng)品牌產(chǎn)品走向世界，鼓勵(lì)企業(yè)開展商標(biāo)境外注冊(cè)。根據(jù)全球智能信息服務(wù)提供商科睿唯安發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2012-2018年期間，中國(guó)大陸主體在海外的商標(biāo)申請(qǐng)量逐年持續(xù)增長(zhǎng)，6年間申請(qǐng)量幾乎翻了4倍，僅2018年一年就提交了近15萬件海外商標(biāo)申請(qǐng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外遇到的商標(biāo)糾紛也日漸增長(zhǎng)，讓國(guó)內(nèi)企業(yè)感到甚是頭痛，本文中筆者將通過幾個(gè)案例來討論如何應(yīng)對(duì)海外商標(biāo)糾紛的問題。

一、海外商標(biāo)糾紛案例介紹

案例一：國(guó)內(nèi)某白酒企業(yè)在海外申請(qǐng)注冊(cè)帶有“特曲”、“tequ”的商標(biāo)時(shí)，收到墨西哥龍舌蘭酒監(jiān)管委員會(huì)（The Tequila Regulatory Council of Mexico）發(fā)來的警告函。在警告函中，對(duì)方指出，“Tequila”（龍舌蘭酒）是一種墨西哥特有的酒，只在該國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)制造，并且需要符合墨西哥龍舌蘭酒的官方標(biāo)準(zhǔn)，而“特曲”的拼音是“tequ”，與龍舌蘭酒的英文“Tequila”構(gòu)成近似，根據(jù)《保護(hù)原產(chǎn)地名稱及其國(guó)際注冊(cè)里斯本協(xié)定》的規(guī)定，侵犯了龍舌蘭酒原產(chǎn)地名稱的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，要求該國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行整改。

經(jīng)過分析，雖然“特曲”的拼音是“tequ”，但是該國(guó)內(nèi)企業(yè)的商標(biāo)除了“特曲”外還包含其他文字，商標(biāo)文字整體上與“Tequila”存在較大差異，并且該國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要是白酒，“tequ”在商標(biāo)中并不指代“Tequila”（龍舌蘭酒），因此不會(huì)欺騙消費(fèi)者。該國(guó)內(nèi)企業(yè)向墨西哥龍舌蘭酒監(jiān)管委員會(huì)回復(fù)了一封律師函解釋說明情況，成功打消對(duì)方的疑慮，對(duì)方最后沒有對(duì)該國(guó)內(nèi)企業(yè)的商標(biāo)申請(qǐng)提出異議。

案例二：國(guó)內(nèi)某專門生產(chǎn)牙科醫(yī)療器械的公司，長(zhǎng)期以來產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外上百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，收到某美國(guó)公司的商標(biāo)侵權(quán)律師函，認(rèn)為該國(guó)內(nèi)公司使用了對(duì)方的商標(biāo)，要求將產(chǎn)品下架進(jìn)行整改，該國(guó)內(nèi)公司非常擔(dān)心產(chǎn)品不能繼續(xù)銷售造成經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)了解，該美國(guó)公司成立于1899年，距今已有超過100年歷史，在全世界擁有約16000名員工，是一家牙科解決方案公司，提供專業(yè)的牙科耗材、設(shè)備、技術(shù)和其它專業(yè)產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

經(jīng)過分析，該國(guó)內(nèi)企業(yè)使用對(duì)方商標(biāo)的產(chǎn)品主要是根管治療儀，這款根管治療儀不僅可以與本公司自己生產(chǎn)的根管銼進(jìn)行組合使用，還可以與其他公司生產(chǎn)的根管銼進(jìn)行組合使用，并且根據(jù)不同廠家生產(chǎn)的根管銼開發(fā)了相匹配的使用模式，將使用模式嵌入根管治療儀的操作程序系統(tǒng)。出于安全性考慮，為了讓醫(yī)生在使用不同廠家的根管銼時(shí)能夠選擇正確的使用模式，該公司將不同廠家的根管銼對(duì)應(yīng)的商標(biāo)名稱設(shè)置為使用模式的名稱，這家美國(guó)公司生產(chǎn)的根管銼是其中一部分可以適配使用的范圍，因此美國(guó)公司的商標(biāo)名稱也出現(xiàn)在該系統(tǒng)中，導(dǎo)致美國(guó)公司認(rèn)為商標(biāo)侵權(quán)。

可以看出，該國(guó)內(nèi)公司使用美國(guó)公司的商標(biāo)并不是為了當(dāng)作商標(biāo)進(jìn)行使用，而是為了指導(dǎo)該產(chǎn)品的用戶正確地操作系統(tǒng)，其使用是公正和善意的，屬于商標(biāo)合理使用的范圍。為了打消美國(guó)公司的顧慮，該國(guó)內(nèi)公司對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行了一定的整改，如加上“適用于×××品牌”的文字，并向美國(guó)公司回復(fù)了一份律師函，解釋說明該國(guó)內(nèi)企業(yè)的使用屬于商標(biāo)的合理使用，最終美國(guó)公司未采取進(jìn)一步反對(duì)措施。

案例三：國(guó)內(nèi)某白酒企業(yè)在全球數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)提交了某商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，此后不僅部分國(guó)家和地區(qū)的商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)引證了某澳大利亞公司的在先商標(biāo)予以駁回，而且還在部分國(guó)家和地區(qū)收到了來自該澳大利亞公司的異議。并且，該澳大利亞公司接著發(fā)來律師函，主動(dòng)提出和解條件，要求國(guó)內(nèi)企業(yè)刪除葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品，保證不在葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品上使用，同時(shí)需撤回澳大利亞注冊(cè)申請(qǐng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)認(rèn)為，由于本企業(yè)申請(qǐng)的商標(biāo)并不使用在葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品上，葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品主要是出于保護(hù)性目的，對(duì)方要求刪除葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品的要求是可以理解和接受的，但是不接受直接撤回澳大利亞申請(qǐng)的無理要求。

經(jīng)過分析，該國(guó)內(nèi)企業(yè)的商標(biāo)與澳大利亞公司的商標(biāo)文字完全相同，但是在外觀上有一定差別，澳大利亞公司的主要產(chǎn)品是葡萄酒，國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要產(chǎn)品是白酒，兩家公司的產(chǎn)品均為酒類產(chǎn)品，若要直接進(jìn)行駁回復(fù)審或者異議答辯，所需要的費(fèi)用較高并且有一定難度，對(duì)該國(guó)內(nèi)企業(yè)極為不利和被動(dòng)。此外，通過檢索澳大利亞公司名下的全球商標(biāo)還發(fā)現(xiàn)一個(gè)情況，對(duì)方在部分國(guó)家的商標(biāo)申請(qǐng)晚于國(guó)內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng)，也就是說，對(duì)方的商標(biāo)申請(qǐng)在這些國(guó)家和地區(qū)也很可能被國(guó)內(nèi)企業(yè)的商標(biāo)駁回，國(guó)內(nèi)企業(yè)反過來還可以通過向?qū)Ψ降?a href='http://www.islanderfriend.com/search_shangbiaoshenqing.html' target='_blank'>商標(biāo)申請(qǐng)提出異議的方式進(jìn)行牽制，迫使對(duì)方做出妥協(xié)讓步。

迫于時(shí)限問題，該國(guó)內(nèi)企業(yè)先在各個(gè)國(guó)家和地區(qū)提交了駁回復(fù)審延期申請(qǐng)或者異議答辯延期申請(qǐng)，然后立即與澳大利亞公司聯(lián)系進(jìn)行溝通談判，說明兩家公司的產(chǎn)品差異以及在全球范圍內(nèi)的利害關(guān)系。

最終，經(jīng)過一系列談判兩家公司達(dá)成了和解條件，國(guó)內(nèi)企業(yè)同意刪除葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品，保證不在葡萄酒相關(guān)產(chǎn)品上進(jìn)行注冊(cè)使用，在澳大利亞僅保留最核心的白酒產(chǎn)品。同時(shí)，澳大利亞公司同意撤回所有異議申請(qǐng)，保證不在白酒產(chǎn)品上注冊(cè)使用商標(biāo)，并且全力配合該國(guó)內(nèi)企業(yè)出具同意書幫助克服各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的駁回。

案例四：國(guó)內(nèi)某智能手機(jī)企業(yè)在全球數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)提交了某商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，其中智利申請(qǐng)的商標(biāo)被摩托羅拉公司提出異議。正在該國(guó)內(nèi)企業(yè)準(zhǔn)備提交異議答辯時(shí)，收到了來自摩托羅拉公司的律師函，告知其在多米尼加共和國(guó)提交了某商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，當(dāng)國(guó)商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)引證了該國(guó)內(nèi)企業(yè)的在先注冊(cè)商標(biāo)予以駁回，摩托羅拉公司希望該國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠與其簽訂共存協(xié)議幫助其克服駁回。

經(jīng)過分析，雖然該國(guó)內(nèi)企業(yè)的商標(biāo)與摩托羅拉公司的商標(biāo)包含部分相同的文字，并且兩家公司的核心產(chǎn)品均包含手機(jī)，但是兩家公司的商標(biāo)整體上仍然差異較大，同時(shí)存在于市場(chǎng)上不易引起消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，即便同意摩托羅拉公司的商標(biāo)注冊(cè)，也不會(huì)對(duì)自身業(yè)務(wù)發(fā)展帶來實(shí)質(zhì)影響。

該國(guó)內(nèi)企業(yè)考慮后決定與摩托羅拉公司進(jìn)行和解，經(jīng)過一系列的談判，兩家公司最終簽訂了全球商標(biāo)和解協(xié)議，避免進(jìn)入全球大面積被異議的局面，為企業(yè)節(jié)省了大量的時(shí)間和費(fèi)用。

案例五：某國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)申請(qǐng)了一個(gè)帶有“Land”的商標(biāo)，遭到英國(guó)捷豹路虎汽車有限公司的全面攔截，在各個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出異議申請(qǐng)進(jìn)行反對(duì)。捷豹路虎公司是英國(guó)一家生產(chǎn)頂級(jí)奢華汽車的制造商，名下?lián)碛薪輬?bào)（Jaguar）和路虎（Land Rover）兩大品牌，捷豹路虎公司認(rèn)為，其“Land Rover”商標(biāo)已在全球上百個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行注冊(cè)使用，使用時(shí)間跨度長(zhǎng)、地理范圍廣，具有較高的知名度，該國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)的帶有“Land”的商標(biāo)有傍名牌的嫌疑。

經(jīng)過分析，該國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)的商標(biāo)雖然也包含文字“Land”，但是整體上與捷豹路虎公司的“Land Rover”商標(biāo)差異較大，認(rèn)為捷豹路虎公司的要求并不合理，協(xié)商未果后，該國(guó)內(nèi)企業(yè)在接下來幾年內(nèi)在數(shù)十個(gè)國(guó)家分別提交了異議答辯。最終，該國(guó)內(nèi)企業(yè)在絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都獲得了官方的支持，認(rèn)為雖然兩家公司的產(chǎn)品構(gòu)成相同或類似，但是兩個(gè)商標(biāo)之間并不構(gòu)成近似。該國(guó)內(nèi)企業(yè)沒有向強(qiáng)大的對(duì)手妥協(xié)和屈服，在不得已的情況下，敢于拿起法律武器奮起反抗，捍衛(wèi)了自己的合法權(quán)利。

二、海外商標(biāo)糾紛應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)

首先，找準(zhǔn)糾紛來源，摸清真實(shí)目的。孫子曰：“兵者，國(guó)之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。商標(biāo)的戰(zhàn)爭(zhēng)是一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，是關(guān)系到企業(yè)生死存亡的大事，應(yīng)當(dāng)慎重對(duì)待。企業(yè)在遇到海外商標(biāo)糾紛時(shí)，特別是來自一些國(guó)際巨頭的挑戰(zhàn)時(shí)，不要有畏懼心理，一味地退讓，也不能草率應(yīng)對(duì)。企業(yè)要認(rèn)真研究對(duì)方的背景、對(duì)方的權(quán)利基礎(chǔ)、自身的權(quán)利基礎(chǔ)、目標(biāo)國(guó)的商標(biāo)法律法規(guī)，揣摸對(duì)方的真實(shí)意圖，綜合分析對(duì)企業(yè)自身的利弊和風(fēng)險(xiǎn)。在以上介紹的案例一中，通過認(rèn)真分析墨西哥龍舌蘭酒監(jiān)管委員會(huì)的背景，發(fā)現(xiàn)對(duì)方可能存在誤解，通過主動(dòng)解釋說明避免了多個(gè)國(guó)家和地區(qū)被異議的局面。在案例二中，通過深入學(xué)習(xí)了解國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)，找到了商標(biāo)合理使用的突破口，通過主動(dòng)解釋說明有效化解了在海外銷售時(shí)被投訴、起訴的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

其次，確定妥協(xié)底線，制定應(yīng)對(duì)策略。孫子曰“故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。在搞清楚對(duì)方的真實(shí)意圖和權(quán)衡利弊后，企業(yè)可以考慮下應(yīng)對(duì)糾紛的底線，也就是說自己最多能夠有多大讓步，然后考慮可能的應(yīng)對(duì)方案。建議優(yōu)先選擇成本低、代價(jià)小的應(yīng)對(duì)方案，盡量以最小的代價(jià)取得最大的利益。在案例三中，國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)對(duì)方提出的撤回澳大利亞申請(qǐng)的不合理要求，通過反制的方式找到了案件的突破口，最終在澳大利亞獲得核心產(chǎn)品白酒上的注冊(cè)保護(hù)，在其他國(guó)家和地區(qū)也僅僅刪除了出于保護(hù)性注冊(cè)的葡萄酒產(chǎn)品，以最小的代價(jià)保障了企業(yè)的出口需求，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)利益的最大化。在案例四中，雖然摩托羅拉公司通過在智利提出異議申請(qǐng)，牽制逼迫國(guó)內(nèi)企業(yè)在多米尼加共和國(guó)簽訂共存協(xié)議，幫助其盡快注冊(cè)商標(biāo)，但是由于兩家公司的商標(biāo)近似度不高，即便同意摩托羅拉公司的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，對(duì)自身業(yè)務(wù)帶來影響的可能性較低，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)和摩托羅拉公司簽訂共存協(xié)議，促進(jìn)自身商標(biāo)在智利的盡快注冊(cè)，在不損壞公司利益的前提下，保證企業(yè)合法使用注冊(cè)商標(biāo)。

最后，積極化解糾紛，力爭(zhēng)不戰(zhàn)而勝。孫子曰“是故百戰(zhàn)百勝，非善之善者也；不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也”。在面對(duì)海外商標(biāo)糾紛的時(shí)候，如果選擇直接硬碰硬地打，企業(yè)必然需要耗費(fèi)大量人力、時(shí)間、金錢成本，即便最后取得勝利，也可能導(dǎo)致企業(yè)錯(cuò)失市場(chǎng)機(jī)遇，給企業(yè)帶來無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失。不到萬不得已的時(shí)候，盡量不要與敵人進(jìn)行正面沖突，當(dāng)然，如果傷害到企業(yè)自身的核心利益時(shí)也要敢于捍衛(wèi)自己的合法利益。

三、結(jié)語

隨著中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中地位的不斷提升，越來越多的國(guó)內(nèi)品牌把眼光投向了海外市場(chǎng)，希望加入國(guó)際化發(fā)展大潮。在此過程中，國(guó)內(nèi)品牌必然會(huì)與國(guó)外品牌產(chǎn)生日益增多的摩擦和沖突，海外商標(biāo)糾紛不斷涌現(xiàn)，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)需要熟悉應(yīng)對(duì)海外商標(biāo)糾紛的策略，提前做好充足準(zhǔn)備，才能在國(guó)際化浪潮中處于不敗之地。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：薛友飛超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)海外商標(biāo)糾紛的案例與經(jīng)驗(yàn)解析

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