涉外商標被駁回，企業(yè)該如何應對？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：馮思琪

原標題：涉外商標被駁回？如何應對和克服？

隨著越來越多的中國企業(yè)走向國際市場，海外商標注冊的需求也日益增多，然而商標的申請往往不是一帆風順的，有時會因為各種原因而被駁回。不過商標駁回并不意味著商標被判了死刑，仍可以通過很多方法去克服。那么，當商標被駁回時，申請人應該如何應對呢？以下是針對不同駁回理由而提供的應對方案，以供參考。

一、近似駁回

在審查過程中，世界各國最為常見的駁回理由莫過于因與在先商標相同或近似而被駁回。商標在文字字形、讀音、含義，或圖形的構圖、顏色、外觀，或者文字與圖形的整體結構近似，使用在相同或類似商品/服務上，容易使消費者對商品/服務的來源產生混淆的，都有可能被判定為近似商標。

◆ 字形近似：

商標在字形上構成近似是各國普遍通用的近似駁回理由。如以下案例：

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◆ 讀音近似

在日本和韓國，與商標字形和含義相比，商標讀音是商標近似判定中更為重要的考量因素。如以下案例：

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◆ 含義近似

商標雖然在文字構成和讀音上完全不同，但含義相同或近似的，有可能被判定為近似商標。由于全球語言的多樣性，在歐美地區(qū)，來自世界各國的移民較多，因此，除英語外，審查員在審查過程中還會考慮西語、意大利等他國語言。如以下案例：

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應對方案

1、刪除沖突項目

在因部分商品項目構成類似而被駁回時，如被駁回項目并非申請人的主營產品，可以考慮刪除，適當放棄沖突項目。

2、不近似答辯

不近似答辯需結合具體的駁回理由和商標情況來進行分析。審查員可能會基于音、形、義等任一方面的近似，有可能造成混淆而下發(fā)駁回。因此，在復審中消除或者降低混淆可能性是不近似答辯的核心。

√ 綜合考量申請商標與引證商標在構成要素、整體外觀、顯著部分、含義、指定項目等方面的區(qū)別來進行論述；

√ 提交商標在申請國的使用證據材料，包括最早使用情況、產品銷售、廣告宣傳等有關證據，以證明商標經過使用已享有一定的知名度，不易造成消費者混淆；

√ 商標近似判定還需結合指定商品或服務來決定，國內基本參照具體的類似群組來判定類似與否，而在美國、加拿大、哥倫比亞等國家，市場會作為重要的考量因素。審查員會依照商品或服務的性質、用途、銷售渠道、消費對象、銷售方式等方面進行判斷，如認為商品或服務在性質、用途等存在相同的，或者有可能導致消費者混淆的，即使屬于不同類別，都有可能認定為構成類似。因此，不近似答辯可結合商品或服務在以上相關因素的差異來進行爭辯。

3、對引證商標提出不使用撤銷

大部分國家對商標使用都有具體的規(guī)定，如澳大利亞、韓國等國家要求商標必須在注冊后3年內使用；歐盟商標必須在注冊后5年內在歐盟的任何國家進行使用。針對引證商標，可以考慮提出不使用撤銷申請，如引證商標被成功撤銷，則將成功克服駁回。

4、協商共存制度

世界知識產權組織(WIPO)指出：“商標共存是指兩個不同的企業(yè)使用相同或近似的商標而不必然影響各自商業(yè)活動的情形?！?strong>【1】目前，世界各國對商標共存制度的態(tài)度不盡相同。像歐盟、英國、新西蘭、印度等國家和地區(qū)在商標近似判斷的審查實踐中對于共存協議持完全接受的態(tài)度；而美國、新加坡、馬來西亞、加拿大等國會根據具體案情進行審查，考量是否會造成公眾混淆等多種因素，從而做出裁定，并不一定全盤接受。因此，在接受共存制度的國家，可以嘗試與在先商標權利人進行協商，如對方同意出具共存協議，則可成功克服阻礙。

二、缺乏顯著性駁回

申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別。對顯著性要求比較高的國家和地區(qū)主要有：歐盟、馬來西亞、俄羅斯、加拿大等。通常的缺顯駁回理由包括：屬于商品或服務的通用名稱或常用名稱；僅直接表示商品或服務的質量、性質、用途或其他特點的；不具有商標識別商品/服務來源的作用等等。

應對方案

與國內相比，國外對于商標顯著特征的審查會相對寬松。缺顯駁回通常是針對純文字商標，一般可從以下方面著手以進行復審：

1、從商標本身的設計來進行反駁，如說明商標設計的獨創(chuàng)性，創(chuàng)意組合等；

2、通過援引在先相似的商標注冊情況和法院判例來進行爭辯；

3、提交商標在申請國的使用情況說明和使用證據，以此表明該商標經過廣泛的推廣和使用，在相關市場上積累了知名度，已經可以用來區(qū)別商品或服務的來源，具有可注冊性。（使用證據越充分，則成功率越高。）

4、由于各國對于商標顯著特征的審查標準會有所不同，如歐盟對這方面的審查日趨嚴格，同一商標申請歐盟商標和英國商標，在歐盟因缺顯而被駁回，在英國已順利注冊。因此，針對核心市場在歐洲地區(qū)的申請人，當遭遇駁回時，除了駁回復審外，還可以嘗試歐盟商標轉單國商標申請的方案，將歐盟商標在重要的成員國內進行轉化來最終獲得保護。

三、其他駁回理由

除了以上兩種常見駁回理由外，在涉外商標申請注冊過程中，可能還會遇到以下駁回理由。

◆ 放棄專用權

很多國家和地區(qū)都存在商標放棄專用權制度，如美國、俄羅斯、南非、馬來西亞、印度、臺灣等。在審查過程中，如商標中包含了不能注冊的部分，審查員會要求申請人放棄該部分專用權。審查員一般會考量該詞是否為常見通用詞、行業(yè)通用詞匯或對指定商品或服務是否具有描述性等。比如，在30類“食品”上申請“XX FOOD”，“FOOD”屬于直接描述商品內容的部分，需要放棄專用權。

應對方案

接受審查員的意見，聲明放棄商標部分專用權。放棄部分專用權并不影響商標整體的專用性，對申請人的影響不大。如不想放棄，也可以遞交復審進行爭辯。但根據實踐經驗來看，成功幾率相對較低。

◆ 商標聯合

商標聯合是一種特殊的商標制度，廣泛存在于英美法系國家，特別是非洲地區(qū)，如南非、納米比亞。審查員會依職權要求同一所有人將其相同或近似的商標申請進行聯合。聯合后的商標需要一并進行轉讓或變更，但商標聯合并不會改變各商標申請的原有信息和狀態(tài)，被聯合商標各自仍然是獨立的申請，可以單獨進行維權。

應對方案

接受審查員的意見，同意將商標進行聯合即可成功克服駁回。

以上為涉外商標申請中有可能遇到的駁回理由。在商標審查過程中，針對一些簡單的駁回理由，一般通過簡單答復即可克服。而對于一些復雜的案件，亦可以采取針對性的搶救對策與措施，巧妙結合多種方案，盡可能提高復審成功率，讓商標起死回生。因此，商標被駁回不用怕，最重要的是及時與代理所溝通，根據具體情況選擇最佳方案來進行駁回復審，爭取注冊成功。

注：

【1】 Nanayakkara ,T.(2006) .IP and Business: Trademark Coexistence. WIPO Magazine. Issue No. 6, 18.

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作者：馮思琪

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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