初創(chuàng)企業(yè)的專利布局——遭遇簡(jiǎn)化版仿制品的專利保護(hù)

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作者：崔雷 上海漢盛律師事務(wù)所 知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)顧問(wèn)

朱以林 上海漢盛律師事務(wù)所 創(chuàng)始高級(jí)合伙人

原標(biāo)題：遭遇簡(jiǎn)化版仿制品的專利保護(hù)——專利布局（一）

產(chǎn)品上市后為公眾所知前，如不及時(shí)申請(qǐng)專利權(quán)保護(hù)，則喪失了專利保護(hù)的時(shí)機(jī)，即便以后再申請(qǐng)專利，也容易被無(wú)效，所以急需申請(qǐng)保護(hù)。這種保護(hù)屬于防守型的基本保護(hù)，非常必要而且必須盡快實(shí)施。同時(shí)出于保護(hù)市場(chǎng)的角度，在遭遇簡(jiǎn)化版仿制品時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)上升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的層級(jí)，著手專利布局，阻擊簡(jiǎn)化版的仿制品侵占市場(chǎng)。

背景介紹

企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)基于防守的目的,首先會(huì)將創(chuàng)新點(diǎn)，也就是有技術(shù)貢獻(xiàn)的部分申請(qǐng)專利；出于現(xiàn)實(shí)的目的,為了獲得政府的補(bǔ)助和資助，參與高科技企業(yè)的評(píng)定，有動(dòng)力申請(qǐng)專利，初期的目的以獲得授權(quán)為主，對(duì)專利應(yīng)該保護(hù)的力度、范圍、路徑和方向并不十分了然。然而，在產(chǎn)品經(jīng)過(guò)研發(fā)、生產(chǎn)和上市銷售中，如果產(chǎn)品有較好的市場(chǎng)前景，很快就會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仿制，競(jìng)品出現(xiàn)會(huì)影響企業(yè)的銷售和市場(chǎng)規(guī)劃，同時(shí)激發(fā)企業(yè)進(jìn)一步通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的動(dòng)機(jī)，企業(yè)著手開(kāi)展侵權(quán)訴訟的準(zhǔn)備，研究競(jìng)品是否落入授權(quán)專利權(quán)利要求保護(hù)范圍，如果競(jìng)品落入授權(quán)專利的保護(hù)范圍，進(jìn)一步要獲取專利評(píng)價(jià)報(bào)告，或者分析專利權(quán)的穩(wěn)定性。有一種現(xiàn)實(shí)的情況是，同行有意或無(wú)意的避開(kāi)專利保護(hù)范圍，簡(jiǎn)化了產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基本的功能，同時(shí)繞開(kāi)了先行者專利保護(hù)。對(duì)于創(chuàng)新的先行者，投入了大量的時(shí)間精力開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，如何避免后來(lái)者居上，或者說(shuō)避免后來(lái)者通過(guò)對(duì)原產(chǎn)品的功能簡(jiǎn)化避開(kāi)專利保護(hù)和潛在的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的先行者來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大的課題，尤其在國(guó)內(nèi)創(chuàng)新市場(chǎng)具有重大的研究意義和現(xiàn)實(shí)意義。

案例介紹

筆者收到客戶發(fā)來(lái)的一張競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的宣傳單頁(yè)。單頁(yè)上的這個(gè)產(chǎn)品與客戶做的產(chǎn)品外觀十分接近。再細(xì)看，關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)特征,也十分相近。

客戶發(fā)來(lái)微信截屏，顯示是當(dāng)日最新接到的消息。這是一款醫(yī)療設(shè)備。目前，客戶的產(chǎn)品在招標(biāo)階段，招標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成功應(yīng)標(biāo)，賣了兩臺(tái)。項(xiàng)目的背景是客戶自兩年前開(kāi)發(fā)了一款新產(chǎn)品。產(chǎn)品是結(jié)合了國(guó)外的多項(xiàng)專利技術(shù)，然后在國(guó)內(nèi)制造生產(chǎn)，申請(qǐng)了國(guó)內(nèi)的專利?？蛻粢呀?jīng)先行投入大量的資金，用于廠房的建設(shè)，醫(yī)療設(shè)備許可證的準(zhǔn)入，研發(fā)，市場(chǎng)銷售體系的建立。

對(duì)于此次突發(fā)事件，客戶懷疑競(jìng)品侵權(quán)，所以第一時(shí)間發(fā)給筆者進(jìn)行分析研究。

侵權(quán)判定原則包括：全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則、自由公知技術(shù)抗辯原則。

按照全面覆蓋原則，筆者認(rèn)真研究了競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)品的技術(shù)特征。相關(guān)的法條如下：

《中華人民共和國(guó)專利法》（2020）

第六十四條 發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

第六十七條 在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

《專利法實(shí)施細(xì)則》

第二十條　權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。

獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。

從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對(duì)引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。

從技術(shù)特征講競(jìng)品與客戶申請(qǐng)的專利保護(hù)范圍十分接近。與客戶已經(jīng)申請(qǐng)的多個(gè)專利相比，這款產(chǎn)品是一個(gè)簡(jiǎn)化版。也就是說(shuō)，他的技術(shù)特征沒(méi)有落入原來(lái)專利權(quán)保護(hù)的范圍。

這里存在著兩種情況，一個(gè)就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手用的就是現(xiàn)有技術(shù)或者是現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合。他用公開(kāi)技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品完全沒(méi)有侵權(quán)，競(jìng)品的技術(shù)方案是源于客戶申請(qǐng)文件的說(shuō)明書(shū)，但是這個(gè)方案又沒(méi)有在權(quán)利要求進(jìn)行保護(hù)內(nèi)。

另一種情況是屬于現(xiàn)有技術(shù)與本領(lǐng)域技術(shù)人員可以知道的技術(shù)特征的結(jié)合，還是屬于現(xiàn)有技術(shù)。本領(lǐng)域技術(shù)人員跟現(xiàn)有的技術(shù)特征的結(jié)合一直是處于一個(gè)模糊的地帶。

站在用戶的角度，應(yīng)盡量去擴(kuò)大保護(hù)范圍，但是應(yīng)該在合理的范圍內(nèi)。

目前的情況下。競(jìng)品只是一種簡(jiǎn)化版，從客戶的說(shuō)明書(shū)研究發(fā)現(xiàn)，未來(lái)應(yīng)該有很多種多種簡(jiǎn)化版的技術(shù)方案?？梢岳@開(kāi)權(quán)利要求保護(hù)的范圍。當(dāng)下專利保護(hù)的防護(hù)網(wǎng)還不夠密集，需要盡快的彌補(bǔ)，亡羊補(bǔ)牢尚未晚矣。

筆者分析了客戶現(xiàn)有5項(xiàng)申請(qǐng)專利的技術(shù)特征如下：

X、Y、Z是現(xiàn)有技術(shù);a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l是有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征；

競(jìng)品是X、Y、Z加m; 技術(shù)特征“m”是非必要技術(shù)特征，但同時(shí)又是產(chǎn)品設(shè)計(jì)中不宜回避的技術(shù)特征，屬于技術(shù)貢獻(xiàn)度不高，但市場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值大的特征。

為了企業(yè)通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)保護(hù)市場(chǎng)，企業(yè)還須通過(guò)商標(biāo)、外觀專利、軟著申請(qǐng)，形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)網(wǎng)。同時(shí)加強(qiáng)核心專利的保護(hù)。

第二天，筆者與企業(yè)創(chuàng)始人商議對(duì)策。創(chuàng)始人首先明確要保護(hù)的核心技術(shù)有兩個(gè)方面，涉及兩個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)，其中一個(gè)已經(jīng)在說(shuō)明書(shū)中披露，一個(gè)現(xiàn)階段還屬于技術(shù)秘密沒(méi)有披露。筆者同企業(yè)創(chuàng)始人討論了各種專利布局的策略和現(xiàn)階段最適合企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略。

總結(jié)

產(chǎn)品上市后為公眾所知前，如不及時(shí)申請(qǐng)專利權(quán)保護(hù)，則喪失了專利保護(hù)的時(shí)機(jī)，即便以后再申請(qǐng)專利，也容易被無(wú)效，所以急需申請(qǐng)保護(hù)。這種保護(hù)屬于防守型的基本保護(hù)，非常必要而且必須盡快實(shí)施。同時(shí)出于保護(hù)市場(chǎng)的角度，在遭遇簡(jiǎn)化版仿制品時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)上升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的層級(jí)，著手專利布局，阻擊簡(jiǎn)化版的仿制品侵占市場(chǎng)。這里的專利布局又特指建立專利柵欄或者專利叢林，高密度的專利保護(hù)以遲滯競(jìng)品對(duì)市場(chǎng)的侵蝕。首先籬清現(xiàn)有技術(shù)和必要技術(shù)特征，在保護(hù)有突出貢獻(xiàn)的核心技術(shù)特征時(shí)，從產(chǎn)品的應(yīng)用角度，將市場(chǎng)上可能的非公開(kāi)應(yīng)用方案盡量囊括，以阻擊簡(jiǎn)化版的仿制品侵占市場(chǎng)，為侵權(quán)訴訟做好準(zhǔn)備。

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作者：崔雷 上海漢盛律師事務(wù)所 知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)顧問(wèn)

朱以林 上海漢盛律師事務(wù)所 創(chuàng)始高級(jí)合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：初創(chuàng)企業(yè)的專利布局——遭遇簡(jiǎn)化版仿制品的專利保護(hù)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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