商標篇（一）│ 聲音商標的顯著性判斷應遵循傳統(tǒng)商標顯著性判斷基本原則?

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來源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：司品華北京知識產(chǎn)權(quán)法院法官

劉月慶北京知識產(chǎn)權(quán)法院法官助理

原標題：聲音商標的顯著性判斷應遵循傳統(tǒng)商標顯著性判斷基本原則——騰訊公司訴商標評審委員會商標駁回復審行政糾紛案

《商標法》是商標注冊審查的基本法律依據(jù)，在商標注冊申請的審查過程中，無論具體商標標志是由何種要素構(gòu)成，只要其符合《商標法》第八條的規(guī)定，都應當采用相同的審查標準予以同等對待。作為新類型商標的聲音商標的顯著性判斷亦應當遵循傳統(tǒng)商標顯著性判斷的基本原則。

【案號及審判人員】

一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初3203號　審判長張劍、審判員司品華、人民陪審員宋啟才

二審：北京市高級人民法院（2018）京行終3673號　審判長周波、審判員俞惠斌、審判員蘇志甫

【相關條款】

2014年《中華人民共和國商標法》第十一條

裁判情況

騰訊科技（深圳）有限公司（簡稱“騰訊公司”）向商標局提出第14502527號“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（聲音商標）商標的注冊申請，指定使用在國際分類第38類的下列服務項目上：電視播放；新聞社；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；電子郵件；信息傳送；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；提供在線論壇；電話會議服務。商標局于2015年8月作出商標駁回通知，依據(jù)《商標法》第十一條第一款第（三）項作出不予注冊的決定。騰訊公司提出復審申請，商標評審委員會決定駁回復審申請。騰訊公司不服，于法定期限內(nèi)提起行政訴訟。本案是我國2014年《商標法》將聲音納入可申請注冊商標的范圍以來，首例聲音商標申請駁回復審行政糾紛案。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審審理后認為：對于聲音商標是否具有顯著性進行判斷，除應遵循對傳統(tǒng)商標是否具有顯著性的基本判斷原理、標準與規(guī)則外，還應結(jié)合聲音商標聲音的時長及其構(gòu)成元素的復雜性等因素，綜合考察。一般情況下，聲音商標需經(jīng)長期使用才能取得顯著特征。通過原告提交的證據(jù)可以看出，QQ軟件持續(xù)使用的時間長、范圍廣泛、市場占比份額較大、使用群體所涉及的領域眾多，隨著QQ軟件、“QQ”商標知名度的提升，訴爭商標作為QQ軟件默認的新消息傳來時的提示音已經(jīng)與QQ軟件之間形成了可相互指代的關系，訴爭商標的聲音亦已經(jīng)在即時通信領域建立了較高的知名度、識別性進一步增強，訴爭商標與QQ軟件、騰訊公司之間已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對應關系，訴爭商標在指定使用的“信息傳送”服務項目上起到了商標應有的標識服務來源的功能。

此外，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，通過提供增值服務或開發(fā)衍生產(chǎn)品、升級技術產(chǎn)品等商業(yè)模式以實現(xiàn)商業(yè)目的，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的通常選擇。且訴爭商標的聲音亦已經(jīng)與QQ軟件、騰訊公司及其提供的服務建立了對應關系，訴爭商標可注冊的服務項目范圍也應當與訴爭商標本身的知名度、影響力相適應。電視播放與新聞社服務等服務與“信息傳送”均屬于國際分類第38類“電信”領域，前述服務項目在功能、用途、服務對象等方面存在著比較緊密的聯(lián)系。結(jié)合QQ軟件知名度、“QQ”商標知名度、訴爭商標知名度及相互之間對應關系等方面可以認定，訴爭商標指定使用在電視播放、新聞社等服務項目上亦可以起到商標應有的標識服務來源的功能，訴爭商標應予核準注冊。綜上，一審法院判決撤銷被訴決定，并由被告重新作出復審決定。

商標評審委員會不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理后認為：訴爭商標屬于《商標法》第十一條第一款第（三）項規(guī)定的缺乏顯著特征的標志。騰訊公司提供的證據(jù)能夠證明訴爭商標通過在QQ即時通信軟件上的長期持續(xù)使用，在“信息傳送、提供在線論壇、計算機輔助信息和圖像傳送、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、數(shù)字文件傳送、在線賀卡傳送、電子郵件”服務上具備了商標注冊所需的顯著特征并無不當。但訴爭商標并未在“電視播放、新聞社、電話會議服務”上實際使用，原審判決對此適用法律錯誤，應當予以糾正。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律基本正確，裁判結(jié)論適當，二審法院在糾正其相關錯誤的基礎上，對其結(jié)論予以維持。

法官說法

本案涉及的核心就是聲音商標的顯著性問題，顯著性也是商標法的基本原理問題。對于聲音商標而言，國外授權(quán)的實例相對較多，但對其顯著性問題的文字性論述在國內(nèi)外并不多見，而且，理論界也存在頗多爭議。

關于聲音商標是否具有顯著性的問題，有一種觀點認為，聲音商標作為一種特殊形式的非常見新型商標，對于長期以來習慣了以文字、圖形作為表現(xiàn)形式的傳統(tǒng)商標的消費者而言，不易將其作為區(qū)分商品或服務來源的標志，均缺乏固有顯著性，必須經(jīng)過使用取得較高知名度才能獲得顯著特征。

我們認為，聲音商標只是形式較為新穎的一種商標，僅意味著從傳統(tǒng)的視覺識別方式到聽覺識別方式的轉(zhuǎn)換，但其與普通商標并無實質(zhì)不同，均屬于將商品或者服務的主體與商標之間建立聯(lián)系從而起到識別作用的介質(zhì)，或者說均屬于使相關公眾能夠區(qū)分商品或者服務來源的介質(zhì)，同樣存在固有顯著性和獲得顯著性。且對其是否具有固有顯著性的判斷同樣遵循普通商標的一般判斷標準：（1）含義是否指向本商品的通用的名稱、型號等；（2）是否直接屬于商品的功能性聲音；（3）是否過于簡單（如單音節(jié)、單音調(diào)或者屬于純自然的聲音）或者過于復雜（如一首完整的曲子，又如復雜到無意義的嘈雜或者接近無意義的嘈雜）從而不能或不易作為商標識別。

具體而言，對于聲音商標是否具有顯著性的判斷，除應遵循對傳統(tǒng)商標是否具有顯著性的基本判斷原理、標準與規(guī)則外，即應考慮指定使用的商品或服務、相關公眾的認知習慣及指定使用商品或服務所屬行業(yè)的實際情況等因素外，還應結(jié)合聲音商標聲音的時長及其構(gòu)成元素的復雜性等因素，綜合考察其整體在聽覺感知上是否具有可起到識別作用的特定節(jié)奏、旋律、音效，從而對其可否起到區(qū)分商品或服務來源的作用作出判斷。但同時也要考慮到聲音商標的特殊性，對于長期以來習慣了以文字、圖形作為表現(xiàn)形式的傳統(tǒng)商標的消費者而言，目前階段不易將其作為區(qū)分商品或服務來源的標志，一般情況下，聲音商標需經(jīng)長期使用才能取得顯著特征。

具體到本案而言，考察訴爭商標是否屬于被訴決定所認定的“較為簡單”的情形，不能僅考慮其構(gòu)成元素單一、整體持續(xù)的時間較短等因素，而應當綜合考察訴爭商標整體在聽覺感知上是否具有可起到識別作用的特定的節(jié)奏、旋律、音效。本案訴爭商標雖然僅由同一聲音元素“嘀”音構(gòu)成且整體持續(xù)時間較短，但訴爭商標包含六聲“嘀”音，且每個“嘀”音音調(diào)較高、各“嘀”音之間的間隔時間短且呈連續(xù)狀態(tài)，訴爭商標整體在聽覺感知上形成比較明快、連續(xù)、短促的效果，具有特定的節(jié)奏、音效，且并非生活中所常見，因此，其并不屬于被訴決定所認定的聲音整體較為簡單的情形。

一般情況下，聲音商標需經(jīng)長期使用才能取得顯著特征。20世紀90年代后期是我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛的階段，QQ軟件自1999年2月即以OICQ軟件的形式在我國互聯(lián)網(wǎng)上開始使用。通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)即時通信的模式變革對人們生活帶來的沖擊及作為QQ軟件提供的消息傳送這種最基本、最常用服務的新消息傳來時的提示音，使得訴爭商標的聲音在使用之初即對相關公眾的聽覺產(chǎn)生強烈的沖擊力，從而使得其極易被相關公眾所感知、記憶。

訴爭商標指定使用在第38類的電視播放、新聞社、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天、電子郵件、信息傳送、在線賀卡傳送、數(shù)字文件傳送、計算機輔助信息和圖像傳送、提供在線論壇、電話會議服務十項服務上。這十項服務是否都可以獲準注冊？商標的獲得顯著特征是否只能給予實際使用的具體服務項目？如本案二審法院指出的：由于這種顯著特征的取得建立在使用的基礎之上，因此，此類商標獲準注冊的商品或者服務范圍，也應當以其實際使用的商品或者服務為限。通常情況下，不存在在一個商品或者服務項目上經(jīng)過使用而取得顯著特征的標志，即可僅因其在該商品或者服務上的使用行為，而在其他商品或者服務項目上當然獲得顯著特征。對于通過使用而取得顯著特征的商標的審查，必須遵循“商品和服務項目特定化”之審查原則，避免顯著特征使用取得認定過程中的泛化處理和以偏概全。

專家評析

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲音商標申請駁回復審行政糾紛是關于新類型非傳統(tǒng)商標顯著性判斷的典型案件。非傳統(tǒng)商標包括立體、顏色、位置、全息、動態(tài)、聲音、氣味等商標，無論是哪一種，與傳統(tǒng)商標一樣，只有足以區(qū)分商品或服務來源時才成為商標并獲得注冊。

聲音商標可以是人為創(chuàng)作或制作的、也可以是自然界存在的，或二者組合；騰訊QQ新消息傳送到達時的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲，正是人為制作的非音樂性聲音。一般情況下，聲音商標很少本身具有顯著性，即使音樂旋律本身具有著作權(quán)法意義上的獨創(chuàng)性，但這與商標法意義上的顯著性并不相同；“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲本身雖有一定特點，但也是經(jīng)過長期使用才具備了較強的顯著性。

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”判決指出，對于聲音商標是否具有顯著性進行判斷，除應遵循對傳統(tǒng)商標是否具有顯著性的基本判斷原理、標準與規(guī)則外，還應結(jié)合聲音商標聲音的時長及其構(gòu)成元素的復雜性等因素，綜合考察其整體在聽覺感知上是否具有可起到識別作用的特定節(jié)奏、旋律、音效，從而對其可否起到區(qū)分商品或服務來源的作用作出判斷。這一關于《商標法》第八條、第十一條第一款第（三）項的顯著性、獲得顯著性要求適用于聲音商標的裁判標準無疑是科學的。

（評析專家：管育鷹，中國社會科學院　教授）

文摘自《北京知識產(chǎn)權(quán)法院典型案例評析（2014—2019）》

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作者：北京知識產(chǎn)權(quán)法院組織編寫王金山主編