商標代理手記（二） | 代理機構(gòu)如何自己注冊商標

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作者：縷聰

原標題：商標代理手記（二）代理機構(gòu)如何自己注冊商標

眾所周知，代理機構(gòu)自己是不可以注冊除第4506類似群以外的商標的，此前，業(yè)內(nèi)通行的處理方式是通過注冊一家新的關(guān)聯(lián)公司負責(zé)商標品牌管理或知識產(chǎn)權(quán)代理事宜。然而，在部分司法實踐當(dāng)中，與商標代理機構(gòu)有關(guān)聯(lián)的公司、法人代表、董事、監(jiān)事、高管、股東、合伙人甚至是親戚家屬，都有可能會被判定成“商標代理機構(gòu)”，從而認定構(gòu)成《商標法》第十九條第四款規(guī)制的情形。為什么會有這樣的條款存在呢？

關(guān)鍵詞：惡意申請代理機構(gòu) 政策監(jiān)管

眾所周知，代理機構(gòu)自己是不可以注冊除第4506類似群以外的商標[1]的，這種感覺就好像是廚師不允許在廚房試菜。對于確實存在多元化、多行業(yè)綜合發(fā)展需要的公司來說，可謂是“戴著腳鐐跳舞”。那么，有沒有合法合規(guī)的方式可以補救呢？

商標代理手記（二） | 代理機構(gòu)如何自己注冊商標

此前，業(yè)內(nèi)通行的處理方式是通過注冊一家新的關(guān)聯(lián)公司負責(zé)商標品牌管理或知識產(chǎn)權(quán)代理事宜。例如，阿里巴巴將絕大部分商標注冊在開曼群島的公司名下，而在國內(nèi)注冊了“阿里巴巴科技（北京）有限公司”以及“知域互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司”負責(zé)承接商標代理業(yè)務(wù)。無獨有偶，騰訊自用商標基本上是以“深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司”的名義注冊，而商標業(yè)務(wù)則交由“騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司”代理。不同的法人主體，使用的是不同的統(tǒng)一信用代碼，分別領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。從法律上來說，不同的公司相互獨立運營。未在商標局備案為商標代理機構(gòu)、經(jīng)營范圍中亦未含有“商標代理”的公司，本應(yīng)該不會影響到自有品牌的商標申請。然而，在部分司法實踐[2]當(dāng)中，與商標代理機構(gòu)有關(guān)聯(lián)的公司、法人代表、董事、監(jiān)事、高管、股東、合伙人甚至是親戚家屬，都有可能會被判定成“商標代理機構(gòu)”，從而認定構(gòu)成《商標法》第十九條第四款規(guī)制的情形。如此一來，“商標代理機構(gòu)”的范圍被擴大解釋，進一步限制了商標行業(yè)從業(yè)人員對合理使用商標的正常需要。

為什么會有這樣的條款存在呢？這就要回歸到立法的本意上來。在《商標法》修訂以前，原本是允許商標代理機構(gòu)如同普通公司一樣正常辦理商標申請的。然而，由于消息不對等的因素，商標代理機構(gòu)對商標事宜比較熟悉，了解商標的市場需求，容易形成商標的純商品化運作。過去一些商標代理機構(gòu)囤積大量商標的現(xiàn)象嚴重，造成商標資源的浪費，不利于商標的合理有效利用。于是，在2013年《商標法》修訂后加入了這條看似不盡合理但卻有一定苦衷的條款。

這對于誠實守信的代理機構(gòu)來說似乎有些許的不公平。原本正大光明開門做生意，卻鬧得跟偷雞摸狗一樣。在工商注冊的時候，一些不愿意公開姓名的隱名股東會通過代持協(xié)議的方式委托顯名股東進行登記，在大量的法院判例中也確認了這種形式的合法性。按照這樣的思路，商標代理機構(gòu)的實際控制人也可以通過這樣的方式，通過代持協(xié)議的方式控制代理機構(gòu)，自己則可以通過自己名下的公司或個體戶合理的注冊商標。如果嫌麻煩的話，也可以直接通過代持協(xié)議的方式注冊商標[3]。商標注冊的主體是與代理機構(gòu)無直接關(guān)聯(lián)的公司，然后再通過授權(quán)的方式允許關(guān)聯(lián)公司使用。例如華潤就將所有商標都轉(zhuǎn)讓到“華潤知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司”統(tǒng)一注冊、統(tǒng)一管理，在便于企業(yè)運營的同時還能夠降低成本，一舉兩得。

此外，筆者還留意到近期國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)了關(guān)于《2021年地方知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)受理窗口工作要點》的通知。通知指出，健全窗口工作人員管理機制。各有關(guān)地方要完善知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)受理窗口人員管理和使用模式，保證窗口服務(wù)人員隊伍相對穩(wěn)定，提高窗口服務(wù)的專業(yè)水平。嚴禁聘用專利、商標代理機構(gòu)人員為窗口工作人員。似乎在領(lǐng)導(dǎo)的眼中，商標代理人就是一把雙刃劍，在擁有一定知識水平的前提下，確實是給社會提供了咨詢服務(wù)，某種程度上也起到了“普法”的作用。但是，能力越大責(zé)任越大。功夫再深，有時候也抵擋不住利益的誘惑。所以近年來，知識產(chǎn)權(quán)人在提升專業(yè)素質(zhì)的同時，更注重行業(yè)自律。如此一來，商標代理人才能夠成為德才兼?zhèn)涞膬?yōu)良公民。

注釋：

[1]《中華人民共和國商標法》第十九條：商標代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。

[2]《商標代理機構(gòu)假借關(guān)聯(lián)公司的名義申請商標應(yīng)如何規(guī)制？》來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：抹茶叻智信禾知識產(chǎn)權(quán) http://islanderfriend.com/article1_27058_20210214.html

[3]張保見與中標盛世（北京）國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司商標代理合同糾紛一審民事判決書北京市朝陽區(qū)人民法院（2018）京0105民初7322號

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作者：縷聰

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標代理手記（二） | 代理機構(gòu)如何自己注冊商標（點擊標題查看原文）

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