針對USPTO制裁中國代理非正常申請的十點(diǎn)建議

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原標(biāo)題：針對USPTO制裁中國代理非正常申請的十點(diǎn)建議

近日，美國專利商標(biāo)局（USPTO）向中國深圳一家知識產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出一份123頁的“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認(rèn)為該深圳知識產(chǎn)權(quán)有限公司及其員工、代理人、關(guān)聯(lián)公司或管理人員未經(jīng)授權(quán)從事商標(biāo)事務(wù)，并且在其商標(biāo)代理中提供虛假第三方簽名。要求該公司提出合理的理由，并在2021年6月22日下午5:00（東部時(shí)間）之前通過郵件回復(fù)。否則USPTO將會進(jìn)行制裁。未及時(shí)回復(fù)將導(dǎo)致USPTO實(shí)施部分或全部制裁措施。

2021年6月8日，美國專利商標(biāo)局（USPTO）向中國深圳一家知識產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出一份123頁的“ORDER TO SHOW CAUSE”。對該公司代理提交的批量美國商標(biāo)的行為，尤其是其中涉及到第三方簽名提供虛假、虛構(gòu)和欺詐信息的行為提出質(zhì)疑，要求該公司提出合理的理由，并在美國東部時(shí)間6月22日下午5:00前進(jìn)行回復(fù)。否則USPTO將會對該代理機(jī)構(gòu)以及代表人進(jìn)行制裁。

制裁內(nèi)容包括：

（1）永久禁止您和您的員工代表自己或他人提交商標(biāo)相關(guān)文件；

（2）拒收或者不予考慮您或您的員工提交的所有商標(biāo)相關(guān)文件；

（3）在所有申請/注冊中從USPTO的數(shù)據(jù)庫中刪除您與您的員工相關(guān)的通信信息；

（4）指示USPTO首席信息官辦公室永久停用任何包含您或您的員工相關(guān)的聯(lián)系信息的USPTO賬戶，并采取一切合理措施阻止您或您的員工創(chuàng)建或激活更多賬戶；

（5）終止包含您或您的員工提交的信息的所有正在進(jìn)行的程序；

（6）繼續(xù)刪除文檔、刪除信息，停用賬戶，并終止包含您或您的員工后續(xù)提交的文件的程序。

這家代理機(jī)構(gòu)大概有14000多件美國商標(biāo)或?qū)⒚媾RUSPTO的調(diào)查，這個事件不僅在中國的知產(chǎn)圈引起轟動，也引來了大量的“吃瓜”客戶，有的客戶擔(dān)心自己申請的商標(biāo)案件出現(xiàn)問題，有的客戶則關(guān)心的是針對近幾年USPTO頻繁暴出的中國代理機(jī)構(gòu)非正常申請的事件是否有合適的建議用來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

筆者整理了以下十點(diǎn)建議以供借鑒：

1. 委托正規(guī)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和美國執(zhí)業(yè)律師提交申請，不要盲目追求低價(jià)，美國商標(biāo)官費(fèi)250美元每類，市場上那些報(bào)價(jià)2，3千的代理都是耍流氓；

2. 不要相信和貪圖某些代理機(jī)構(gòu)的包做使用證據(jù)包答復(fù)的行為，這種要不就是知法犯法，要不就是不知法還打著法律人的旗幟；

3. 不要用國內(nèi)申請商標(biāo)的邏輯去申請美國商標(biāo)，美國商標(biāo)不是按群組來審查，所以不是說每個群組選一個項(xiàng)目就能保護(hù)全面，美國是使用在先原則，商標(biāo)用在什么商品項(xiàng)目上就注冊什么項(xiàng)目，不是越多越好，也不要增加一些不相關(guān)的商品項(xiàng)目來增加注冊風(fēng)險(xiǎn)；

4. 如果代理機(jī)構(gòu)提供給你的商品英文翻譯跟你實(shí)際的商品描述存在不符，不要勉強(qiáng)，也不要相信差不多這個概念，可以選非規(guī)范申請來精準(zhǔn)描述你的商品或者服務(wù)項(xiàng)目，否則你有可能最后注冊了個寂寞；

5. 如果你的商標(biāo)還沒有在美國使用，則不要牽強(qiáng)為了滿足實(shí)際使用注冊的要求去現(xiàn)做幾張使用證據(jù)或者PS照片，現(xiàn)在USPTO 的審查越來越嚴(yán)格，不僅增加了駁回風(fēng)險(xiǎn)而且已經(jīng)構(gòu)成了虛假申請；

6. 申請美國商標(biāo)需要提供最早使用時(shí)間，這個時(shí)間不要亂填，必須實(shí)事求是。雖然USPTO在審查的過程中不會審查這個時(shí)間，但后續(xù)如果涉及到異議或者無效等案件，這個時(shí)間是很關(guān)鍵的考慮因素；

7. 現(xiàn)在美國商標(biāo)轉(zhuǎn)讓儼然已經(jīng)成了一個新的產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)為了能馬上有一個商標(biāo)可以備案使用，很多會選擇去買一個現(xiàn)成的美國商標(biāo)，市場上在售的95%以上的商標(biāo)都是國內(nèi)的個人或者代理機(jī)構(gòu)囤的，這種商標(biāo)基本都沒有投入商業(yè)使用，但都按實(shí)際使用注冊下來了。像這種虛假注冊的商標(biāo)，一旦對別的商標(biāo)構(gòu)成障礙，基本是一撤一個準(zhǔn)。提醒大家謹(jǐn)慎購買美國商標(biāo)；

8. 如果真的急用美國商標(biāo)不得已必須買一個的，則需要在投入使用后用自己的名義重新提交一個規(guī)范的相同商標(biāo)申請來規(guī)避收購商標(biāo)權(quán)利不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；

9. 很多申請人為了避免意向遞交產(chǎn)生的提交使用證據(jù)的額外費(fèi)用而選擇了實(shí)際使用，然后提供了虛假的使用證據(jù)和使用申明，這樣造成的商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)太大。如果不想按意向來報(bào)又沒有實(shí)際使用，則可以選擇基于國外的注冊或者申請來提交，提供國外的商標(biāo)證書就可以不用再額外提供使用證據(jù)。若國外的商標(biāo)還沒有注冊，則可以選擇基于國外的申請并暫緩注冊等國外的證書提交上去后再審查。這樣也可以避免提交使用證據(jù)以及額外產(chǎn)生的費(fèi)用；

10. 商標(biāo)注冊后也要隨時(shí)關(guān)注商標(biāo)的狀態(tài)，不要錯過5-6年的商標(biāo)使用申明。另外注意保留商標(biāo)的使用證據(jù)，不僅是為了應(yīng)對USPTO的定期使用宣誓，也為將來有可能出現(xiàn)的商標(biāo)維權(quán)案件保留證據(jù)。

USPTO從2017年起就開始向中國的代理機(jī)構(gòu)發(fā)“ORDER TO SHOW CAUSE”，一邊加強(qiáng)對代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)查，一邊對商標(biāo)申請從嚴(yán)審查，2019年8月3號起USPTO要求境外的商標(biāo)申請人必須由一名持有美國執(zhí)業(yè)資格的律師代理其在美國的商標(biāo)專利申請，從而減少中國黑代理的非正常申請以及虛假使用證據(jù)。2020年發(fā)布了多則關(guān)于調(diào)整和加嚴(yán)美國商標(biāo)使用證據(jù)審查的官方通知，并從2021年１月２日起提高了美國商標(biāo)申請的官費(fèi)。然而這些措施下來并沒有改善整個美國商標(biāo)申請的環(huán)境，中國申請人在美國的商標(biāo)申請量反而持續(xù)創(chuàng)新高。持續(xù)走高的申請量以及越來越多的虛假申請?jiān)斐傻闹苯雍蠊褪敲绹虡?biāo)的審查速度從3個月變成了7個月，拿證書從8個月變成了一年多。

亞馬遜賣家更加不能等待，然后越來越多的人選擇買一個現(xiàn)成的美國商標(biāo) ，這樣就促使那些投機(jī)的代理機(jī)構(gòu)和個人去注冊越來越多的虛假申請的美國商標(biāo)。然后申請量又再度創(chuàng)新高，美國審查員苦不堪言，審查速度只能越來越慢。這好像陷入了一個死循環(huán)。USPTO今年１月份官網(wǎng)發(fā)布了一篇針對中國申請量創(chuàng)新高的文章，分析并披露了中國申請人在美國申請商標(biāo)的現(xiàn)狀和原因，相信后續(xù)還會有一系列措施出來改善這個情況。我們無法預(yù)知USPTO下一步的行動，但從此次制裁措施可以反應(yīng)出USPTO絕不姑息的強(qiáng)硬態(tài)度。我們能做的就是找一個可靠的代理機(jī)構(gòu)盡早的規(guī)范的提交自己的美國商標(biāo)申請并且投入真實(shí)的商業(yè)使用。

添加編輯微信獲取USPTO公告全文：Z0413zhen

來源：IPRINTL

作者：龔霞 杭州五洲商標(biāo)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：針對USPTO制裁中國代理非正常申請的十點(diǎn)建議（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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