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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：縷聰
原標(biāo)題：商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無休止的斗爭
根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十九條和《商標(biāo)法實施條例》第六十六條規(guī)定，注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)，簡稱為“撤三”制度。原本立法目的在于督促商標(biāo)注冊人合法有效使用商標(biāo)，客觀上起到清理閑置商標(biāo)、遏制惡意注冊、維護公平競爭秩序的目的，可在一定程度上抑制“注而不用”，遏制濫用注冊商標(biāo)專用權(quán)謀取不正當(dāng)利益的行為。
這些年來，“商標(biāo)撤三”申請件數(shù)逐年增加，2015年2.9萬件，2016年4萬件，2017年5.7萬件[1]，按照這樣的增長速度預(yù)計今年可能會達(dá)到10萬件以上。如今有效在先注冊商標(biāo)越來越多，絞盡腦汁想到的名字或設(shè)計的圖形，總會被各種各樣的引證商標(biāo)近似而駁回。如此一來，撤三似乎成了一些人奪取注冊商標(biāo)權(quán)的方式和手段。存在即合理。既然有這一法條的存在，那么必然是有它的意義所在。
然而，在具體的實踐中，卻又有許多不盡人意的地方。例如，撤三的申請人只需要一份申請書、一句話的理由就可以提起撤銷，而商標(biāo)權(quán)人則需要“自證”商標(biāo)在三年內(nèi)有在持續(xù)不斷地合理有效的使用，或者有足夠正當(dāng)?shù)睦碛蓻]有使用。這些證據(jù)材料少則幾十頁多則上千頁。有時候即便是提供了詳實的使用證據(jù)，也未必能夠保衛(wèi)到自身的商標(biāo)權(quán)利。這也是筆者之前創(chuàng)作《商標(biāo)案件審理是疑罪從無還是自證清白》的啟發(fā)所在。
從商標(biāo)局官網(wǎng)給出的指南不難看出，使用證據(jù)主要可以歸類為三大類。第一類是商品的外包裝或服務(wù)場所門頭招牌照片、室內(nèi)裝潢等，這也是能夠讓消費者最直觀的接觸到商標(biāo)來源的方式。不過在具體的實踐中，由于這類均屬于自制證據(jù)，查證困難，效力較低。第二類是日常經(jīng)營過程中產(chǎn)生的合同、發(fā)票、單據(jù)等。這些票據(jù)上一般都記載了日期，并加蓋公章?？煽啃院托Яο啾容^而言會稍微高一些。但是也不排除惡意串供或是篡改時間的情況，所以部分證據(jù)依然存疑。如果是通過稅務(wù)局開具的發(fā)票或者是與知名大公司簽訂的協(xié)議，相對來說會更好。第三類則是在廣播電視、報紙雜志等公開渠道的廣告宣傳，由于是面向不特定群眾的，而且樣本往往不止一份，客觀的時間也難以篡改，可信度較高。此外，這些使用證據(jù)嚴(yán)格意義上來說必須與注冊證書上的商標(biāo)圖樣以及核準(zhǔn)的商品或服務(wù)品類保持一致[2]，日常過程中也要時刻注重保存使用證據(jù)，以備不時之需。
隨著全社會知識產(chǎn)權(quán)意識的提高，越來越多的人開始重視知識產(chǎn)權(quán)的保護。知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)和商標(biāo)代理人一直在呼吁大家盡早申請注冊商標(biāo)避免被他人注冊或后續(xù)造成不必要的麻煩，新聞媒體也總會熱衷于宣傳報道某某知名品牌因痛失商標(biāo)而被迫改名的橋段，商標(biāo)局更是放開允許符合條件的自然人以個人名義申請注冊商標(biāo)，甚至無需審查營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍[3]。這讓即便是路邊的小攤檔主都能夠享有屬于自己的商標(biāo)。盡管如此，即便是注冊成功的商標(biāo)，一旦滿三年也難逃被“撤三”的厄運。
正如前文所言，倘若這件商標(biāo)的持有者只是一位流動商販，既沒有固定的門店招牌，也從來沒有印刷過宣傳單頁，更別說簽訂合同、開具發(fā)票。那么，要如何才能夠有效證明商標(biāo)是在合法、真實使用呢？假設(shè)這件商標(biāo)的名字或圖形元素恰好和其他人想要申請的商標(biāo)高度重合甚至完全一致，或者說他人已經(jīng)嘗試申請了但卻因為引證這件商標(biāo)而被駁回的話，那這件商標(biāo)就很有可能就會面臨“撤三”的境遇。按照現(xiàn)行的規(guī)則來看，像這樣難以舉證“自證清白”的商標(biāo)如果被人提出撤三的話，被撤銷的概率非常之高。
前段時間鬧得沸沸揚揚的《華為鴻蒙商標(biāo)一審被駁？其實是抓綱帶目》，整個案件幾乎也是圍繞著“撤三+駁回復(fù)審”展開的。只要能夠逐一把障礙排除或撤銷，等待情勢變化以后自然就能注冊成功了。而駁回復(fù)審的關(guān)鍵前提條件就在于引證的2件在先商標(biāo)能否撤三。無獨有偶，華為公司在撤銷“鴻蒙教育”第41類的時候用的也是相同的方法。
相比于初審異議和無效宣告要提供大量的在先使用證據(jù)或是利害關(guān)系證明而言，撤三的流程和手續(xù)實在是太簡單了。而且事實上，華為公司公開使用“鴻蒙”名稱的時間也確實晚于這些商標(biāo)，根本就無法提供在先證明。此前，大家都只是宣傳說如果自己的品牌沒有注冊商標(biāo)，很有可能會遇到被他人惡意搶注的風(fēng)險。可是，如果按照前述的撤三狀況看，就算是注冊成功的商標(biāo)每天也要提心吊膽、擔(dān)驚受怕嗎？
于是乎，又有人想出來一個新法子。既然自己能夠注冊得到這件商標(biāo)，那就說明這件商標(biāo)不會與此前其他人的商標(biāo)近似、且具備有顯著性、無不良影響，那么之后即使他人申請與自己名稱或圖案相近似的商標(biāo)，大概率都會被引證駁回，其他人也不大可能注冊成功。而撤三從申請到受理、再到提交使用證據(jù)交由商標(biāo)局裁定，通常都需要至少9個月的時間，此時商標(biāo)依然處于存續(xù)有效的狀態(tài)。而在此期間，假若其他人在同一分類下申請同名或近似的商標(biāo)，仍然會被引用作在先商標(biāo)駁回，但自己申請和自己近似的商標(biāo)是不會被引證的。如此一來，商標(biāo)權(quán)人只要在收到撤三答辯通知（即《關(guān)于提供商標(biāo)使用證據(jù)的通知》）后馬上提交一份一模一樣的新商標(biāo)申請，就能免除后顧之憂。哪怕提供的使用證據(jù)不足而被商標(biāo)局宣告商標(biāo)撤銷、甚至不提交使用證據(jù)不做答辯，也不會影響企業(yè)正常經(jīng)營使用。這種辦法筆者把它稱之為“反撤三”，這是在第二層。只不過是換了一個申請?zhí)?，但是商?biāo)的審查是基于“個案審查”的原則。如果是新申請的商標(biāo)就會產(chǎn)生一個獨立的新申請?zhí)?，與原先的商標(biāo)就再無聯(lián)系。僅僅只需要花一件新商標(biāo)申請注冊的低廉成本，就不必再去費勁心力的搜集、整理大量的使用證據(jù)材料，還要時刻提防后來的潛在競爭者隨時有可能發(fā)起的“撤三”。實在是沒有比這更好的解決方案了吧。
“上有政策，下有對策”。就像貓和老鼠的游戲一樣，既然有套路，就會有“反套路”。一些比較有經(jīng)驗的商標(biāo)代理機構(gòu)，深諳“撤三”與“反撤三”規(guī)則。在為客戶提交對他人注冊商標(biāo)“撤三”申請的同時，還會提交一份客戶真正想要的新商標(biāo)申請。說到這里可能就有讀者朋友會問了，之前不是說了撤三期間商標(biāo)依然有效、別人再申請近似的商標(biāo)仍然會被駁回嗎？是的沒錯，可是這樣原注冊人就沒有辦法再用“反撤三”的辦法保住商標(biāo)的專用權(quán)了。因為如果原注冊人重新提交一份與之前相同或近似的新商標(biāo)申請，就會被這件同日提交的在先商標(biāo)引證駁回（注意，這里指的只是“在先申請”商標(biāo)而非“在先注冊”，因為“撤三”沒有完成之前，原商標(biāo)依然是有效的），筆者把它稱之為“防-反撤三”，這是在第三層。由于“撤三”的周期比商標(biāo)申請實質(zhì)審查期的4-6個月更長，所以無論“撤三”成功與否這件同日申請的新商標(biāo)都一定會被駁回。而商標(biāo)代理機構(gòu)會在收到駁回通知書后提出駁回復(fù)審，理由是“引證商標(biāo)處于權(quán)利不穩(wěn)定狀態(tài)”之類，請求商標(biāo)局評審委員會重新作出審理。駁回復(fù)審一般則又需要6-12個月的時間，前后累加需要耗費12-18個月的時間，此時“撤三”的裁定結(jié)果早已下發(fā)。除非繼續(xù)走“撤三復(fù)審”的流程，否則的話勝負(fù)就在此見分曉。在華為鴻蒙第42類的系列案件中就可見一斑，華為公司將撤銷復(fù)審、法院一審、上訴二審的流程悉數(shù)盡括，一副“不成功便成仁”的姿態(tài)。
那么，對于這種情況，商標(biāo)權(quán)人難道就一點辦法都沒有、只能坐以待斃嗎？那倒也未必。在一次商標(biāo)代理機構(gòu)的交流會上，一位同行朋友分享到，有客戶了解到“撤三”規(guī)則以后，為了以絕后患，每隔三年就將原有的商標(biāo)全部再提交一次新的注冊申請。筆者把它稱為“防撤三”，這是在第四層。通常企業(yè)在經(jīng)營了三年以后，經(jīng)營的品類范圍多多少少會有一些細(xì)微的變化，有的產(chǎn)品可能不再經(jīng)營，也有新經(jīng)營的產(chǎn)品在三年前最初申請商標(biāo)的時候并沒有體現(xiàn)，甚至可能是當(dāng)時的尼斯分類表中還沒有的非標(biāo)準(zhǔn)商品或服務(wù)。如果是圖形LOGO的設(shè)計有變動或者是UI、VI整體形象升級的，需要重新申請注冊新商標(biāo)本就是情理之中的事情，相當(dāng)于花一份錢、辦兩件事。
這樣一來，只要每三年就提交一次新的商標(biāo)申請，就沒有人能夠撤銷得了我的商標(biāo)。畢竟“撤銷三年不使用注冊商標(biāo)”的先決條件就是這件商標(biāo)自注冊公告之日起滿三年，否則其他人是沒有辦法援引這一條款提出“撤三”申請的，只能考慮無效宣告或是其他途徑。所以，只要安排一位專門的文員或者知識產(chǎn)權(quán)部門流程專員，亦或者是使用商標(biāo)監(jiān)控軟件實時提醒，一旦發(fā)現(xiàn)自己有注冊滿三年的商標(biāo)就馬上安排提交新申請，只要我提交新申請的速度足夠快，別人的“撤三”就追不上我。聽到這里，筆者醍醐灌頂。
你以為故事到這里就結(jié)束了嗎？那可就太天真了。假如是由筆者來代理撤銷這樣情況商標(biāo)的案件，筆者會在該商標(biāo)注冊公告后第2年第6個月的時候就提出一件客戶想要的新商標(biāo)申請。按照目前的審理速度，這件商標(biāo)大約會在半年之后、也就是引證商標(biāo)剛好注冊滿3年的前后時間段內(nèi)被駁回。屆時再對引證商標(biāo)提起“撤三”、同時讓己方申請的商標(biāo)參加“駁回復(fù)審”即可。筆者把它稱作“先撤三”，這是在第五層。根據(jù)前文所述，如果這個時候原商標(biāo)權(quán)利人還是等到自己的商標(biāo)注冊公告滿三年才去提交新注冊申請的話，就會被這件先前提交的在先申請商標(biāo)引證駁回。而后續(xù)如果也未能提供有效的使用證據(jù)，就會被“撤三”失去商標(biāo)，權(quán)利易主。
也就是說，即使自己每隔三年就在同一品類或類似群下注冊一次和自己相同或近似的商標(biāo)，依然有可能被他人用“先撤三”的方式攻陷。“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，面對這樣的情況，一樣可以結(jié)合之前的方案，提出一個比“先撤三”更早一步的方案，即當(dāng)原始商標(biāo)自注冊公告之日起滿2年5個月的時候就提出一模一樣的新商標(biāo)申請。筆者把它稱作“防-先撤三”，這是在第六層。反之，撤銷方還可以在擬撤銷商標(biāo)的第2年的時候提出新商標(biāo)申請，后續(xù)按部就班的進(jìn)行6-9個月的駁回復(fù)審及3-6個月的法院一審訴訟流程。邏輯上來說，只要把實質(zhì)審查的時間拖延到擬撤銷商標(biāo)注冊滿三年即符合“撤三”條件。以此類推，還可以繼續(xù)往后延伸出第七層、第八層、第九層……
想必當(dāng)初制定法律的人大委員們怎么都不會想到，只是短短116字的條款能被玩出這么多花樣。只是一件商標(biāo)，至于么？這大概就是商標(biāo)的魔力所在。
注釋：
[1]作者李香浩 商標(biāo)局檔案處副處長 《撤銷三年不使用制度及證據(jù)材料要求》來源:《中華商標(biāo)》2018年第4期 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-AHON201804006.htm
[2]北京市高級人民法院《當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問題》（2018）
在“撤三”案件中，不要求商標(biāo)專用權(quán)人必須在訴爭商標(biāo)核定使用的每個商品上均進(jìn)行使用，只要商標(biāo)專用權(quán)人能夠證明在其核定使用的具體商品上進(jìn)行了真實、合法地使用，在與該商品相類似的其他商品上亦可以維持商標(biāo)專用權(quán)的有效。然而，對類似商品的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、消費渠道和消費群體進(jìn)行判斷，主要從商品物理的客觀屬性進(jìn)行認(rèn)定，不能將非核定使用商品之外所謂“關(guān)聯(lián)商品”上的使用證據(jù)，作為維持復(fù)審商標(biāo)注冊的有效證據(jù)。
[3]國家工商行政管理總局商標(biāo)局《通告》http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201603/t20160315_233052.html
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：縷聰
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：商標(biāo)代理手記（七）| “撤三”與“反撤三”之間無休止的斗爭（點擊標(biāo)題查看原文）
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